Jorge Mendez - Colección de Propiedad Industrial e Intelectual. Su valor para el crecimiento y la salud (Vol. 6)

Es importante traer lo anterior a colación, dado que hasta antes de la entrada en vigor del ADPIC para varios países en América Latina, las normas sobre patentes eran poco desarrolladas, en muchos casos con amplias excepciones a la patentabilidad o amplias listas de lo que no se consideraba invención y, por otro lado, las disposiciones procesales frente a la infracción a derechos eran limitadas, poco prácticas y en algunos casos, podrían resultar hasta disuasorias para acceder al sistema de justicia. En ciertos países, por ejemplo, no era posible obtener patentes para productos farmacéuticos. Así, el ADPIC se constituyó en una renovación de la visión sobre las patentes, tanto desde la óptica del derecho sustantivo como del adjetivo. Y en este último punto, encaja precisamente el tema de la prueba pericial en litigios sobre patentes de invención e, incluso, en cuanto a patentes de procedimiento, dicta la inversión de la carga de la prueba.

Ese Art. 41 del ADPIC “…encapsula los cuatro principios cardinales de estas disposiciones sobre observancia.” (Reichman, 1998).2 El Art. 41, numeral 3 refiere que las decisiones sobre el fondo de un caso, solo se basarán en pruebas acerca de la cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas. El Art. 43 del ADPIC, que lleva el epígrafe de “Pruebas”, hace referencia a aspectos procesales aplicables para la presentación y diligenciamiento de la prueba. En su conjunto, estas disposiciones y las propias de la “Parte III” del ADPIC, se integran con el derecho doméstico, en los procesos judiciales que versan sobre reclamaciones de derechos de patentes de invención.

1.2. Del Alcance y Contenido del Derecho de las Patentes

Al discutirse, en sede judicial, lo referente al derecho de patentes, el juzgador debe precisar cuál es el alcance del derecho y su contenido, lo cual está determinado por las normas que regulan esa categoría de la propiedad industrial.

Una solicitud de patente de invención incluye lo que en doctrina y en algunas legislaciones se denomina “el documento técnico”. En dicho documento “…se encuentra la esencia de aquello que se quiere proteger por vía del derecho exclusivo, ya que las reivindicaciones son las que fijarán el alcance de la protección, y los demás elementos de este documento servirán como una ayuda para interpretar dichas reivindicaciones. La estructura de este documento consiste en descripción, reivindicaciones, dibujos y el resumen” (Gaitán, 2016).

Ley de Propiedad Industrial de Guatemala (en adelante también referida como la LPI, indistintamente) indica en el Art. 111 que las reivindicaciones definirán la invención, las que deben estar sustentadas por la descripción. A su vez, el Art. 127 de la citada ley establece que el alcance de la protección conferida por una patente estará determinado por las reivindicaciones, las que se interpretarán teniendo en cuenta la descripción y los dibujos y, refiere al Art. 111, por el cual se integran la descripción y ciertas directrices para la formulación de reivindicaciones y el alcance que tendrán, para la ley, el uso de determinadas expresiones.

En consecuencia, las reivindicaciones definen el alcance del derecho de exclusiva que el Estado (a través de la oficina con competencia para ello) otorga en favor del inventor o de quien goza de la titularidad sobre ésta y, para su interpretación, deberá acudirse a los otros documentos técnicos ya referidos.

Por su parte, el contenido del derecho se refiere a los derechos conferidos y que, respecto de la patente, son derechos expresados en sentido negativo, consistentes en un ius excluendi. Es un derecho de excluir a otros de explotar la patente, sin la autorización del titular de la misma. Efectivamente, el contenido del derecho se delinea en el derecho de excluir a otros de la explotación no autorizada. De hecho, quien ha inventado o quien tenga control de la invención, no necesita de una patente para poner en práctica su invención, pero quien ha inventado sí encontrará valor obtener el derecho a que nadie utilice su invención sin su autorización previa. Es oportuno referir que el ADPIC no condiciona el derecho sobre la patente al uso de la invención (anteriormente al ADPIC, algunas legislaciones nacionales contemplaron la “obligación de la explotación de la invención patentada”), sin perjuicio de que se contemplen excepciones a los derechos conferidos, las licencias obligatorias y la libertad de los Miembros de definir el agotamiento del derecho).

El Art. 28 del ADPIC y, en el plano local, el Art. 128 de la LPI, se refieren al contenido del derecho, esto es, a los derechos conferidos, en las dos categorías tradicionales de invenciones: productos y procedimientos. El ius excluendi se puede hacer valer para impedir que terceros realicen las actividades que la ley enumera, según sea la patente de producto o de procedimiento. En consecuencia, las reivindicaciones se categorizan también en dos tipos, respecto de productos y respecto de procedimientos. Hay un tercer tipo, las de de uso, que no están reconocidas en todas las jurisdicciones.

El Art. 27 del ADPIC dictó un nuevo estándar en cuanto a la amplitud con que las legislaciones locales deben prever la patentabilidad. Sin perjuicio de las exclusiones de patentabilidad (Art. 27, numerales 2 y 3), dicho Artículo establece que las patentes podrán obtenerse en todos los campos de la tecnología, sean de productos o de procedimientos, en tanto las invenciones satisfagan los criterios de patentabilidad (novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y, ciertamente, la suficiencia de la descripción).

En consecuencia, la tutela judicial de las patentes de invención, conllevará, en la mayoría de las veces, una discusión en una o más áreas de la tecnología y la discusión versará sobre aspectos técnicos referentes a las reivindicaciones, que marcan el alcance del derecho (en consonancia con el resumen, descripción y otra información técnica) y los actos que se alegan infractores respecto de los actos bajo el ius excluendi (el contenido del derecho).

1.3. El Auxilio Pericial en la Tutela Judicial de las Patentes

de Invención

Los puntos que se han referido, en el presente apartado y el precedente, confirman el alto componente tecnológico en el derecho de patentes; así, al presentarse ante la judicatura una demanda por infracción de los derechos que resultan de una patente (o, en su caso, la anulación o nulidad de una patente otorgada), habrá necesariamente prueba de carácter técnico. Salvo excepciones contadas, los jueces en los países de la América Latina, no estarán siempre formados en las áreas de alguna o varias áreas de la tecnología en discusión y, en consecuencia, al conocer la prueba, podrá ser necesario el auxilio de peritos en el área de la tecnología de que se trate.

El Juez se confronta con lo que la parte actora identifica como reivindicaciones infringidas (o en caso de reconvención o acción de nulidad, con las reivindicaciones consideradas nulas) y con las argumentaciones que sostienen tal alegato. El Juez podrá revisar el resumen, el que es meramente informativo y no tiene efecto legal respecto de la interpretación del alcance de la protección, pero le permitirá ubicarse respecto de qué consiste la invención. Pero, para determinar si hay o no infracción o nulidad, según el caso, deberá confrontar los actos frente a las reivindicaciones y conocer la prueba. Ciertamente, no requerirán prueba aquellos hechos respecto de los cuales las partes tienen plena conformidad, ni aquellos notorios. De la mano con el aspecto puramente técnico, está el de la interpretación de las reivindicaciones. La LPI indica (Art. 127) que las reivindicaciones se interpretarán teniendo en cuenta la descripción, los dibujos y lo dispuesto en el párrafo dos del Art. 111 de dicha ley. El Art. 111, que no tiene párrafos numerados, indica, en el segundo párrafo del contenido de dicha disposición, lo que debe entenderse, para efectos de interpretación del alcance, por ciertas frases tales como “compuesto de”, “consiste de” o “consiste esencialmente de”. Esto lleva a la cuestión, según la legislación en cada país, de si la interpretación de las reivindicaciones será bajo un sistema central o un sistema periférico (que más prevalece en la actualidad); en todo esto, el Juez requiere de la información que los peritos alimentan. Igualmente, deberá determinarse si es dable aplicar o no la doctrina de los equivalentes (en el caso de la LPI, por ejemplo, el último párrafo del Art. 128 (Derechos Conferidos), indica que corresponderán al titular de una patente los derechos establecidos en el artículo 35 de la LPI, en lo que resulten pertinentes. Dicho Art. 35 se refiere a los “derechos conferidos por el registro de la marca”, bajo el que se incluyen referencias a “semejantes”, “productos o servicios que se relacionen con los productos o servicios para los que está registrada la marca”. Este trabajo no abundará en los aspectos de interpretación de las reivindicaciones, dado que el enfoque del mismo es al rol del perito en casos judiciales de patentes. Estos temas se han traído a colación, entendiendo que el Juzgador se confronta, en los casos de patentes, con aspectos complejos, asociados y derivados de áreas de la tecnología en que no necesariamente estará formado.