Michael Groß - Lizenzgebühren

153Vgl. Groß, Rn. 36, 38 und Rn. 107. 154Vgl. Rn. 110. 155Vgl. hierzu die Beispiele bei Rasch, S. 49ff. und die Stellungnahme von Weidlich, hierzu, GRUR 1933, 796 sowie Reimer, PatG, Rn. 81 zu § 9; siehe auch Henn, S. 189, 230ff. m.w.N. und Benkard, PatG, Rn. 153 zu § 15. Vgl. zur Meistbegünstigungsklausel auch Groß, Rn. 381, 643, 714, 1034ff. und Reilley/Morin, Les Nouvelles 1998, 26ff. mit Klauselvorschlägen.

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Ebenso wie für den Lizenznehmer156 besteht für den Lizenzgeber grundsätzlich keine Verpflichtung, auf Verbesserungen bedacht zu sein, wenn sich nicht aus dem Vertrag oder aus den Umständen des Einzelfalls etwas anderes ergibt.

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Es besteht grundsätzlich auch keine Pflicht eines Partners des Lizenzvertrages, Verbesserungen dem anderen Partner mitzuteilen und ihm Rechte hieran einzuräumen, es sei denn, dass dies im Vertrag vereinbart oder ein derartiger Wille der Vertragspartner aus der Ausgestaltung des Vertrags zu entnehmen wäre.

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In aller Regel treffen die Parteien jedoch Vereinbarungen, wonach jeder der Lizenzpartner dem anderen Partner Verbesserungen mitzuteilen und ihm eine Benutzungsbefugnis einzuräumen hat. Geht es um Verbesserungen des Lizenzgebers, geschieht dies in der Form, dass dem Lizenznehmer gestattet wird, Verbesserungen des Lizenzgebers im Rahmen der Lizenz zu verwerten, ohne dass dadurch eine Erhöhung der Lizenzgebühr eintritt. Zur Klarstellung kann es zweckmäßig sein festzustellen, was für völlige Neukonstruktionen gelten soll. Man wird den Lizenzgeber allerdings kaum für verpflichtet halten können, schutzfähige Erfindungen, die er auf dem sachlichen Vertragsgebiet gemacht hat, zum Patent oder Gebrauchsmuster anzumelden sowie Arbeitnehmererfindungen zu diesem Zweck unbeschränkt in Anspruch zu nehmen, da die Entscheidungsfreiheit des Lizenzgebers dadurch zu sehr eingeschränkt würde.157

Vor allem in den Fällen, in denen der Lizenznehmer den Lizenzgegenstand nach Ablauf des Lizenzvertrages frei benutzen kann, empfiehlt es sich, Vereinbarungen darüber zu treffen, ob und ggf. unter welchen Bedingungen er Verbesserungen des Lizenzgebers nach Beendigung des Lizenzvertrages weiterbenutzen darf. Hierbei kann vor allen Dingen vereinbart werden, dass der frühere Lizenznehmer z.B. bei der Weiterverwendung von geheimem Know-how während einer angemessenen Dauer und, sofern das Wissen geheim bleibt, hierfür angemessene Zahlungen leistet.158

Folgendes Praxisbeispiel zeigt die Bandbreite: „A will inform B in written form about essential improvements/advancements of the IPR described in I. 1. originating solely from and belonging exclusively to A or to which A has the right to grant licenses thereunder being not restricted by any prior contracts or legal regulations to grant licenses. B shall have two months from the receipt of this information to communicate A that B is interested in these improvements/advancements and if patent applications that are going to be filed for these improvements/advancements shall become IPR under this Contract. There will not be any additional royalties for B or its Affiliates or sublicensees for the use of these IPR. B shall bear a portion of the costs for this IPR the parties shall agree upon if B requests that such IPR becomes part of this Contract. Prior to disclosing any of such improvements/advancements to B, A may, if necessary, to comply with prior agreements A has with third parties, request that B enter a confidentiality agreement with A protecting the confidentiality of such improvements/advancements. There shall be no restrictions on B’s and its Affiliates or sublicensees right to use non-patented improvements/advancements regarding the process covered by the IPR. For this, additional royalties will not be required either. This Section 12 shall continue after any termination or expiration of this Contract.“

156Vgl. Groß, Rn. 166ff. bzgl. des Lizenznehmers; bzgl. des Lizenzgebers s. nur Benkard, PatG, Rn. 150 zu § 15 und Henn, S. 168 m.w.N. 157Wegen der kartellrechtlichen Zulässigkeit von Vereinbarungen über Verbesserungen vgl. Groß, Rn. 546ff., 642, 653, bzgl. Know-how vgl. ders., Rn. 703ff., 728; bzgl. der GVO TT vgl. ders., Rn. 966ff. 158Vgl. Caroux/Terrapin, Pressemitteilung der Kommission vom 12.11.1980, GRUR Int. 1981, 56; Spindler, Roboter, Automation, künstliche Intelligenz, selbst-steuernde Kfz – Braucht das Recht neue Haftungskategorien, CR 2015, 766ff. Die Europäische Kommission hat ein vorläufiges Konzeptpapier zu zukünftigen Leitlinien der Produkthaftungsrichtlinie 85/374/EEC am 18.9.2018 veröffentlicht. Grund ist die steigende Produktkomplexität, und zwar insbesondere durch die erweiterten Anwendungen von Software (z.B. in den Bereich Automotive, Medizin).

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Ausgangspunkt ist, dass der Lizenzvertrag als Dauerschuldverhältnis seinem Wesen nach der Rechtspacht am meisten ähnelt und sich daher die Vorschriften über die Rechtspacht zur analogen Anwendung am besten eignen.159 Auf dieser Grundlage ergibt sich Folgendes:

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Diejenigen, die die Anwendbarkeit des Miet-/Pachtrechts für den Lizenzvertrag bejahen, müssen ab dem 1.1.2002 (bzw. aufgrund des Mietrechtsreformgesetzes ab dem 1.9.2001) nur daran denken, dass

– § 536 BGB n.F. die Sach- und Rechtsmängelhaftung erfasst,

– § 536 Abs. 1 BGB n.F. inhaltlich § 537 Abs. 1 BGB a.F. ersetzt und

– §§ 536a i.V.m. 536 BGB n.F. (bisher §§ 537, 538 BGB a.F.) den Schadens- und Aufwendungsersatzanspruch bei Sachmängeln regeln.

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Demgegenüber muss die Literatur, die die Vorschriften zum Kauf und zur Leistungsstörung anwenden will, beachten, dass bei Sachmängeln gem. § 433 Abs. 1, 2 i.V.m. § 280 BGB n.F. eine Pflichtverletzung mit der Folge gegeben ist, dass der Lizenznehmer

– Rücktritt und Schadensersatz (oder Aufwendungsersatz) oder (statt Rücktritt) Minderung Nacherfüllung nach §§ 437 Nr. 1, 439 BGB n.F.

verlangen kann.

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Dem Lizenznehmer steht nach den Bestimmungen zur Leistungsstörung, die vor dem 1.1.2002 von der Rechtsprechung bei Sachmängeln angewandt wurden, jetzt (ab 1.1.2002) das Recht auf

– Rücktritt (nach Beginn der industriellen Auswertung auf Kündigung), Schadensersatz (oder Aufwendungsersatz) mit dem Recht des Lizenzgebers zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist (§ 281 Abs. 1 Satz 1 BGB n.F.)

zu.

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Eine gesetzliche Grundlage für ein Recht auf Minderung ist in den allgemeinen Regeln zu Leistungsstörungen nicht gegeben. Zu § 281 Abs. 1 Satz 3 BGB n.F. wird nur gesagt, dass der Lizenznehmer für den Fall, dass der Lizenzgeber die Leistung nicht wie geschuldet bewirkt hat, Schadensersatz statt der ganzen Leistung nicht verlangen kann, wenn die Pflichtverletzung unerheblich ist.

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Bei Verletzung einer Garantie oder bei Nichtvorliegen einer zugesicherten Eigenschaft liegt ein Fall des § 280 Abs. 1 i.V.m. § 276 Abs. 1 Satz 1 BGB n.F. oder ein verschuldensunabhängiger Schadensersatzanspruch gem. § 536a Abs. 1 1. Fall BGB n.F. vor. Wird Schadensersatz statt der Leistung (wegen nicht oder nicht wie geschuldet erbrachter Leistung) verlangt, ist fraglich, ob der Lizenznehmer dem Lizenzgeber noch erfolglos eine angemessene Frist (zur Leistung oder Nacherfüllung) setzen muss (§ 281 Abs. 1 Satz 1 BGB n.F.) oder ob diese Frist gem. § 536a BGB entbehrlich ist.160

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Ann/Barona ist auch insoweit beizupflichten,161 dass die Lizenzverträge ausführliche Regelungen zu diesen Fragen vorsehen sollten, damit die Unsicherheit, ob die Rechtsprechung die anderen Anspruchsgrundlagen des Lizenznehmers dem Kaufrecht (§ 437 Nr. 1 BGB n.F., Nacherfüllung; § 437 Nr. 2 i.V.m. §§ 440, 323, 326 Abs. 5 BGB n.F., Rücktritt; § 437 Nr. 3 i.V.m. § 441 BGB n.F., Minderung) oder dem Miet-/Pachtrecht (§§ 535 Abs. 1, 581 Abs. 2 BGB n.F., Gebrauchsüberlassung während der Vertragsdauer/geeigneter Zustand der lizenzierten Technologie zum vertragsgemäßen Gebrauch/Zustandserhaltung während der Vertragslaufzeit; § 543 BGB n.F., Kündigung; § 536 BGB n.F., Minderung) entnimmt, sich in Grenzen hält.