Michael Groß - Lizenzgebühren

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Bei Patentlizenzen räumt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer ein Benutzungsrecht an seinem Monopolrecht ein. Ähnlich wie der Verpächter hat er dafür zu sorgen, dass der vertragsgemäße Gebrauch der Lizenz möglich ist und erhalten bleibt,138 soweit nicht der Lizenznehmer aufgrund vertraglicher Abmachungen selbst solche Erhaltungspflichten übernommen hat. Zum vertraglichen Gebrauch gehört das Bestehen des Schutzrechts. Der Lizenzgeber ist daher verpflichtet, die Schutzrechtsanmeldung durchzuführen und das Schutzrecht aufrechtzuerhalten, um Lizenzgebühren zu erhalten.139

Die Kosten für die Anmeldung, Erteilung, Aufrechterhaltung von z.B. Patenten können insbesondere dann, wenn der Lizenznehmer noch nicht (bei der Produktionsaufnahme) oder nicht mehr (das Produkt ist nicht oder nur schlecht verwertbar) verwertet, erheblich höher liegen als die Lizenzeinnahmen. Aus Sicht des Lizenzgebers kann es daher zumindest aus Verhandlungsgründen sinnvoll sein, diese Kosten dem Lizenznehmer aufzuerlegen.

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Der Lizenzgeber kann, so nimmt die wohl herrschende Meinung an, ohne Zustimmung des Lizenznehmers auf das Schutzrecht nicht verzichten, wenn diesem eine ausschließliche Lizenz erteilt ist.140

Bei der einfachen Lizenz steht auch die herrschende Meinung141 auf dem Standpunkt, dass der Lizenzgeber auf das Schutzrecht verzichten kann. Hier hat der Lizenznehmer keine dingliche Rechtsstellung, die dazu verführen könnte, den Lizenznehmer als den wahren Berechtigten anzusehen. Der Lizenzgeber macht sich allerdings bei einem Verzicht dem Lizenznehmer gegenüber ebenfalls schadensersatzpflichtig und erhält bzgl. dieses Schutzrechts keine Lizenzgebühren mehr, es sei denn, es existiert parallel noch lizenziertes geheimes und wesentliches Know-how.

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Von größerer praktischer Bedeutung als die Verzichtserklärung ist das Erlöschen des Schutzrechtes durch Nichtzahlung der Jahresgebühren. Mangels abweichender Vereinbarung sind die Gebühren sowohl bei der einfachen Lizenz als auch bei der ausschließlichen Lizenz vom Lizenzgeber zu zahlen, wobei allerdings die herrschende Meinung diese Verpflichtung bei der ausschließlichen Lizenz dem Lizenznehmer auferlegen will.142

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In der Metall verarbeitenden Industrie z.B. wird gerade im Inland häufig vereinbart, dass die Gebühren vom Lizenzgeber zu zahlen sind. Daran ändert auch nichts, dass z.B. nach D.15.1.2.2 der in A.III.2 (Rn. 184ff.) abgedruckten Checkliste diese Gebühren teilweise vom Lizenznehmer zu übernehmen sind.

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Der Lizenzgeber hat auch die Prüfungskosten gem. § 44 PatG zu tragen.

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Die Kosten für die Einholung einer Recherche dagegen sind vom Lizenznehmer zu übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich hierbei ergibt, dass neuheitsschädliches Material vorliegt.143

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Die herrschende Meinung verneint unabhängig davon, ob es um eine ausschließliche oder um eine einfache Lizenz geht, die Pflicht des Lizenzgebers, gegen Schutzrechtsverletzungen einzuschreiten.144 Dies leuchtet bei einer ausschließlichen Lizenz ein, da sich der ausschließliche Lizenznehmer aufgrund des dinglichen Charakters seiner Lizenz145 selbst verteidigen kann. Bei der einfachen Lizenz erscheint diese Auffassung jedoch nicht ohne Weiteres als gerechtfertigt, da nur der Lizenzgeber die Möglichkeit hat, gegen einen Schutzrechtsverletzer vorzugehen. Zwar ist das Nichteinschreiten gegen einen Verletzer des Schutzrechtes in der Tat der Vergabe einer Gratislizenz nahe stehend.146,147 Auch die Gratislizenz kann der Lizenzgeber jedoch nicht willkürlich vergeben. So hat auch der Bundesgerichtshof bei einer einfachen Lizenz, bei der eine Meistbegünstigungsklausel vereinbart war, aus der Natur dieser Klausel gefolgert, dass sich der Lizenzgeber eine Kürzung der Lizenzgebühr gefallen lassen müsse, wenn er gegen Verletzungen des Schutzrechts nicht einschreite.148 Dies komme der Erteilung einer Gratislizenz gleich. Durch die Meistbegünstigungsklausel aber sei der Lizenzgeber verpflichtet, den Lizenznehmer nicht schlechter zu stellen als andere künftige Lizenznehmer.149

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Es empfiehlt sich – insbesondere bei der einfachen Lizenz – festzulegen, ob der Lizenzgeber verpflichtet ist, gegen Verletzer einzuschreiten. Ist dies der Fall, so werden häufig Abmachungen über die Kostentragung getroffen. Unter Umständen kann sich der Lizenzgeber auch verpflichten, die Prozessführungsbefugnis für den ihm zustehenden Unterlassungsanspruch an den Lizenznehmer zu übertragen.

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Es ist selten, dass sich der Lizenzgeber verpflichtet, wenn dem Vertrag kein Schutzrecht zugrunde liegt, gegen denjenigen vorzugehen, der in unlauterer Weise nachbaut.150

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Da der Inhaber einer einfachen Lizenz den ihm entstandenen Schaden gegenüber dem Patentverletzer nicht geltend machen kann, ist zu erwägen, ob der Lizenzgeber die Verpflichtung übernehmen soll, ihm den Schaden zu ersetzen, der ihm durch Patentverletzungen entsteht, soweit er selbst vom Verletzer Befriedigung erlangen kann.151

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Zur Vermeidung von Kollisionen sollte bestimmt werden, ob der Lizenzgeber oder der Lizenznehmer gegen Patentverletzungen vorzugehen hat und wer dann in welcher Höhe Schadensersatzzahlungen erhält und/oder derartige Zahlungen und Kosten verrechnet werden können mit geleisteten und/oder zu leistenden Lizenzgebühren (des Lizenznehmers/des Unterlizenznehmers).152

138Vgl. §§ 581 Abs. 2 i.V.m. 535, 536ff. BGB; Staudinger, Anm. 150, 157 zu § 581 BGB. 139Vgl. Groß, Rn. 266ff. m.w.N. 140Vgl. Lüdecke/Fischer, S. 270; Pietzcker, PatG, Anm. 32 zu § 6; Reimer, PatG, Rn. 96 zu § 9; a.A. Benkard, PatG, Rn. 151 zu § 15. 141Vgl. z.B. Reimer, PatG, Rn. 96 zu § 9; Lüdecke/Fischer, S. 270. 142Vgl. Groß, Rn. 201; vgl. auch Pagenberg/Beier, S. 192, Rn. 45, die bei Tragung der Anmeldekosten durch den Lizenzgeber vorschlagen, dass der Lizenznehmer gegenüber den Lizenzgebühren aufrechnen darf, wenn er selbst Anmeldekosten nachweislich getragen hat. 143Lüdecke, NJW 1968, 1358. 144Benkard, PatG, Rn. 152 zu § 15; Lüdecke/Fischer, C 108; Kraßer, GRUR Int. 1982, 324, 331m.w.N.; Henn, S. 166f. m.w.N.; Pagenberg/Beier, S. 84ff. und Groß, Rn. 151ff. 145Vgl. dazu Groß, Rn. 36 und Rn. 107, 111. 146So die h.M., vgl. z.B. Kraßer, GRUR Int. 1982, 331. 147So die h.M., vgl. z.B. Kraßer, GRUR Int. 1982, 331. 148BGH, 29.4.1965, NJW 1965, 1861. 149BGH, 29.4.1965, NJW 1965, 1861; vgl. auch Rn. 506. 150Vgl. Rn. 141. 151Vgl. Rn. 137ff. 152Vgl. Rn. 135.

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Ist eine ausschließliche Lizenz erteilt, so ergibt sich daraus, dass der Lizenzgeber gehalten ist, soweit die ausschließliche Lizenz reicht, selbst keine Benutzungshandlungen vorzunehmen, es sei denn, dass er sich dies vorbehalten hat und somit eine sog. alleinige Lizenz vorliegen würde.153 Er darf in diesen Fällen keine weiteren Lizenzen vergeben.154

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Bei einer einfachen Lizenz ist der Lizenzgeber berechtigt, den Lizenzgegenstand zu benutzen. Er darf auch weitere Lizenzen vergeben. Es würde aber gegen Treu und Glauben verstoßen, wenn der Lizenzgeber willkürlich Freilizenzen vergeben würde.

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Durch Vertrag kann bestimmt werden, dass der Lizenzgeber keine weiteren Lizenzen vergeben darf oder nur eine bestimmte Anzahl unter bestimmten Bedingungen oder nur eine bestimmte Anzahl oder schließlich eine unbestimmte Anzahl nur unter bestimmten Bedingungen. In der Praxis spielen vor allem Vereinbarungen über die Bedingungen eine Rolle, unter denen der Lizenzgeber weitere Lizenzen vergeben kann. Sie sollen den Lizenznehmer davor schützen, dass Dritte einen Wettbewerbsvorsprung erlangen. So finden sich Formulierungen, wonach weitere Lizenzen zu keinen günstigeren Bedingungen vergeben werden dürfen oder, wenn einem Dritten günstigere Bedingungen eingeräumt werden, diese auch dem Lizenznehmer einzuräumen sind (Meistbegünstigung). Wenn sich diese Klauseln auch einfach anhören, so können sie doch in der Praxis zu Schwierigkeiten führen, weil Lizenzverträge verschieden ausgestaltet sein können und ein Vergleich dann kaum möglich ist.155 Eine Klausel, wonach der Lizenzgeber verpflichtet ist, Mitteilung zu machen, wenn er weitere Lizenzen im Vertragsgebiet vergibt, ist in jedem Fall empfehlenswert.