Michael Groß - Lizenzgebühren

Das Bestehen einer vom Lizenznehmer eingeräumten Unterlizenz ist i.d.R. von dem Bestehen der Hauptlizenz abhängig, so dass ein Erlöschen der ausschließlichen Lizenz auch ein Erlöschen der Unterlizenz zur Folge hat.198

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Die für die Patentlizenz gemachten Ausführungen gelten auch für Verträge, denen keine Schutzrechte zugrunde liegen. Bei derartigen Verträgen ist die Bindung zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer aufgrund des unerlässlichen Vertrauensverhältnisses meist noch enger. Da keine Schutzrechte bestehen, ist der Lizenzgeber darauf angewiesen, dass der Lizenznehmer die ihm anvertrauten Geheimnisse wahrt. Es kann ihm daher erst recht nicht gleichgültig sein, wer weitere Rechte eingeräumt erhält.199

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Auch wenn der Lizenzgeber keiner Firma, sondern einer Person200 die Lizenz erteilt, gelten die obigen Ausführungen. Stirbt der Lizenznehmer, so treten bei Anwendung pachtrechtlicher Grundsätze seine Erben in seine Stellung ein.201

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Ist das Vertragsverhältnis mit einer Gesellschaft geschlossen, so wird es durch einen Wechsel der Gesellschafter nicht berührt, es sei denn, dass der Lizenzvertrag in dieser Hinsicht einen besonderen Vorbehalt enthält. Ist Vertragspartner eine Einzelfirma, so gehen bei Veräußerung der Firma die Rechte und Pflichten aus dem Lizenzvertrag nach §§ 581 Abs. 2 i.V.m. 540 BGB n.F. nicht auf den Erwerber über,202 weil Berechtigter und Verpflichteter der ursprüngliche Firmeninhaber ist.

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Die persönliche Lizenz ist, wie sich schon aus der Bezeichnung ergibt, unmittelbar an die Person des Lizenznehmers entsprechend dem Willen der Vertragsparteien gebunden.204 Diese Personenbezogenheit hat die Konsequenz, dass sie grundsätzlich unübertragbar und unvererblich ist.205

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Auch bei der Betriebslizenz wird man regelmäßig annehmen müssen, dass sie nur unübertragbar erteilt werden sollte.206

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Die Erteilung von Unterlizenzen ist dem Inhaber einer einfachen Lizenz nur aufgrund gesonderter Vereinbarung gestattet. Im Übrigen gelten die Ausführungen zur Übertragbarkeit, zur Vererbung, zum Gesellschafterwechsel und zur Betriebslizenz bei ausschließlichen Lizenzen entsprechend.

175Vgl. Groß, Rn. 36. 176Vgl. dazu BGH, 23.3.1982, GRUR 1982, 411, 413; LG Mannheim, 27.2.2009, Mitt. 2010, 25ff. – Erklärung des Patentinhabers gegenüber einer Standardisierungsorganisation, jedem Interessenten zu fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen eine Lizenz zu erteilen ist keine dingliche Verfügung über das Patent, sondern bewirkt allenfalls schuldrechtliche Verpflichtungen im Sinne eines pactum de non petendo, die nicht dem Sukzessionsschutz nach § 15 Abs. 3 PatG unterfallen; BGH, 26.3.2009, BGHZ 180, 344, 353 (20) = GRUR 2009, 946, 948 = NJW-RR 2010, 186, 189 = ZUM 2009, 852, 854 = CR 2009, 767ff. – Reifen Progessiv; letztere Entscheidung geht davon aus, dass das einfache (urheberrechtliche!) Nutzungsrecht – wie auch das ausschließliche Nutzungsrecht – keinen schuldrechtlichen, sondern dinglichen Charakter habe; der dingliche Charakter der einfachen (urheberrechtlichen!) Lizenz wird in einer weiteren BGH-Entscheidung, BGH GRUR 2010, 628, 631 = ZUM 2010, 580, 583 – Vorschaubilder, bestätigt; siehe ausführlich zum Sukzessionsschutz für Lizenzen im Immaterialgüterrecht Marotzke, ZGE/IPJ 2 (2010), 233ff., 234f., der aber davon ausgeht, dass der, der Lizenzen als dingliche Rechte einordnen möchte, aus dieser dogmatischen Betrachtungsweise keine Rechtsfolgen ableiten dürfe, die im Widerspruch zu einer einschlägigen spezialgesetzlichen Regelung ständen; siehe zur Verdinglichung lizenzvertraglicher Vertriebsregelungen (Marken) auch Fröhlich, MarkenR 2010, 241ff.; LG Mannheim, 27.2.2009, GRUR-RR 2009, 222 (§ 15 Abs. 3 PatG) zur Erklärung eines Patentinhabers gegenüber einer Standardisierungsorganisation, jedem Interessenten zu fairen angemessenen Bedingungen eine Lizenz zu erteilen, ist keine „dingliche“ Verfügung über das Patent; OLG München, 20.5.2010, Mitt. 2011, 1f. – Zinkelektrode: Lizenzgeber ist der materiell berechtigte Inhaber und nicht der formell berechtigte Anmelder (§ 15 PatG). Vgl. auch LG Mannheim, 23.4.2010, GRUR-RR 2011, 49ff., das zu Recht davon ausgeht, dass eine in einem dem ausländischen Recht unterstellten Lizenzvertrag aufgenommene Klausel eines „covenant not to sue“ ein schuldrechtlicher Prozessvertrag ist, der sich nach dem Verfahrensrecht des Gerichtsortes, hier deutsches Recht, richtet. Auch geht das LG Mannheim davon aus, dass der Rechtsnachfolger in das so lizenzierte Patent mangels gesetzlicher Normierung und wegen fehlender Publizität nicht an ein solches Stillhalteabkommen gebunden ist. Auch § 15 Abs. 3 PatG findet auf derartige, kein positives Benutzungsrecht gewährende Klauseln keine Anwendung. Siehe auch LG Mannheim, GRUR-Prax 2011, 149, zum verneinten Sukzessionsschutz bei deutschem Anteil (eines europäischen Patents), der übertragen wurde, nachdem FRAND-Erklärungen gegenüber ETSI abgegeben worden waren. Adolphsen/Tabrizi, Zur Fortwirkung zurückgerufener Nutzungsrechte, GRUR, 2011, 384ff.; BGH, Urt. v. 19.7.2012, NJW 2012, 3301ff. – M2Trade = CR 2012, 572ff. = Mitt. 2012, 466ff. = ZUM 2012, 782ff.; BGH, Urt. v. 19.7.2012, Mitt. 2012, 469ff. – Take Five = CR 2012, 575ff. = ZUM 2012, 788ff.; Trimborn, Ist nach „Reifen Progressiv“ „Take Five“ und „M2Trade“ eine gesetzliche Regelung zur Insolvenzfestigkeit von Lizenzen obsolet geworden?, MarkenR 2012, 460ff.; Szalai, Anmerkung zu BGH, Urteil vom 19. Juli 2012 – I ZR 24/11 – Take Five, ZUM 2012, 790ff.; Klawitter, Fortgeltung der Unterlizenz nach Wegfall der Hauptlizenz, GRUR-Prax 2012, 425ff.; Haedicke, Der Schutz des Unterlizenznehmers bei Wegfall der Hauptlizenz nach den Entscheidungen „M2Trade“ und „Take Five“, Mitt. 2012, 429ff.; Cepl, BGH: Erlöschen der Hauptlizenz führt in der Regel nicht zum Erlöschen der Unterlizenz, GRUR-Prax 2012, 393; Czychowski/Nordemann, Die Entwicklung der unter- und obergerichtlichen Rechtsprechung zum Urheberecht in den Jahren 2010 und 2011 (Teil II), GRUR-RR, 2012, 233ff., 234; dies., Höchstrichterliche Rechtsprechung und Gesetzgebung im Urheberrecht 2012, NJW 2013, 756ff., 759; Rieken/Conraths, Insolvenzfeste Gestaltung von Lizenzen nach M2Trade/Take Five, MarkenR 2013, 63ff.; Seegel, Die Insolvenzfestigkeit von Lizenzen und Lizenzverträgen, CR 2013, 205ff.; Greifeneder/Veh, Nach M2Trade und Take Five, WRP 2014, 17ff.; McGuire/Kunzmann, GRUR 2014, 11ff.; die Fülle dieser Aufsätze zeigt die hohe Praxisrelevanz der BGH-Entscheidungen M2Trade und Take Five. In der Lizenzvertragspraxis wurden allerdings seit vielen Jahren schon Regelungen eingesetzt, die z.B. den Bestand von Unterlizenzen vom Bestand der Hauptlizenz abhängig machen oder dem Hauptlizenzgeber und dem Unterlizenznehmer beim Wegfall der Hauptlizenz/des Hauptlizenznehmers unter bestimmten Bedingungen es ermöglichen, dass Hauptlizenzgeber und Unterlizenznehmer in den Unterlizenzvertrag bzw. in den Hauptlizenzvertrag eintreten können. Auch ist der Hauptlizenzgeber beim Wegfall der Hauptlizenz nicht schutzlos: Ihm stehe nach Auffassung des BGH, Urt. v. 19.7.2012, NJW 2012, 3301ff., 3303, Rn. 26, dann noch gegen den Hauptlizenznehmer nach § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB ein Anspruch auf Abtretung des gegen den Unterlizenznehmer bestehenden Anspruchs auf ausstehende Lizenzzahlungen zu. Im Falle der Insolvenz des Hauptlizenznehmers bestünde dieser Anspruch auch dann, wenn der Insolvenzverwalter gem. § 103 Abs. 1 InsO die Nichterfüllung des Haupt-, aber die Erfüllung des Unterlizenzvertrags wählt. Spindler, Lizenzierung nach M2Trade, Take five und Reifen Progressiv, CR 2014, 557ff.; Dombrowski, OLG Karlsruhe: Unterlizenz nur im Umfang des eigenen Nutzungsrechts, GRUR-Prax 2017, 43 177Vgl. dazu oben Groß, Rn. 38. 178§ 137, 1 BGB. 179Lüdecke, GRUR 1964, 470, der darauf hinweist, dass einem Patent durch Parteiabrede auch die Verpfändbarkeit (§ 1274 Abs. 2 BGB) und die Pfändbarkeit (§§ 851, 857 ZPO) nicht genommen werden kann. 180§ 15 Abs. 3 PatG; RG, 1.11.1933, RGZ 142, 168, 170; Benkard, PatG, Rn. 60 zu § 15; Lüdecke, GRUR 1964, 470 n.w.B.; Tetzner, Anm. 54 zu § 9; Rosenberger, GRUR 1983, 203, 204; Brandi/Dohrn, GRUR 1983, 146; Henn, S. 38ff. m.w.N.; BPatG, 17.12.2013, Mitt. 2015, 182ff.; LG Mannheim, 29.5.2015, Mitt. 2015, 573ff.; Hoffmann, Der Bestandsschutz von Unterlizenzen. Abstraktionsprinzip und Sukzessionsschutz in neuem (immaterialgüterrechtlichem) Licht, ZGE 2015, 245ff.; Karl/Mellulis, Grenzen des Suzessionsschutzes bei patentrechtlichen Unterlizenzen, GRUR 2016, 755ff. und grundlegend zu den rechtlichen und wirtschaftspolitischen Wertungsfragen des Patentrechts und den hierauf beruhenden Patentrechtstheorien Benkard-Rogge/Mellulis, Einl. PatG, Rn. 1f. 181Vgl. Benkard, PatG, Rn. 98 zu § 15; Bartenbach, Rn. 91; Klauer/Möhring, PatG, Rn. 20 zu § 9; Reimer, PatG, Anm. 84 zu § 9; Tetzner, Anm. 49 zu § 9; OLG Hamburg, 11.10.2006, GRUR-RR 2007, 181ff. zur Doppelvergabe von Exklusiv-Übertragungen und Werberechten. 182RG, 17.3.1934, GRUR 1934, 306; BGH, 15.1.1974, GRUR 1974, 335; Benkard, PatG, Rn. 109ff. zu § 15. 183Bartenbach, Rn. 90. 184BGH, 15.1.1974, GRUR 1974, 335 mit zustimmender Anmerkung von Fischer; Benkard, PatG, Rn. 102 zu § 15 m.w.N. 185Vgl. RG, 17.9.1913, RGZ 83, 93; RG, 15.6.1935, RGZ 148, 146; vgl. bzgl. des Klagerechts des ausschließlichen Lizenznehmers eines urheberrechtlichen Verwertungsrechts – das Klagerecht verbleibt sogar bei der Erteilung einer Unterlizenz! – BGH, 17.6.1992, CR 1993, 141ff. mit vielen lesenswerten Nachweisen und unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die patentrechtliche Rechtsprechung (143 linke Spalte). Pitz, Aktivlegitimation in Patentstreitverfahren, GRUR 2010, 688ff., 691 (bzgl. der Aktivlegitimation des ausschließlichen und nichtausschließlichen Lizenznehmers). 186Zu den Einzelheiten der Verteidigung des Schutzrechtes vgl. Rn. 122ff., 129. 187OLG Karlsruhe, 5.3.1980, 784; Benkard, Rn. 97 zu § 15. 188Vgl. dazu Groß, Rn. 38. 189Vgl. dazu ausführlich Stumpf, Der Know-how-Vertrag, Rn. 71ff. 190Vgl. §§ 581 Abs. 2 i.V.m. 540 BGB n.F.; Pahlow, Die Übertragung des Prioritätsrechts nach Art. 87ff., EPÜ, GRUR Int. 2017, 393ff. 191Vgl. BGH, 26.9.1958, GRUR 1959, 147, wobei die Auffassung des BGH allerdings etwas einschränkender ist; vgl. auch Benkard, PatG, Rn. 103 zu § 15. 192Vgl. RG, 1.11.1933, RGZ 142, 168 = GRUR 1934, 36 = MuW 1934, 110 = Bl. 1934, 29 = Mitt. 1933, 309 = JW 1934, 361 Nr. 16; RG, 6.3.1935, GRUR 1935, 730 für ein Verfahrenspatent; RG, 5.5.1911, RGZ 76, 235; RG, 4.12.1935, GRUR 1936, 791 = MuW 1936, 119. 193Vgl. Schumann, GRUR 1932, 539, der allerdings nur die Einräumung von einfachen Unterlizenzen zulassen will; Lüdecke/Fischer, S. 431; Rasch, S. 100ff.; Schade, S. 70; siehe auch Henn, S. 77 m.w.N. und 98 m.w.N. vor allem zum ausländischen Recht. 194Vgl. Reimer, PatG, Anm. 89 zu § 9; Tetzner, Anm. 52 zu § 9. 195Vgl. RG, 26.9.1936, GRUR 1937, 628; RG, 4.12.1935, GRUR 1936, 791 = MuW 1936, 119; vgl. auch Benkard, PatG, Rn. 98, 104, 106 zu § 15. 196Vgl. BGH, 10.7.1986, GRUR 1987, 37, 39 und Benkard, PatG, Rn. 105 zu § 15. 197§§ 581 Abs. 2 i.V.m. 540 Abs. 2 BGB n.F. Siehe zur Übertragung von Prioritätsrechten Boelens, Parisian perils – about the transfer of priority rights, GRUR Int. 2019, 550ff. 198Vgl. dazu ausführlich Reimer, PatG, Rn. 91ff. zu § 9 m.w.N.; zu einer denkbaren Ausnahme vgl. RG, 1.11.1933, RGZ 142, 168. Probleme können sich dabei im Übrigen vor allem bei der vorzeitigen Beendigung des Hauptlizenzvertrages ergeben. 199Vgl. dazu näher Stumpf, Der Know-how-Vertrag, Rn. 73ff. 200Zu unterscheiden von der persönlichen Lizenz, vgl. hierzu Groß, Rn. 40. 201Vgl. §§ 581 Abs. 2, 594 d, 563, 580 BGB n.F.; siehe auch Henn, S. 119. 202Vgl. Würdinger, Anm. 9 zu § 22, der § 549 BGB a.F. analog anwendet. 203Zum Begriff vgl. Groß, Rn. 41. 204Vgl. Groß, Rn. 40, 372. 205Klauer/Möhring, PatG, Rn. 52 zu § 9. 206Vgl. z.B. Benkard, PatG, Rn. 70 zu § 15; Klauer/Möhring, PatG, Rn. 52 zu § 9; Henn, S. 86f. m.w.N.