Mary Fernandez - Colección de propiedad industrial e intelectual (Vol. 1)

En la práctica, existen reivindicaciones de primer uso (cuando se reivindica el uso de un nuevo compuesto) o de segundo uso (cuando se reivindica un nuevo uso de un compuesto conocido).

(a) Primeros usos

Los primeros usos estaban permitidos por las Directrices aprobadas por la Resolución P-243/2003.En este sentido, el INPI otorgó patentes para primeros usos.

Fue así como la posibilidad de reivindicar primeros usos de nuevos elementos se encontraba ampliamente aceptada en todos los campos tecnológicos.

En particular, y en el caso del campo químico, la versión anterior de las Directrices establecía:

“Si una solicitud divulga por primera vez un número de diferentes usos quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico de un producto nuevo, podrán permitirse reivindicaciones que tengan por objeto dicho producto nuevo para cada uno de los varios usos; es decir que, como regla general, no deberán objetarse por falta de unidad de invención.

También serán aceptables cláusulas secundarias de uso de dicho producto nuevo en la forma “Uso del producto X para la fabricación de un medicamento para el tratamiento terapéutico Z” en tanto y en cuanto el producto en cuestión cumpla con los requisitos de patentabilidad. (Art. 4LP) Lo mismo se aplica a las reivindicaciones redactadas como: “Método para fabricar un medicamento para el tratamiento terapéutico Z, caracterizado en que el producto X es usado” o su equivalente.”.[29]

Se advierte aquí, entonces, una evidente contradicción entre las Pautas y la práctica administrativa previa, lo que produce una grave afectación de la seguridad jurídica en la materia, además de revelar un claro apartamiento de los parámetros de coherencia y previsibilidad que deben guiar la actuación de la Administración Pública, conforme se explica más adelante.

(b) Segundos o ulteriores usos (nuevos usos)

Los nuevos usos (o segundos usos) tampoco están excluidos de la patentabilidad por la Ley de Patentes.

La Ley de Patentes establece sólo dos tipos de excepciones a la patentabilidad de los inventos:

a) prohibiciones a la patentabilidad (conf. Art. 7 de la Ley de Patentes). Es decir, se trata de inventos o descubrimientos que cumplen con los requisitos de patentabilidad, pero que el legislador opta, por un motivo especial, por prohibir la concesión de patentes para esos inventos; tal el caso, por ejemplo, de un invento inmoral, y

b) presunciones de no patentabilidad (conf. Art. 6 de la Ley de Patentes), es decir, enumera los supuestos en los que el legislador presume que no se cumplirían con alguno de los tres requisitos de patentabilidad.

El art. 6 de la ley de patentes dispone que, entre otros, no se considerarán invenciones a:

(1) los descubrimientos; y

(2) los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales.

Los descubrimientos son patentables, mientras que los denominados meros descubrimientos están excluidos de protección por el derecho de patentes.[30]

En consecuencia, un nuevo uso de un elemento conocido que cumpla con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial podría reivindicarse en los siguientes términos: “Uso de X para Y”.

De hecho, éste es el esquema seguido en todos los campos tecnológicos, excepto el farmacéutico.

En efecto, en el campo farmacéutico no es posible reivindicar nuevos usos de elementos conocidos en los términos: “Uso de X para Y”, pues el artículo 6 de la Ley de Patentes presume la no patentabilidad de los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico para humanos o animales.

Las Directrices establecen sobre el particular:

“Si una invención describe una nueva aplicación médica de un producto X para el tratamiento de una enfermedad Y y las reivindicaciones son redactadas como una reivindicación directa de uso “Uso del producto X para el tratamiento de la enfermedad Y”, será considerada equivalente a un “método de tratamiento terapéutico de la enfermedad Y que emplea el producto X” y en consecuencia quedará excluida de la protección conforme con lo establecido por el art. 6° inc e) LP.”.[31]

Como ya se dijo, la razón por la cual no se pueden patentar los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico es porque se considera que las profesiones médica y veterinaria no son industria, sino profesiones. En consecuencia, no existe en ese tipo de inventos aplicación industrial.

Esa prohibición, sin embargo, no alcanza al nuevo uso industrial de un compuesto conocido. Los médicos y veterinarios que utilizan ese compuesto para realizar tratamientos están exentos del derecho exclusivo del inventor porque lo hacen en ejercicio de su profesión, pero las empresas que fabrican esos medicamentos para ese nuevo uso patentado no pueden estar alcanzadas por la exención, que claramente se dirige al ejercicio profesional de la medicina y la veterinaria.

La finalidad de la prohibición de patentar los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico para humanos o animales es la de permitir a los profesionales de la salud que realicen su actividad sin ninguna limitación.

Las Directrices del 2003 confirmaban esta interpretación en los siguientes términos:

“Con respecto a métodos aplicables al ser humano o cuerpo animal vivo, deberá tenerse presente que la intención es sólo librar de restricciones a las actividades médicas y veterinarias no-comerciales y no industriales. La interpretación de esto deberá evitar que las exclusiones vayan más allá de sus límites apropiados”.[32]

Por lo tanto, resulta claro que la excepción de patentabilidad está dirigida sólo a los profesionales de la salud y no a la industria farmacéutica.

Claramente, aplicar una excepción cuya finalidad es liberar de restricciones a las “actividades médicas y veterinarias no-comerciales y no industriales” a una actividad netamente industrial como es la de la fabricación de medicamentos utilizados para nuevos usos de un compuesto conocido sería aplicar la exclusión “más allá de sus límites apropiados”, como dicen las Directrices.

Por ende, deben concederse reivindicaciones que no afecten el ejercicio de la profesión médica y veterinaria. Tales son los reivindicaciones del “tipo suizo”, cuya esquema es: “Uso de un producto X para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de la enfermedad Y”. Nótese que los médicos y veterinarios no resultan afectados. Pero las industrias que preparan ese medicamento se encuentran alcanzadas por la reivindicación. De esta manera, el formato de reivindicación adoptado permite eludir la prohibición de patentar métodos de tratamientos, al tiempo de proteger adecuadamente la innovación.

Consecuencia de ello es que las Pautas resultan ilegítimas pues consideran infundadamente que las reivindicaciones tipo suizo constituyen métodos de tratamiento.

Las reivindicaciones de segundos usos médicos se encuentran ampliamente reconocidas en el derecho internacional, siendo éstas aceptadas en los Estados Unidos, Brasil y México.[33] La patentabilidad de segundos usos médicos también se encuentra aceptada en Chile.[34] De hecho, el art. 37, inc. E) de la Ley de Propiedad Industrial No. 19.039 de Chile establece:

“No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley:… e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir invención susceptibles de protección el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente, cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 32 y requiera de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido para obtener la citada solución a dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado deberá acreditarse mediante evidencia experimental en la solicitud de patente”.