Mary Fernandez - Colección de propiedad industrial e intelectual (Vol. 1)

Los enantiómeros constituyen una parte muy relevante de las invenciones tanto en el terreno farmacéutico como en el agropecuario. Durante el año 2002, los productos que contenían enantiómeros como principios activos alcanzaron una facturación mundial de US$ 1.590 millones, facturación que se estimó en US$ 2.000 millones para el año 2008. Asimismo, más de la mitad de las moléculas aprobadas por las autoridades sanitarias corresponden a enantiómeros.[20]

Es decir que el INPI, sin contar con la competencia para ello, decidió sustraer la totalidad de un tipo de invención, la cual posee gran importancia comercial, de la materia patentable.

Este proceder resulta inconstitucional toda vez que contradice normas jerárquicamente superiores e ilegítimo pues no encuentra sustento normativo alguno.

El único fundamento aparente esgrimido por las Pautas es que los enantiómeros carecerían de novedad. Sin embargo, nada de esto es cierto.

No resulta válido sostener, a menos que se intente dejar sin efecto principios generales del derecho de patentes, que una mezcla racémica destruye la novedad de los isómeros que la componen.

En efecto, cabe recordar el concepto de novedad fotográfica a partir del cual sólo es posible destruir la novedad a partir de la existencia de un único documento que divulgue la totalidad del objeto reivindicado.

Por lo tanto, una mezcla racémica no podrá destruir la novedad de los isómeros que la componen pues aquella (la mezcla racémica) no divulga a los isómeros de manera aislada.

En consecuencia, no es cierto que los enantiómeros no posean novedad cuando la forma racémica sea conocida.

Ello lleva a concluir que los enantiómeros deberán ser analizados conforme los principios generales de patentes a efectos de determinar si cumplen, caso por caso, con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

Finalmente, cabe puntualizar que la patentabilidad de los enantiómeros se encuentra reconocida en la Oficina Europea de Patentes,[21] donde los enantiómeros son considerados novedosos, por lo que su patentabilidad depende del cumplimiento del requisito de actividad inventiva.

c. Reivindicaciones tipo “Markush”

Las Pautas introducen un requisito que no se encuentra en la legislación vigente: la existencia de ejemplos en la memoria descriptiva.

En este punto, las Pautas requieren:

“…La memoria descriptiva deberá presentar procedimientos experimentales que, contemplando las combinaciones de distintos sustituyentes o de sus equivalentes racionalmente aceptables, sean representativos de la totalidad del alcance del campo reivindicado. Si la ejemplificación no fuera lo suficientemente representativa del alcance solicitado para la invención, y por lo tanto lo reivindicado no se encuentre debidamente fundado en la descripción, deberá exigirse que el solicitante lo restrinja.”

Los ejemplos de realización no son un requisito legal. En este sentido, requerir que las solicitudes de patente contengan ejemplos es requerir que los inventos o descubrimientos deben haber sido llevados a la práctica con anterioridad a la fecha de presentación.

Sin embargo, a poco de analizar la legislación de patentes surge claramente que no es un requisito para la concesión de patentes que el invento se haya efectivamente llevado a la práctica con anterioridad a la fecha de presentación o prioridad, si correspondiese. En efecto, las patentes protegen inventos o descubrimientos que sean nuevos, posean actividad inventiva, tengan aplicación industrial y cuya descripción sea clara para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

En consecuencia, no es un requisito para obtener una patente que el invento o descubrimiento haya sido efectivamente llevado a la práctica.

En este punto cabe mencionar el artículo 31 de la Ley de Patentes, el cual establece: “La concesión de la patente se hará sin perjuicio de tercero con mejor derecho que el solicitante y sin garantía del Estado en cuanto a la utilidad del objeto sobre el que recae”.

El único requisito en este sentido es que una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente pueda reproducir el invento o descubrimiento, sin realizar actos que impliquen actividad inventiva, a partir de la divulgación realizada en la patente.

d. Invenciones de selección

Las Pautas que aquí se impugnan establecen que no se otorgarán patentes a invenciones de selección, pues éstas carecen de novedad.

En particular, las Pautas disponen:

“2. No hay novedad en la selección de un elemento o elementos ya revelados por el estado de la técnica, aun cuando éstos presenten propiedades diferenciadas o superiores, no demostradas anteriormente.

3. El descubrimiento de una característica o propiedad diferenciada o superior para un determinado elemento o grupo de elementos, ya conocidos del estado de la técnica, no representan novedad para el producto o proceso.

4. Se considera que no son patentables las composiciones farmacéuticas, sus procesos de preparación y medicamentos, cuando están relacionados específicamente a un elemento o elementos seleccionados de un grupo mayor de elementos, pues no representan novedad para el producto o proceso.”

Sin embargo, las invenciones de selección se encuentran permitidas por la legislación vigente. Las patentes de selección son aquellas que reivindican un elemento o un pequeño grupo de elementos seleccionados de entre un grupo mayor de elementos.[22]

Las invenciones de selección presuponen que el objeto reivindicado (un elemento o un pequeño grupo de elementos) no se encuentra específicamente descripto en el arte previo; caso contrario, éste carecería de novedad. Es decir, el objeto reivindicado en una patente de selección se encuentra comprendido genéricamente dentro del arte previo, mas no específicamente descripto.

La novedad debe ser analizada de igual manera que en cualquier otro tipo de invención.

Es decir, una invención de selección no será nueva si la materia reivindicada se encuentra descripta de manera expresa en un único documento del arte previo. Sin embargo, debe tenerse presente que no afectará la novedad de una patente de selección el hecho de que el arte previo divulgue de manera general, y no expresamente, el objeto reivindicado. La fundamentación subyacente en esta afirmación es que la materia objeto de la patente de selección no será nueva si el arte previo permite a una persona con conocimientos medios en la materia obtener el nuevo objeto reivindicado por la patente de selección. La misma fundamentación puede verse en los siguientes casos de la Oficina Europea de Patentes: T 198/84 (OJ 1985, 209), T 12/81 (OJ 1982, 296), T 181/82 (OJ 1984, 401) y T 17/85 (OJ 1986, 406).

Una vez determinada la novedad del rango seleccionado corresponde analizar el cumplimiento del requisito de actividad inventiva. En el caso de patentes de selección, la actividad inventiva estará dada por el efecto inesperado del objeto reivindicado.

Las Pautas realizan una ilegítima exclusión de las patentes de selección de la materia patentable por lo que éstas resultan contrarias al artículo 27 del Acuerdo ADPIC en tanto éste establece que todas las invenciones serán patentables. Por otra parte, las Pautas son contrarias al concepto de novedad del artículo 4.b de la Ley de Patentes.

e. Sales, ésteres y otros derivados de sustancias conocidas

Las Pautas también prohíben la patentabilidad de las sales, ésteres y otros derivados de sustancias conocidos pues alegan que son las mismas sustancias.

En particular, las Pautas sostienen:

“Nuevas sales de principios activos conocidos, ésteres de alcoholes conocidos, y otros derivados de sustancias conocidas (tales como amidas y complejos) se consideran como la misma sustancia ya conocida por el estado de la técnica y no son patentables”.