Mary Fernandez - Colección de propiedad industrial e intelectual (Vol. 1)

La Resolución Conjunta constituye un verdadero acto administrativo de alcance general –más precisamente, un reglamento, por el carácter permanente y normativo de sus disposiciones–, que, como tal, produce por sí mismo efectos jurídicos hacia los particulares que pretenden obtener la aprobación de una patente sobre una invención químico-farmacéutica.

Ello surge del propio texto y alcance de las Pautas. Además, fue reconocido por las propias autoridades emisoras de la Resolución Conjunta, tanto al señalar que las pautas allí aprobadas “se espera que también sirvan de ayuda a las partes que intervienen en los procedimientos y prácticas de solicitudes de patente”, como así también al disponer que, en forma previa a su dictado, se emita el dictamen jurídico del servicio jurídico correspondiente y que, luego, se proceda a su publicación oficial (requisitos no exigibles para las meras circulares o instrucciones internas).

Ahora bien, siendo ello así, de las normas invocadas en los considerandos de la Resolución Conjunta –esto es, la Ley de Ministerios (t.o. por el decreto 438/92) y la ley 24.481 (t.o. por el decreto 260/96)– no se advierte que los titulares de los ministerios de Salud o Industria de la Nación tengan competencia para emitir disposiciones como las contenidas en la Resolución Conjunta.

La falta de competencia del INPI, para emitir un acto de alcance general con el alcance de las Pautas queda corroborada por lo afirmado en el propio dictamen de la Dirección de Economía de la Salud de la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación (conf. Fs. 30 y 31 del Expte. del Ministerio de Economía CUDAP: PROY-S01:0023530/2011, Número original: EXP-S01:0434755/2011).

Allí se señala que

“conforme la legislación aplicable (Ley No. 24.481 y sus modificatorios) se establece que es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial la autoridad de aplicación y, por ello, el organismo con competencias y facultades para evaluar, entre otros aspectos, el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de los productos y/o procesos presentados en una solicitud de patentes en el área farmacéutica”.

Es evidente, pues, que al INPI, como “autoridad de aplicación”, le corresponde evaluar el “cumplimiento” de los requisitos de patentabilidad de los productos y/o procesos, pero de ninguna manera cuenta con atribuciones para establecer o regular esos requisitos, y mucho menos en forma violatoria de normas de jerarquía superior, como se explicará más adelante.

Tampoco la Ley de Ministerios (t.o. por el decreto 438/92) confiere competencia alguna a los ministros de Salud e Industria de la Nación para justificar el dictado de la Resolución Conjunta ni, en general, para reglamentar las pautas de patentabilidad.

En primer lugar, la Procuración del Tesoro de la Nación tiene establecido que las normas de la Ley de Ministerios no resultan atributivas de competencias, sino que en realidad sólo distribuyen cometidos (Dictámenes 115:468). Por ende, las normas de la Ley de Ministerios (sea cual fuere su alcance) no pueden ser invocadas como fuente de una competencia no otorgada y, en este caso, eso significa que no podrían ser invocadas para “suplir” la manifiesta inexistencia de toda potestad regulatoria de los Ministerios de Salud y de Industria en esta materia.

En segundo lugar, aun si se prescinde de ese principio liminar, deberá reconocerse que ninguna de las disposiciones de la Ley de Ministerios asigna a esos Ministerios una competencia como la que han pretendido ejercer mediante el dictado de la Resolución Conjunta.

En suma, del análisis de las competencias asignadas a los Ministerios de Industria y Salud de la Nación en las normas transcriptas se advierte que por ninguna de ellas se les ha facultado para reglamentar las pautas de patentabilidad contenidas en los artículos 4º, 5º, 6º y 7º de la ley 24.481 (t.o. por el decreto 260/96).

La única atribución en cierta forma vinculada a la materia bajo análisis aparece contenida en el inciso 9 del artículo 20 bis de la Ley de Ministerios (t.o. por el decreto 438/92), y allí sólo se faculta al Ministerio de Industria a “entender en la elaboración, ejecución y fiscalización del régimen de patentes y marcas y en la legislación concordante”. El término “entender”, que el Ministerio de Industria pretendería invocar para justificar su competencia, ha sido definido como la competencia para “ocuparse directamente de un asunto con responsabilidad primaria”,[8] lo cual naturalmente no otorga ninguna competencia regulatoria en esta materia. En efecto, es claro que esa atribución no puede ser exorbitada a tal extremo de ser invocada como fuente de una potestad “reglamentaria” como la que se ha pretendido ejercer mediante el dictado la Resolución Conjunta.

b. Retroactividad

La Resolución Conjunta también resulta ilegítima pues modifica retroactivamente la materia patentable.

El artículo 2° de la Resolución Conjunta establece:

“La presente resolución comenzará a regir a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y será de aplicación a las solicitudes en trámite inclusive”.

La aplicación de las Pautas a las solicitudes en trámite afecta el derecho de propiedad pues restringe, con carácter retroactivo, la materia patentable.

La Corte Suprema de Justicia, en el precedente “Unilever” (Fallos 323:3160), determinó que la fecha de presentación de la solicitud es la que determina el derecho aplicable a las solicitudes de patentes. Así estableció la doctrina según la cual la fecha de presentación fija el régimen legal aplicable a la solicitud de patente.

¿Por qué la Corte Suprema sostuvo que la fecha de presentación de la solicitud fija el régimen legal aplicable a una solicitud? ¿Cuál es la importancia de la fecha de presentación de las solicitudes de patentes?

En este punto, la Corte sostuvo:

“…Si la fecha de presentación de la solicitud es decisiva para dirimir los conflictos de derechos entre los inventores…razonablemente también lo es para definir el momento en el que ha de apreciarse el derecho aplicable al invento. Es coherente que el diferendo entre pretendientes a la patente se decida por el derecho objetivo vigente en la fecha decisiva de la presentación de la solicitud.” (Considerando 9 del voto de la mayoría).

Del precedente Unilever surge claramente que quien presentó una solicitud con anterioridad al dictado de la Resolución Conjunta, tiene derecho a que su solicitud sea analizada conforme la legislación existente al momento de la mencionada presentación.

Esta conclusión también se desprende del hecho de que el acto de concesión de una patente es meramente declarativo y no constitutivo del derecho.[9]

En consecuencia, las Pautas resultan ilegítimas pues cercenan el derecho de propiedad al restringir con carácter retroactivo la materia patentable.

c. Violación de normas de jerarquía superior

La Resolución Conjunta es inconstitucional pues contraviene normas de mayor jerarquía, como lo son el Acuerdo de los ADPIC y la Ley de Patentes.

El Convenio ADPIC, en consonancia con lo establecido por nuestra Constitución Nacional, en su art. 27 inc. 1 establece:

“…las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Una disposición similar está contenida en el art. 1º de la Ley de Patentes:

“Las invenciones en todos los géneros y ramas de la producción conferirán a sus autores los derechos y obligaciones que se especifican en la presente ley”.