Michael Groß - Der Lizenzvertrag

– Weiterhin ist es möglich, dass der Lizenzgeber sich verpflichtet, für den Fall der Erteilung des Schutzrechtes eine Lizenz einzuräumen. Dabei sollte bei Vertragsschluss klar zum Ausdruck kommen, dass die Verpflichtung zur Einräumung der Lizenz nur für den Fall der Schutzrechtserteilung besteht, also unter einer Bedingung. Tritt die Bedingung dann nicht ein, so ist der Lizenzgeber frei, ohne dass ihn eine Haftung treffen könnte. Ist im Vertrag nicht genügend bestimmt, was gewollt ist, so ist nach der Meinung von Pietzcker und Reimer im Zweifel anzunehmen, dass die Lizenz sofort erteilt ist und es somit bei der Erteilung des Schutzrechtes keiner Einräumung der Lizenz mehr bedarf. Voraussetzung für die Wirkung solcher Vereinbarungen ist immer, dass die Erfindung, für die die Lizenz eingeräumt werden soll, genügend bestimmt ist.14

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Am 1.1.2014 ist das Designgesetz15 in Kraft getreten. Die Schutzdauer beträgt bis zu 25 Jahren.16 Auch das Designgesetz sieht die Erteilung von Lizenzen (§ 31 DesignG) und somit positive Benutzungsrechte vor. In § 31 Abs. 1 DesignG wird zunächst das örtliche Gebiet (S. 1: für das gesamte Gebiet oder einen Teil des Gebiets des Bundesrepublik Deutschland) und dann (S. 2) die Art der Lizenz (ausschließliche oder nichtausschließliche Lizenz) festgelegt.

§ 31 Abs. 2 DesignG bestimmt dann, dass der Lizenzgeber aus dem eingetragenen Design gegen einen Lizenznehmer vorgehen kann, der gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrags verstößt, betreffend

– die Dauer des Lizenzvertrags,

– die Form der Nutzung des eingetragenen Designs,

– die Auswahl der Erzeugnisse, für die die Lizenz erteilt worden ist,

– des Gebiets, für das die Lizenz erteilt worden ist oder

– die Qualität der vom Lizenznehmer hergestellten Erzeugnisse.

§ 31 Abs. 3 DesignG sagt aus, dass der (nichtausschließliche) Lizenznehmer unbeschadet des Lizenzvertrags nur mit Zustimmung des Rechtsinhabers (S. 1), der ausschließliche Lizenznehmer (S. 2) dagegen, wenn der Rechtsinhaber – nach Aufforderung des Lizenznehmers nicht in angemessener Frist gegen einen Verletzer ein Verletzungsverfahren anhängig gemacht hat, selbst gegen den Verletzer vorgehen kann.

§ 31 Abs. 4 DesignG stellt klar, dass jeder Lizenznehmer zur Geltendmachung seines eigenen Schadens als Streitgenosse einer vom Rechtsinhaber erhobenen Verletzungsklage beitreten kann.

§ 31 Abs. 5 DesignG regelt dann noch, dass die Rechtsnachfolge nach § 29 oder die Erteilung einer Lizenz im Sinne des Abs. 1 nicht Lizenzen berührt, die Dritten vorher erteilt worden sind.

Diese Regelungen stellen in Deutschland eine etwas umfangreichere gesetzliche Regelung im Lizenzbereich im Rahmen von Schutzrechtsgesetzen auf, die § 30 MarkenG sehr ähnlich ist. Man darf gespannt sein, wie die Gerichte diese Regelungen aufnehmen und wie sich derartige Urteile dann auf andere Gesetze (z.B. PatG) auswirken werden.

Die neue TT-GVO bezieht „Geschmacksmuster“ in den Anwendungsbereich mit ein (Art. 1 Abs. 1b) iii)).

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Gemeinschaftserfindungen (s. § 6 PatG) entstehen weiterhin immer häufiger. Gründe hierfür sind z.B.:

– Ein Partner hat nicht genügend eigenes Know-how oder Geld, um ein neues Produkt/Verfahren allein zu entwickeln. Es müssen sich also mehrere Partner zusammenschließen.

– Aus Unwissenheit über die rechtlichen Konsequenzen, aus Gefälligkeit und um den Partner zu einer Gegenleistung zu bewegen (z.B. um einen Forschungsauftrag zu bekommen), werden dem Partner Inhaberanteile an einer Erfindung eingeräumt.

Folgende Fragen ergeben sich aus dem Entstehen von Gemeinschaftserfindungen in der Praxis immer häufiger, wenn keine vertragliche Regelung erfolgt ist (beispielhafte Aufzählung):

– Wer verwaltet die Schutzrechtsverfahren (z.B. Patentanmeldung, Erteilung, Aufrechterhaltung, Verteidigung der Rechte)? Wie erfolgt die Verwaltung? Die Verwaltung der Rechte wird in der Regel dem in dem speziellen technischen Bereich und/oder dem in derartigen Verwaltungsvorgängen erfahreneren Partner überlassen.

– In welchem Verhältnis stehen die Erfinder/Miterfinder und die Inhaber/Mitinhaber der Rechte zueinander? In welchem Verhältnis werden die Kosten für die Verwaltung der Rechte getragen?

Die Miterfindungsanteile werden von den Miterfindern festgelegt. Die Mitinhaberanteile und die Kostentragung – so die Praxis – richten sich entweder nach den Miterfindungsanteilen oder werden auf je 50 % festgelegt. Dies ergibt sich aus 597 Verträgen über gemeinschaftliche Patente. In dem Gesamtzeitraum 1988 bis 2010, in dem vom Verfasser (er war in diesem Zeitraum an ca. 10.000 Lizenzverträgen beteiligt) 3818 abgeschlossene Verträge untersucht wurden, entfielen demnach 17,04 % der Verträge auf gemeinschaftliche Patente. Im Jahr 2002 waren es 27,32 % aller Verträge.

– Wie wird das jeweilige Recht verwertet, und wie werden entsprechende Erlöse verteilt?

Im Gegensatz zu den zwei erstgenannten Fragenkomplexen gibt es sehr häufig Streitigkeiten bei der Frage der Verwertung und der Verteilung der daraus entstehenden Erlöse.

Die §§ 741 ff. BGB (Bruchteilsgemeinschaft) und prinzipielle rechtliche Erwägungen bilden die rechtliche Grundlage für die Behandlung von Gemeinschaftserfindungen. Die §§ 705 ff. BGB (Gesellschaft) sind nicht einschlägig.

Bei der Verwertung der Gemeinschaftserfindung wird danach entschieden, ob es sich um die eigene Verwertung oder die Verwertung durch einen Partner mit einem Dritten (z.B. Lizenz) handelt:

– Die eigene Verwertung ist jedem Mitinhaber gestattet, und zwar unabhängig von der Zustimmung des Mitinhabers.

– Die Verwertung durch einen Mitinhaber mit einem Dritten ist von der vorherigen Zustimmung des anderen Mitinhabers abhängig. Selbst Fischer, der jedem Mitinhaber sehr weitgehende Rechte zubilligt, geht davon aus, dass vor einer (nichtausschließlichen!) Lizenzierung der Mitinhaber zu „konsultieren“ ist.

Jeder Mitinhaber hat entsprechend seinem Anteil und dem Umfang der Benutzung durch beide Mitinhaber und durch einen Lizenznehmer einen Anspruch auf finanziellen Ausgleich. Dieser Anspruch besteht jedoch nur dann, wenn er durch Vertrag, Beschluss (der Mitinhaber) oder Urteil festgelegt wird.

Wenn ein Mitinhaber selbst nicht verwertet (produziert), ist er auf die Verwertung durch Dritte (z.B. Lizenznehmer) angewiesen. Er unterliegt damit der Pflicht, vor der Verwertung durch Dritte die Zustimmung zu dieser Verwertung von dem Mitinhaber einzuholen. Da die gerichtliche Geltendmachung finanzieller Ausgleichsansprüche zu zeitaufwendig und zu kostspielig ist, ist ein nicht selbstverwertender Mitinhaber eines Rechts auf eine vertragliche Vereinbarung angewiesen. Generell empfiehlt es sich, unabhängig davon, ob ein oder beide Mitinhaber verwerten, eine detaillierte vertragliche Regelung insbesondere zu der Art und dem Umfang der Nutzungsrechte, zur Höhe der Mitinhaberschaft und der (anteiligen) Kosten und Erlöse zu vereinbaren. Ein Vertragsvorschlag ist in der Checkliste (Anhang I) enthalten.

Die finanziellen Ansprüche werden sehr oft vertraglich auf den Ausgleich von Lizenzeinnahmen beschränkt. An den Erlösen der Mitinhaber aus eigener Verwertung wird der andere Vertragspartner ebenfalls beteiligt.

Demgegenüber kann jeder Mitinhaber seinen Anteil an z.B. der Erfindung ohne Zustimmung des Mitinhabers veräußern und auch Klage erheben.

In den USA kann dagegen jeder Mitinhaber einer Erfindung ohne Zustimmung des anderen Mitinhabers eine Lizenz erteilen, jedoch nur mit dessen Zustimmung klagen.17

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Auch Gegenstände, für die kein Schutzrecht erworben werden kann, können Dritten durch einen sog. Know-how-Vertrag zur Verwertung überlassen werden.18 Der Begriff des Know-how kann dabei wie folgt definiert werden: Es ist Wissen, das nicht durch gewerbliche Schutzrechte geschützt ist. Meist liegt ein Geheimnis vor. Dies ist jedoch nicht Voraussetzung. Es kommt darauf an, ob der Know-how-Nehmer ohne einen Vertrag Zugang zu diesem Wissen hat. Neben technischem Wissen kommen auch kaufmännische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse in Betracht. Unter Know-how sind daher technische, kaufmännische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Erfahrungen zu verstehen, deren Benutzung dem Know-how-Nehmer Produktion und Vertrieb von Gegenständen, aber auch sonstige betriebliche Tätigkeiten, wie Organisation und Verwaltung, gestattet bzw. ermöglicht. Auch Verträge über zum Patent angemeldete Erfindungen, die noch nicht offengelegt worden sind, sind als Know-how-Verträge zu werten. Solange eine Veröffentlichung nicht vorgenommen worden ist, liegt ein Geheimnis vor, das Gegenstand eines Know-how-Vertrages sein kann. Mit der Offenlegung tritt an die Stelle des Geheimnisses der vorläufige Schutz, der veröffentlichten Patentanmeldungen gewährt wird. Der Know-how-Vertrag wird von diesem Zeitpunkt an umgewandelt in einen Lizenzvertrag für ein vorläufiges Schutzrecht; mit der Patenterteilung wird er zum Patentlizenzvertrag.19