Michael Groß - Der Lizenzvertrag

Die sog. Wiedervereinigung hatte erhebliche Auswirkungen auf den gewerblichen Rechtsschutz, das Urheberrecht sowie das Markenrecht. Im Mittelpunkt der Änderungen stand das Erstreckungsgesetz.23

Zum Nutzen der Industrie sollte auch die Ergebnisverwertung der öffentlich geförderten Forschung und Entwicklung zukünftig effektiver geregelt werden.24 Diese Zielsetzung bedarf jedoch angesichts mangelhafter Koordinierung der Projekte in der Vergangenheit, der zu geringen Laufzeit und Finanzierung der Projekte und der nach wie vor fehlenden personellen, finanziellen und organisatorischen Ausstattung insbesondere der Universitäten erheblicher weiterer Initiativen der öffentlichen Hand in Zusammenarbeit mit der Industrie.

Auch das AGB-Recht ist bei IP-Verträgen immer mehr im Fokus, nicht zuletzt neben rechtlichen Erwägungen auch aufgrund der immer wieder verwendeten Vertragsmuster und Textbausteine.25

Immer mehr wird es auch Konstellationen geben, die die Überschneidung und Verknüpfung unterschiedlicher Rechte beinhalten. Der Autor hat dies in den letzten drei Jahrzehnten sehr intensiv bei MP3, AAC und in den letzten Jahren bei EVS, 5G, IoT und beim 3D-Druck erlebt: Insbesondere Patente, Softwareurheberrechte und Know-how sind in dieser Kombination immer relevanter.26

1Vgl. Stumpf, GRUR Int. 1977, 441 ff.; Pioch, GRUR Int. 1982, 610, und Rahn, GRUR Int. 1982, 577, zur Bedeutung des Lizenzvertrags im Verhältnis BRD – Japan; vgl. auch die Richtlinien der japanischen Fair Trade Commission zu Patentlizenz- und Knowhow-Verträgen v. 15.2.1989, GRUR Int. 1989, 858, GRUR Int. 1990, 889, und den Wortlaut mit Kommentar von Ohara, IIC 1990, 645, die Guidelines for Patent and Know-how Licensing Agreements v. 30.7.1999, siehe Anhang II.4. und die Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, 12.1.2017, U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission, siehe Anhang II.3. 2Vgl. ABl. L 123 v. 27.4.2004, 11; Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, Statistische Sonderveröffentlichung 12 „Technologische Dienstleistungen in der Zahlungsbilanz“, Juni 2008, 1 ff.; Deutsche Bundesbank, Technologietransfer im Außenwirtschaftsverkehr Deutschlands, Struktur und Tendenzen im Bereich Patente, Forschung und Entwicklung, 1990 bis 2009, Stand: Mai 2011, www.bundesbank.de, und Henn, Rn. 1 ff. 3Im Rahmen der Ausarbeitung eines UNCTAD-Verhaltenscodex für den Technologietransfer. 4Aruscha-Deklaration v. 26.2.1979, Item 13a, International code of conduct on the transfer of technology, Pkt. 1; siehe auch OECD TD/TC/WP (2002) 42/FINAL, 28.5.2003, zu diesem Thema. Siehe auch Godt mit Unterstützung von T. Marschall, Equitable Licensing, 2010; dies., GRUR Int. 2011, 377 ff., sowie Suman Sahai, Bt-Baumwolle vor Gericht, www.gen-ethisches-netzwerk.de, 21.9.2009, GID 176 – Sep 2009, S. 5 ff., und Würtemberger, GRUR 2009, 378 ff., als (aktuelle) Beispiele für den Spagat, einerseits möglichst viele Menschen an den Ergebnissen öffentlicher Forschung teilhaben zu lassen und andererseits patentgeschützte Produkte zu verwerten. Vgl. auch Klopschinski, GRUR Int. 2011, 195 f., der u.a. auf Überlegungen der OECD, The Emerging Patent Marketplace (https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-emerging-patent-marketplace_218413152254, zuletzt abgerufen am 18.12.2019), die über IP Investment Banks, die sich mit dem Handel von Patenten befassen sollen, und aus 2017 die IP-Statistik der OECD (http://oe.cd/ipstats, zuletzt abgerufen am 18.12.2019) und den Final Report der UNEP/EPA/ICTSD 2010, Patents and clean energy: bridging the gap between evidence and policy. Im Bereich Biologie/Gentechnik stellt sich immer häufiger die Frage der Zulässigkeit der Nutzung von genetischem Material in Forschung und Entwicklung und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Rechte des geistigen Eigentums; vgl. hierzu Kock/Zech, GRUR 2017, 1004 ff.; Zech, GRUR 2018, 881 ff.; Poggi, GRUR Int. 2019, 1016 ff. Siehe auch zu Medizinprodukten: Schmidt/Oser, GRUR Int. 2019, 737 ff. 5Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, S. 1 ff., 9; siehe auch zu Lizenzinformationssystemen Reinelt, GRUR 1985, 173; ders., GRUR 1986, 504; zur Bedeutung von Erfindungen aus der Rüstungsindustrie Koch, BB 1989, 1138; zur Bedeutung des Erfindungs-, Patent- und Lizenzwesens in deutschen Großforschungseinrichtungen vgl. Gottlob, GRUR Int. 1991, 885; Weiden, GRUR 2013, 1113; vgl. auch Weiden, GRUR 2013, 602 f. und Wündisch/Hoffmann, GRUR Int. 2011, 789 ff. 6Vgl. Stumpf, GRUR Int. 1977, 441; „Honda will mehr Geld von BMW, ... rund 1 Milliarde DM aus Lizenzgebühren und Teilelieferungen ...“, Süddeutsche Zeitung, 25.2.1994; siehe zu Lizenzgebührenzahlungen in der Pharmabranche z.B. www.biospace.com; Heide, GRUR Int. 2004, 913 ff.; Trimborn, Mitt. 2006, 352 ff.; siehe auch Kühl/Sasse, Mitt. 2007, 121 ff.; Fabry/Ernst, Mitt. 2007, 126 ff. 7Vgl. im Einzelnen Rn. 537 ff., 582 ff. 8Vgl. Beier, GRUR Int. 1979, 234; Oppenländer, GRUR Int. 1982, 598 ff.; vgl. auch Beier, GRUR Int. 1990, 219, und BPatG, 7.6.1991 „Human-Immuninterferon“, Mitt. 1991, 243, sowie Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 des EPA, 3.10.1990 „Krebsmaus Harvard II“, GRUR Int. 1990, 978. Vgl. auch Frietsch, Entwicklung des int. Patentaufkommens, Studien zum deutschen Innovationssystem Nr. 12/2004, www.isi.fraunhofer.de. 9§ 23 PatG Abs. 1 Satz 1; vgl. dazu auch Eggert, GRUR 1972, 231; allerdings hat Oppenländer, GRUR 1977, 362, 370, in einer Ifo-Untersuchung keine Bedeutung der Erklärung der Lizenzbereitschaft für das Zustandekommen von Lizenzverträgen feststellen können; EuGH, 27.10.1992 „Generics/Smith Kline and French Laboratories“, GRUR Int. 1995, 144 ff.; BPatG, 12.1.1994, GRUR 1994, 605 f.; EPA, 17.9.1992, GRUR Int. 1994, 746; OLG Nürnberg, 18.7.1995, GRUR 1995, 48; BPatG, 20.3.1996, GRUR 1996, 477 f.; zur Rücknahme gem. § 23 Abs. 3, 7. PatG Mitt., 2004, 218; zu den Patentkosten vgl. GRUR Int. 1995, 579 „Kosten des Patentschutzes in Europa“ m.w.N.; Weiden, GRUR 2019, 488 f. 10Für die meisten Länder bildet die Grundlage hierfür die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums v. 20.3.1883, die in Art. 5A Abs. 4 festlegte, dass eine Zwangslizenz vorgesehen werden kann, wenn das Patent mindestens drei Jahre ab Erteilung nicht ausgeübt worden ist. Dementsprechend schreibt das deutsche Patentgesetz v. 16.12.1980 in § 24 Abs. 1 vor: „Weigert sich der Patentsucher oder der Patentinhaber, die Benutzung der Erfindung einem anderen zu gestatten, der sich erbietet, eine angemessene Vergütung zu bezahlen und Sicherheit dafür zu leisten, so ist diesem die Befugnis zur Benutzung zuzusprechen (Zwangslizenz), wenn die Erlaubnis im öffentlichen Interesse geboten ist. Die Erteilung der Zwangslizenz ist erst nach Erteilung des Patentes zulässig. Die Zwangslizenz kann eingeschränkt erteilt und von Bedingungen abhängig gemacht werden“; vgl. auch Rn. 349 ff. und z.B. EuGH, 18.2.1992, EuZW 1993, 638 ff. = GRUR Int. 1994, 227 ff.; EuGH, 18.2.1992, EuZW 1993, 646; EuGH, 27.10.1992, Mitt. 1993, 91 f.; BPatG, 15.12.1995, Mitt. 1996, 240 f. bzgl. einer einstweiligen Verfügung in einer Zwangslizenzsache = GRUR 1996, 870; BPatG, 7.6.1991 „Human-Immuninterferon“, Mitt. 1991, 243 ff. = GRUR 1994, 98 ff.; BGH, 11.7.1995, NJW 1996, 782 ff. = Mitt. 1995, 274 ff. = GRUR 1996, 109 ff. = GRUR Int. 1996, 58 ff., und insoweit ergänzend zur (lizenzgebührenfreien) Nutzung von Patenten bei klinischen Versuchen Hieber, GRUR 1996, 440 ff. m.w.N., und auch Pagenberg, GRUR 1996, 736 f. m.w.N.; BGH, 5.12.1995 „Polyferon“, „Human-Immuninterferon“, Mitt. 1996, 82 = NJW 1996, 1593 = GRUR Int. 1996, 948 ff. = GRUR 1996, 190 ff., und Viefhues, Mitt. 1995, 141 ff., zur Erteilung von Zwangslizenzen im europäischen Binnenmarkt; siehe auch VO (EG) Nr. 816/2006 v. 17.5.2006 über Zwangslizenzen für Patente an der Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen für die Ausfuhr in Länder mit Problemen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, ABl. L 157, 1 v. 9.6.2006 = GRUR Int. 2006, 1001 ff.; siehe auch Kapitel E. Fn. 134 ff. m.w.N. BPatG, 31.8.2016 „Isentress“, Mitt. 2017, 234 ff. = GRUR 2017, 373 ff.; BPatG, 21.11.2017 „Isentress II“, Mitt. 2018, 545, 555 f., und dazu Holtorf, BPatG: Höhe der Lizenzgebühr für patentrechtliche Zwangslizenz, GRUR-Prax 2018, 307; BGH, 11.7.2017, „Raltegravir“, Mitt. 2017, 403 ff. = GRUR 2017, 1017 ff. und dazu Holtorf/Traumann, GRUR-Prax 2018, 295 ff.; BPatG, 6.9.2018 „Praluent“, Mitt. 2019, 117 ff.; BGH, 4.6.2019, „Alirocumab“, GRUR 2019, 1038 ff. 11BGBl. 1970 II, 391. 12BGBl. 1970 II, 293. 13ABl. 1976 Nr. L 17, 1, welches noch nicht in Kraft getreten ist. 14Vgl. §§ 46 bis 48 GPÜ; Henn, 4 f. 15Vgl. Entschließung über eine gemeinsame Regelung für die Erteilung von Zwangslizenzen an Gemeinschaftspatenten, abgedruckt in GRUR Int. 1976, 249. 16Vgl. DB 1957, 326. 17Gesetz über Arbeitnehmer-Erfindungen v. 25.7.1957 in BGBl. 1957 I, 756. Vgl. §§ 7 Abs. 2, 14 Abs. 2 u. 3, 16 Abs. 3 ArbEG; BGH, Urt. v. 24.1.2011, GRUR 2011, 409 ff. – Deformationsfelder, zur verneinten Nichtangriffsverpflichtung eines durch Miterfinder berechtigten Dritten; OLG Düsseldorf, Urt. v. 8.3.2012, GRUR-RR 2012, 319 ff. – Einstieghilfe für Kanalöffnungen zur Patentinhaberschaft einer Bruchteilsgemeinschaft BGH, Urt. v. 18.6.2013, Mitt. 2013, 551 ff. – Flexibles Verpackungsbehältnis zu den Voraussetzungen der Zuerkennung des (Mit-)Erfinderstatus; Hellebrand, Definition und Bewertung des miterfinderischen Beitrags, Mitt. 2013, 432 ff. Siehe auch Trimborn, Teil I, Mitt. 2018, 482 ff. und Teil II, Mitt. 2018, 531 ff. und den Überblick über Arbeitnehmererfinderrecht in einem internationalen Kontext („Employee Inventions Around The World“) in les Nouvelles, June 2017, 90 ff.; siehe auch Schlimme, Teil I, Mitt. 2019, 102 ff. und Teil II, Mitt. 2019,158 ff.; DPMA Schiedsstelle, Einigungsvorschlag 15.11.2017 – Arb.Erf. 30/16, Mitt. 2019, 296 ff. zu Lizenzgebühren bei Second-Source-Lizenzverträgen, wobei die Schiedsstelle (wie vor, S. 298 f.) bei einem Second-Source-Lizenzvertrag ziemlich willkürlich von „deutlich höher ausfallenden“ Lizenzgebühren als bei „normalen“ marktüblichen Lizenzverträgen aus. Als Begründung dient die Vermutung, dass der Second-Source-Lizenzgeber zur Kompensierung „entgangene Gewinne nach Möglichkeit durch Abschöpfung der beim ebenfalls lieferberechtigten Wettbewerber anfallenden Gewinne zu kompensieren. Dies kann nur dann gelingen, wenn er im Second-Source-Lizenzvertrag zu seinen Gunsten Bedingungen vereinbart, die für ihn deutlich vorteilhafter als solche sind, die er üblicherweise in einem Lizenzvertrag durchsetzen könnte. Auf der anderen Seite wird der Wettbewerber ihm nachteilige Lizenzvertragsbedingungen in einem solchen Fall akzeptieren, solange er dadurch wenn auch geringere Umsatzmargen als üblicherweise vereinnahmen kann. Denn letztlich ist dies gleichwohl leicht verdientes Geld“. Weiter wird davon ausgegangen, dass bei einem Second-Source-Vertrag von einem „umgekehrten Verhältnis von Lizenzbelastung und verbleibenden Gewinnen, d.h. 3:1 bis 4:1“ ausgegangen. Die Schiedsstelle kommt dann im Automobilbereich letztlich zu Lizenzgebühren von 0,25 bzw. 0,75 % bei den beiden Lizenzverträgen, die sie zu bewerten hatte, und gesteht dann selbst zu, dass diese Sätze auch bei der Automobilindustrie „keine besonders hohen Komplexlizenzsätze sind“. Aufgrund zahlreicher Vermutungen wird also eine mithin willkürliche Begründung für auch im Automobilbereich sehr niedrige Lizenzgebührensätze geliefert. Auch dieses Beispiel zeigt einmal mehr, dass sehr hohe Vorsicht bei der Vergleichbarkeit von der Schiedsstelle veröffentlichten und in der Praxis tatsächlich vereinbarten Lizenzgebührensätzen angebracht ist. Siehe auch die Übersicht von Trimborn, Mitt. 2019, 325 ff., wobei diese Übersicht sich mithin im Wesentlichen mit Lizenzgebührensätzen i.V.m. der Bestimmung von Arbeitnehmerfindungsvergütungen befasst. 18Vgl. Beilage BAnz. Nr. 156; siehe zur Novellierung des § 42 ArbEG BGBl. I, 414; Fleuchaus/Braitmayer, GRUR 2002, 653 ff.; Bartenbach/Volz, GRUR 2002, 743 ff.; Post/Kuschka, GRUR 2003, 494 ff.; Franke und andere in VPP-Rundbrief Nr. 2/2004, 49 ff.; BGH, 18.9.2007, WRP 2008, 245 ff. = Mitt. 2008, 87 ff. = GRUR Int. 2008, 251 ff. und dazu Beyerlein, Mitt. 2008, 67; Stallberg, GRUR 2007, 1035 ff.; Mitt. 2008, 67 ff. Internationaler Überblick: Trimborn/Fabry, Mitt. 2009, 529 ff.; nationaler Überblick: Bartenbach/Volz, 50 Jahre Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, GRUR 2008, Beilage Nr. I 4/2008 zu Heft 4/2008; Bartenbach/Volz, GRUR 997 ff.; Heerma/Maierhöfer, GRUR 2010, 682 ff.; BGH, Urt. v. 12.4.2011, Mitt. 2011, 377 ff. – Initialidee = GRUR 2011, 733 ff.; LG München I, Urt. v. 7.3.2011, CR 2012, 356 ff. – Lizenzanalogie bei Arbeitnehmererfindungen; BGH, Urt. v. 6.3.2012, Mitt. 2012, 285 ff. – antimykotischer Nagellack = GRUR-Prax 2012, 261; Slopek, Geistiges Eigentum in FuE-Verträgen zwischen Unternehmen und Hochschulen, Mitt. 2013, 26 ff.; BGH, Urt. v. 5.2.2013, Mitt. 2013, 244 ff. – Genveränderungen; Trimborn, Mitt. 2013, 537 ff.; Bartenbach, VPP-Rundbrief Nr. 4/2013, 150 ff.; DPMA Schiedsstelle, ArbEG 3 9 – Erfindungswert bei Verwertung der Erfindung durch Lizenzvergabe, Mitt. 2019, 420; Klass, GRUR 2019, 1103. 19Während eine solche Vereinbarung nach deutschem Kartellrecht unproblematisch ist (vgl. z.B. BGH, 17.10.1968 in WuW/E 988), ist bei grenzüberschreitendem Warenverkehr im Gemeinsamen Markt zu beachten, dass die EG-Kommission auch derartige Nichtangriffsklauseln als Verstoß gegen Art. 81 Abs. 1 EGV ansah (vgl. dazu Entscheidung der Kommission v. 10.1.1979, GRUR Int. 1979, 212; Bulletin Nr. 6/82, 33 in DB 1983, 36) und ansieht: Zu der Frage der Nichtangriffsabrede generell vgl. unten Rn. 557, 795 ff. 20ABl. 1991 L 122, 42 ff., BGBl. I, 910; vgl. zur Richtlinie über Softwarepatente z.B. Blind/Edler/Nack/Straus sowie GRUR Int. 2004, 531. Grützmacher, CR 2011, 697 ff.; Hartung/Busche, CR 2011, 705 ff.; BGH, Beschl. v. 3.2.2011, Mitt. 2011, 197 ff. – UsedSoft; EuGH, Urt. v. 3.7.2012 – Rs. C-128/11 – Used Soft GmbH vs. Oracle International Corp., CR 2012, 498 ff. = Cri 2012, 116 und dazu insbesondere Hilty, CR 2012, 625 ff.; Bartsch, CR 2012, 141 ff.; LG Berlin, Urt. v. 8.11.2014, CR 2012, 152 ff. und dazu Kreutzer, CR 2012, 146 ff.; siehe auch S. Marschall, Expertenbeiträge, Mai 2019, 11 ff.; Lederer, GRUR-Prax 2019, 152 ff.; Grützmacher/Heckmann, CR 2019, 553 ff.; Stellungnahme des GRUR-Fachausschusses für Urheber- und Verlagsrecht zur Umsetzung der EU-RL im Urheberrecht (DSM-RL (EU) 2019/790 und Online-Sat-Cab-RL (EU) 2019/789), GRUR 2019, 1140 ff.; Dreier, GRUR 2019, 771 ff. 21MarkenG v. 25.10.1994, BGBl. I, 3082, ber. durch BGBl. 1995 I, 156, geändert durch Gesetz v. 19.7.1996, BGBl. I, 1014. DesignG v. 24.2.2014, BGBl. I, 122. Vgl. auch Kapitel P. 22Vgl. die Datenbankrichtlinie 96/9/EG v. 11.3.1996, ABl. Nr. C 156 v. 23.6.1992, 4; ABl. Nr. C 308 v. 15.11.1993, 1, ABl. Nr. C 19 v. 25.1.1993, 3; ABl. Nr. L 77 v. 27.3.1996, 28 ff. 23Entwurf des Erstreckungsgesetzes, BT-Drucks. 12/1399 v. 30.10.1991, 1 ff. = GRUR 1992, 760 ff.; ErstrG v. 23.4.1992, GRUR 1992, 749 ff.; Mühlendahl, GRUR 1990, 719 ff.; Brändel, GRUR 1992, 653 ff.; Mühlendahl/Mühlens, GRUR 1992, 725 ff.; Richter, GRUR 1992, 591; Stögmüller, GRUR Int. 1993, 32 ff.; Vogt, NJW 1993, 2845 ff.; Sefzig, GRUR 1993, 711 ff.; Loewenheim, GRUR 1993, 934 ff.; Rojahn, GRUR 1993, 941 ff.; Chrocziel, les Nouvelles 1993, 102 ff.; LG Nürnberg-Fürth, 13.1.1993, Mitt. 1994, 25 ff.; Paul, Mitt. 1994, 141 ff.; Schiedsstelle DPA, 6.10.1992, GRUR 1994, 608 ff.; 4.2.1993, GRUR 1994, 611 ff.; 4.6.1993 GRUR 1994, 615 ff. m. Anm. von Bartenbach/Volz, GRUR 1994, 619 ff.; zum Markenrecht vgl. z.B. BGH, 14.5.1992, GRUR 1993, 403 ff. und BGH, 3.11.1994, NJW 1995, 2724; auch Benkard, PatG, Rn. 2, 33, 37, 65, 96 zu § 15. 24Ullrich, Mitt. 1997, 80 ff.; die Kommission hat anscheinend bzgl. der Auftragsforschung versäumt, dem Auftragnehmer ein unterlizenzierbares Nutzungsrecht zuzubilligen. Nur bei einer Unterlizenzierbarkeit gibt es neue Auftragsforschung mit Dritten! 25Z.B. Grohmann, GRUR-Prax 2019, 27 ff. 26Vgl. zu IoT etc. z.B. Schmoll/Graf Ballestrem/Hellenbrand/Soppe, GRUR 2015, 1041 ff.; Graf Ballestrem, Mitt. 2016, 358 ff.; Häuser, Deutscher AnwaltSpiegel, Ausgabe 5/8.3.2017, 3 ff.; Bérubé-Coté/Sevim Süzeroglu-Melchiors, Mitt. 2017, 447 ff.; Rektorschek, Mitt. 2017, 438 ff., Brunner, Mitt. 2017, 444 ff.; Blanke-Roeser, GRUR 2017, 467 ff.; Kiparski/Sassenberg, CR 2018, 596 ff.; Hartmann/Prinz, WRP 2018, 1431 ff.; Garde, GRUR Int. 2018, 1132 ff. und insbesondere die Dissertation von Probst, 3D-Druck trifft auf Urheber-und Patentrecht, 1 ff.