Michael Groß - Der Lizenzvertrag

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Wettbewerbsverbote wurden häufig in Lizenzverträgen für die Zeit nach Beendigung des Lizenzvertrages vorgesehen, insbesondere auch für den Fall, dass das Schutzrecht erlischt. So wurde dem Lizenznehmer z.B. verboten, für die Dauer von 5 Jahren nach Vertragsende auf dem vom Lizenzvertrag erfassten technischen Gebiet in irgendeiner Weise tätig zu werden.221

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Derartige Verbote sind aus kartellrechtlichen Gesichtspunkten zum größten Teil nicht mehr zulässig.222 Der Lizenzgeber kann jedoch an solchen Vereinbarungen ein berechtigtes Interesse haben, soweit es sich um mitgeteilte Geheimnisse handelt. Diese spielen vor allem bei Lizenzverträgen über nicht geschützte Erfindungen eine erhebliche Rolle, bei denen die Leistung des Lizenzgebers darin besteht, dass er dem Lizenznehmer das „Know-how“ mitteilt.223 Dasselbe gilt auch für Patentlizenzverträge, wenn zusätzlich zur Einräumung eines Benutzungsrechts Erfahrungen mitgeteilt werden, die über das in der Patentschrift Offenbarte hinausgehen. Diese Erfahrungen können von größerer Bedeutung als das Schutzrecht selbst sein. Von Erfahrungen kann allerdings nicht gesprochen werden, wenn es sich lediglich um die Ergänzung einer mangelhaften Erfindungsbeschreibung handelt. Der Lizenzgeber ist zwar bis zu einem gewissen Grad durch § 18 UWG geschützt,224 wobei schon bei Lizenzverträgen für das Ausland zweifelhaft ist, wieweit ein solcher Schutz durchgreifen kann. Auch kann dem Lizenznehmer, wenn neben dem lizenzierten Schutzrecht auch Betriebsgeheimnisse überlassen wurden, nach Beendigung des Lizenzvertrages die Fortbenutzung der überlassenen Betriebsgeheimnisse untersagt werden.225 Dennoch reicht dieser Schutz in der Praxis nicht aus, da der Lizenznehmer die Möglichkeit zur Umgehung hat. Der Lizenznehmer kann z.B. eine ähnliche Maschine bauen. Hier ist es für den Lizenzgeber äußerst wichtig, den Nachweis zu erbringen, dass der ehemalige Lizenznehmer von den mitgeteilten Erfahrungen usw. in unbefugter Weise Gebrauch gemacht hat. Gerade weil der Lizenzgeber kaum den Nachweis erbringen kann, dass der Lizenznehmer die überlassenen Betriebsgeheimnisse unbefugt verwertet, wäre daher ein Wettbewerbsverbot, nach dem es dem Lizenznehmer für eine bestimmte Zeit untersagt ist, sich auf einem bestimmten Produktionsgebiet zu betätigen, an sich eine vernünftige Lösung. Im Hinblick auf die erwähnte kartellrechtliche Problematik wäre aber ggf. auch an eine Umkehr der Beweislast zu denken, d.h. der Lizenznehmer müsste im Streitfall den Nachweis erbringen, dass er die überlassenen Erfahrungen nicht unrechtmäßig verwertet hat.

209Vgl. BGH, 3.2.1959, GRUR 1959, 528 ff.; Benkard, PatG, Rn. 203 zu § 15; siehe auch Pagenberg/Beier, S. 312.; Henn, Rn. 355. 210Vgl. dazu unten Rn. 537 ff., 549 f., 554, 582 ff., 637. Vgl. auch Benkard, PatG, Rn. 205, 246 ff. zu § 15; Emmerich, in: Immenga/Mestmäcker, Rn. 190 zu § 20 GWB a.F. 211Wie vor. 212Benkard, PatG, Rn. 204 zu § 15; Kraßer, GRUR Int. 1982, 324, 341; Henn, Rn. 357. 213Vgl. BGH, 16.10.1962, GRUR 1963, 207, 211; BGH, 10.10.1974, GRUR 1975, 206; Benkard, PatG, Rn. 204 zu § 15 m.w.N. aus Rechtsprechung und Literatur; Henn, Rn. 358 f.; das neue UWG gilt ab 8.7.2004. 214Vgl. dazu näher Stumpf, Der Know-How-Vertrag, Rn. 217. 215BGH, 12.2.1980, GRUR 1980, 750. 216Vgl. BGH, 11.7.1974, GRUR 1975, 254. 217Kraßer, GRUR Int. 1982, 341; Benkard, PatG, Rn. 203 zu § 15; Henn, Rn. 358, 360. 218Vgl. auch Rn. 132; vgl. Benkard, PatG, Rn. 204 zu § 15. 219Vgl. hierzu Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, S. 671 ff. 220OLG München, 31.3.1955, WRP 1955, 223; vgl. auch OLG Hamburg, 16.10.1980, „glide window“, WuW/E 1981, 281. 221BKartA, TB 1976, 102 ff. 222Vgl. Fn. 210. 223Vgl. dazu Stumpf, Der Know-How-Vertrag, Rn. 161. 224Vgl. Rn. 219, 181. 225BGH, 12.2.1980, GRUR 1980, 750, 751; Benkard, PatG, Rn. 203 zu § 15.

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Weder den Inhaber einer ausschließlichen noch den einer einfachen Lizenz wird man als berechtigt ansehen können, die Lizenz zu übertragen.226 Da die Auffassungen hierüber insbesondere bei ausschließlichen Lizenzen nicht einheitlich sind, sollten die Parteien ausdrückliche Vereinbarungen treffen, wenn sie die Veräußerung ausschalten wollen. Allerdings wird man bei einem engen Vertrauensverhältnis der Vertragspartner auch ohne ausdrückliche Regelung die Übertragung zumindest als stillschweigend ausgeschlossen ansehen können.227

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Ist der Vertragspartner eine Einzelperson, so reicht es nicht aus, die Veräußerung zu untersagen, wenn auch die Erbfolge ausgeschlossen sein soll.228 Dies muss vielmehr zusätzlich vereinbart werden. Soll die Vererbung zulässig sein, so kann es zweckmäßig sein, für den Erbfall ein Kündigungsrecht des Lizenzgebers vorzusehen. U. U. kann das Kündigungsrecht auch auf das Vorliegen bestimmter Umstände beschränkt werden. Auch die Frist, in der gekündigt werden kann, sollte festgelegt werden. Hierbei ist auf den Einzelfall abzustellen.

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Der Ausschluss der Übertragbarkeit der Lizenz einer Gesellschaft gegenüber, die Lizenznehmerin ist, führt nicht dazu, dass bei Wechsel der Inhaber derselben die Lizenz erlischt.229 Es kann aber für den Lizenzgeber von Bedeutung sein, wer den maßgebenden Einfluss in der Gesellschaft hat. Zur Sicherung vor unliebsamen Überraschungen kann daher vorgesehen werden, dass bei Wechsel der Gesellschafter oder in der Geschäftsführung oder bei wesentlicher Änderung des Gesellschaftsvertrages dem Lizenzgeber Mitteilung zu machen ist und dass dieser ein Recht zur außerordentlichen Kündigung hat, wenn ihm die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses aufgrund der ihm mitgeteilten Änderung nicht zumutbar ist (s. auch §§ 543 Abs. 1, 314 Abs. 1 Satz 2 BGB n.F.).

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Was unter einer Betriebslizenz zu verstehen ist, ist nicht immer eindeutig.230 Es ist daher davon abzuraten, eine Lizenz lediglich als Betriebslizenz zu bezeichnen. Die Vertragspartner müssen vielmehr im Einzelnen ausführen, was gemeint ist. Bei einer Einzelperson oder einer Einzelfirma als Lizenznehmer kann z.B. vorgesehen werden, dass diese die Lizenz nur in einem bestimmten Betrieb verwerten darf und dass die Lizenz bei Veräußerung des Betriebes mitübertragen werden darf und muss. Dabei ist es ratsam, näher auszuführen, was unter Veräußerung des Betriebs zu verstehen ist. Die Veräußerung der Firma mit Aktiva und Passiva ist in diesen Fällen meist nicht das Ausschlaggebende, sondern die Veräußerung einer bestimmten Fabrikationsstätte oder Fabrikationsanlage. Wäre es anders, so brauchte nur auf die Firma abgestellt zu werden. Für den Erbfall käme in Betracht, dass diejenigen Erben in den Vertrag eintreten, die die im Vertrag bestimmten Anlagen übernehmen.

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Ist Vertragspartner eine Gesellschaft, so hat die Betriebslizenz vor allem für den Fall Bedeutung, dass die Lizenz an einen von mehreren Betrieben geknüpft werden soll. Hier empfehlen sich möglichst detaillierte Regelungen, da sich zahlreiche Fragen ergeben können, z.B. was bei Verlegung des Betriebes gelten soll.

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Im engen Zusammenhang mit der Übertragung einer Lizenz steht die Erteilung von Unterlizenzen.231 Sie sind von der Hauptlizenz mit oder ohne besondere Zustimmung des Lizenzgebers abgeleitete Lizenzen, jedoch rechtlich in sich selbstständige Verträge. Ist die Hauptlizenz unwirksam oder wird sie unwirksam bzw. beendet, tritt die Unterlizenz automatisch außer Kraft.232 Da die Rechtsprechung233 und die herrschende Meinung in der Literatur234 bei der ausschließlichen Lizenz das Recht des Lizenznehmers zur Erteilung von Unterlizenzen bejahen, ist dieses Recht, wenn es nicht bestehen soll, auszuschließen. Im Maschinenbau ist es üblich, die Vergabe von Unterlizenzen auch bei der ausschließlichen Lizenz von der Genehmigung bzw. Zustimmung des Lizenzgebers abhängig zu machen. Durch einen Ausschluss des Rechtes zur Erteilung von Unterlizenzen235 oder durch eine Einschränkung dieses Rechtes236 wird der Charakter der ausschließlichen Lizenz nicht verändert.237