Michael Groß - Der Lizenzvertrag

166

Eng mit der Ausübungspflicht verknüpft sind die mit der Verbesserung im Zusammenhang stehenden Fragen. Wertheimer nimmt sogar an, dass sich aus der Ausübungspflicht auch die Pflicht, Verbesserungen vorzunehmen, ergebe.133 Rasch geht nicht ganz so weit. Er unterscheidet zwischen Verbesserungen im eigentlichen Sinn und Verbesserungen, die lediglich die vorausgesetzte Ausführbarkeit der Erfindung betreffen. Im ersten Fall verneint er die Pflicht des Lizenznehmers, auf Verbesserungen bedacht zu sein, im letzten Fall bejaht er sie dagegen.134

167

Grundsätzlich besteht eine Pflicht des Lizenznehmers, auf Verbesserungen bedacht zu sein, nicht, weil es an sich die Aufgabe des Lizenzgebers ist, den Lizenzgegenstand so zur Verfügung zu stellen, dass er technisch ausführbar ist.135 Durch Vertrag kann jedoch etwas anderes bestimmt werden. So finden sich Klauseln, wonach die Vertragspartner verpflichtet sind, auf Verbesserungen bedacht zu sein und sich diese gegenseitig zur Verfügung zu stellen. Da im Allgemeinen beide Vertragspartner berechtigtes Interesse daran haben, den Anschluss an den technischen Fortschritt zu behalten, sind derartige Vereinbarungen weit verbreitet. Bei dem Abschluss derartiger Vereinbarungen sollte allerdings beachtet werden, dass die Rechtsprechung solche Vereinbarungen über Verbesserungen gewöhnlich eng auszulegen pflegt.136

168

Aber auch ohne ausdrückliche Vereinbarung kann sich aus dem Inhalt des Lizenzvertrages ergeben, dass der Lizenznehmer gehalten ist, auf Verbesserungen bedacht zu sein. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn sich die Parteien darüber einig sind, dass die der Lizenz zugrunde liegende Erfindung noch nicht ausgereift ist. Hier hat der Lizenznehmer, wenn eine Ausübungspflicht besteht, die Pflicht, weitere Entwicklungsarbeiten vorzunehmen.137 Eine derartige Pflicht kommt auch bei Verträgen in Betracht, bei denen sich beide Vertragspartner bereit erklären, alles zu tun, um den Absatz des Lizenzgegenstandes zu fördern.

169

Eine weitere Frage ist, inwieweit der Lizenznehmer Neuerungen und Verbesserungen bei der Herstellung des Lizenzgegenstandes verwerten darf. Lüdecke meint hierzu, dass dies vom Lizenzgeber nicht verhindert werden könne. Dies entspricht der herrschenden Lehre.138 Es können aber Umstände vorliegen, aufgrund derer der Lizenzgeber ein Interesse daran hat, dass der Lizenznehmer nicht jede Änderung und Verbesserung ohne Weiteres verwendet. Wird der Lizenzgegenstand unter dem Namen des Lizenzgebers vertrieben, so kann es diesem nicht gleichgültig sein, welche Änderungen der Lizenznehmer daran vornimmt. Es ist nicht selten, dass sich eine vermeintliche Verbesserung für die Qualität als nachteilig erweist und dass ihre Verwendung eine schwere Schädigung des Ansehens des Lizenzgebers mit sich bringt. Im Übrigen besteht auch die Gefahr, dass der Lizenznehmer durch die Verwendung von Änderungen oder Verbesserungen versucht, sich seiner Gebührenpflicht zu entziehen.

170

Will der Lizenzgeber verhindern, dass der Lizenznehmer nach seinem Gutdünken an dem Lizenzgegenstand Änderungen oder Verbesserungen vornimmt, so bedarf es hierzu einer ausdrücklichen Vereinbarung. Es empfiehlt sich vorzusehen, dass der Lizenznehmer zur Vornahme konstruktiver Änderungen oder Verbesserungen der Einwilligung des Lizenzgebers bedarf. Hierdurch ist gewährleistet, dass der Lizenzgeber ein Mitspracherecht hat. Andererseits wird sichergestellt, dass wertvolle Änderungen berücksichtigt werden können. Allerdings sind derartige Vereinbarungen nur so weit gerechtfertigt, wie es sich um Beschränkungen handelt, die im Interesse einer technisch einwandfreien Ausnutzung liegen, wie z.B. Qualitätsvorschriften, technische Spezifikationen und ähnliche Beschaffenheitsmerkmale. Ansonsten können solche Vereinbarungen kartellrechtlich bedenklich sein.139 Ggf. sollten auch Vereinbarungen darüber getroffen werden, ob und wie sich die Verwendung von Verbesserungen auf die Lizenzgebühr auswirkt. Es erscheint als besser, wenn sich die Parteien hierüber einigen, bevor Änderungen verwertet werden, da sich nachträglich meist nur schwer eine Einigung erzielen lässt.140

In diesem Zusammenhang ist auf die Entscheidung des Reichsgerichtes vom 14.7.1934141 hinzuweisen, in der es bezüglich eines Geheimverfahrens heißt: „Bei wesentlichen Verbesserungen, die aber das Verfahren unberührt lassen, kann der Wille der Parteien auf Herabsetzung der Lizenzgebühr gerichtet sein.“ Dennoch lässt sich nicht generell feststellen, dass die Verwendung von Verbesserungen in jedem Fall Einfluss auf die Lizenzgebühr hat. Der Bundesgerichtshof142 verweist darauf, dass im Hinblick auf die bei der Vereinbarung über Verbesserungen gebotene enge Auslegung die Vereinbarung allein, dass Verbesserungen zur Verfügung zu stellen sind, nicht von selbst ohne Weiteres eine Vergütungspflicht auslöst.

171

Eine Pflicht des Lizenznehmers, Verbesserungen oder Neuerungen dem Lizenzgeber mitzuteilen und ihm die Rechte an den Erfindungen zu übertragen oder diesem Benutzungsrechte einzuräumen, besteht in der Regel nicht, es sei denn, dass etwas anderes vereinbart ist oder dass sich aus der gesamten Ausgestaltung des Vertrages ein dahingehender Wille der Parteien entnehmen lässt. Dies kann der Fall sein, wenn ein enges Vertrauensverhältnis besteht. Es kann sich aber auch daraus ergeben, dass der Lizenzgeber den Lizenzgegenstand selbst herstellt oder weitere Lizenzen für ihn vergeben hat und seine Position wesentlich geschwächt würde, wenn er oder seine anderen Lizenznehmer nicht ebenfalls die Möglichkeit hätten, die Verbesserungen zu verwenden. Wie schon erwähnt, kann man dies aber ohne ausdrückliche Vereinbarung nur in besonders gelagerten Fällen annehmen. Soweit ersichtlich, hat sich die Rechtsprechung mit diesem Problemkreis noch nicht befasst, dagegen sind Klauseln, in denen derartige Pflichten festgelegt wurden, wiederholt erörtert worden.143

Für die Verpflichtung des Lizenznehmers, dem Lizenzgeber Neuerungen und Verbesserungen mitzuteilen und ihm Rechte daran einzuräumen, stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.

172

Es kann vereinbart werden, dass der Lizenznehmer alle Erfindungen, denen Änderungen oder Verbesserungen des Lizenzgegenstandes zugrunde liegen, dem Lizenzgeber zur Verfügung stellen muss. Sind Arbeitnehmererfindungen in der Bundesrepublik Deutschland oder auch in anderen Ländern, die ähnliche Regelungen haben,144 zu erwarten, bedarf es einer Regelung, ob bzw. in welcher Weise Schutzrechte erworben werden sollen. Zunächst wäre hier zu klären, für welche Länder der Lizenznehmer Schutzrechte für die Verbesserungen erwerben soll. Soweit der Lizenznehmer Erfindungen seiner Arbeitnehmererfinder selbst in Anspruch nehmen will und entsprechende Schutzrechtsanmeldungen vornimmt, wird regelmäßig vereinbart, dass dem Lizenzgeber eine einfache oder ausschließliche Lizenz überlassen wird.145 Weiterhin wäre zu klären, was zu geschehen hat, wenn der Lizenznehmer an einer eigenen Schutzrechtsanmeldung an sich nicht interessiert ist. Hier sollte der Lizenznehmer verpflichtet werden, dem Lizenzgeber unverzüglich mitzuteilen, wenn ihm eine Arbeitnehmererfindung gemeldet worden ist. Der Lizenzgeber hätte dann innerhalb einer kurzen Frist von meist zwei bis drei Monaten zu entscheiden, ob er an der Erfindung interessiert ist, die dann der Lizenznehmer gegenüber seinem Arbeitnehmer in Anspruch nehmen müsste.146 Ggf. kann auch eine Vereinbarung darüber getroffen werden, in welcher Form die Vergütungen für den Arbeitnehmererfinder zu zahlen sind. Generell kann es sich im Übrigen empfehlen, dass der Lizenznehmer verpflichtet wird, Schutzrechte, die er erworben hat und nicht mehr aufrechterhalten will, dem Lizenzgeber anzubieten oder zu übertragen.