Michael Groß - Der Lizenzvertrag

280

Es empfiehlt sich – insbesondere bei der einfachen Lizenz – festzulegen, ob der Lizenzgeber verpflichtet ist, gegen Verletzer einzuschreiten. Ist dies der Fall, so werden häufig Abmachungen über die Kostentragung getroffen. Unter Umständen kann sich der Lizenzgeber auch verpflichten, die Prozessführungsbefugnis für den ihm zustehenden Unterlassungsanspruch an den Lizenznehmer zu übertragen.

281

Es ist selten, dass sich der Lizenzgeber verpflichtet, wenn dem Vertrag kein Schutzrecht zugrunde liegt, gegen denjenigen vorzugehen, der in unlauterer Weise nachbaut.56

282

Da der Inhaber einer einfachen Lizenz den ihm entstandenen Schaden gegenüber dem Patentverletzer nicht geltend machen kann, ist zu erwägen, ob der Lizenzgeber die Verpflichtung übernehmen soll, ihm den Schaden zu ersetzen, der ihm durch Patentverletzungen entsteht, soweit er selbst vom Verletzer Befriedigung erlangen kann.57

283

Zur Vermeidung von Kollisionen sollte bestimmt werden, ob der Lizenzgeber oder der Lizenznehmer gegen Patentverletzungen vorzugehen hat.58

32Vgl. §§ 581 Abs. 2 i.V.m. 535 BGB; Staudinger, Anm. 150, 157 zu § 581 BGB. 33Vgl. Benkard, PatG, Rn. 150 zu § 15; Lüdecke/Fischer, S. 252 ff.; Schade, S. 82; Henn, Rn. 191 m.w.N. 34Vgl. Lüdecke/Fischer, S. 270; Pietzcker, PatG, Anm. 32 zu § 6; Reimer, PatG, Rn. 96 zu § 9; Benkard, PatG, Rn. 150 zu § 15 m.w.N. 35Vgl. Lüdecke/Fischer, S. 270. 36Benkard, PatG, Rn. 150 zu § 15, Rn. 9 zu § 20; zweifelnd auch Troller, GRUR Int. 1952, 108, 115; Schade, S. 82; siehe zu dieser Problematik Kraßer, GRUR Int. 1982, 330. 37Vgl. z.B. Reimer, PatG, Rn. 96 zu § 9; Lüdecke/Fischer, S. 270. 38Wie vor. 39Wie vor. 40Vgl. RG, 18.8.1937, RGZ 155, 306; Henn, Rn. 326 ff. 41Vgl. §§ 17, 20 PatG; § 23 GebrMG. 42Vgl. oben Rn. 201; vgl. auch Pagenberg/Beier, S. 192 Rn. 45. 43Lüdecke/Fischer, C 85. 44Vgl. Anhang I. 45Lüdecke, NJW 1968, 1358; Benkard, PatG, Rn. 152 zu § 15. 46Lüdecke, NJW 1968, 1358. 47Vgl. Lüdecke, NJW 1968, 1358. 48Vgl. dazu Merkblatt des Deutschen Patentamtes über die Erteilung von Auskünften zum Stand der Technik. 49BGH, 26.11.1954, GRUR 1955, 338, 339; Benkard, PatG, Rn. 148 zu § 15; Kraßer, GRUR Int. 1982, 331. 50Benkard, PatG, Rn. 153 f. zu § 15; Lüdecke/Fischer, C 108; Kraßer, GRUR Int. 1982, 331 m.w.N.; Henn, Rn. 321 ff. m.w.N.; Pagenberg/Beier, S. 84 ff. 51Vgl. dazu Rn. 36, 361, 365. 52So die h.M., vgl. z.B. Kraßer, GRUR Int. 1982, 331. 53Vgl. dazu unter Rn. 381. 54BGH, 29.4.1965, NJW 1965, 1861. 55BGH, 29.4.1965, NJW 1965, 1861; vgl. auch Rn. 381. 56Vgl. Rn. 413. 57Vgl. Rn. 412. 58Vgl. Rn. 407.

284

Ist eine ausschließliche Lizenz erteilt, so ergibt sich daraus, dass der Lizenzgeber gehalten ist, soweit die ausschließliche Lizenz reicht, selbst keine Benutzungshandlungen vorzunehmen, es sei denn, dass er sich dies vorbehalten hat und somit eine sog. alleinige Lizenz vorliegen würde.59 Er darf in diesen Fällen keine weiteren Lizenzen vergeben.60

285

Bei einer einfachen Lizenz ist der Lizenzgeber berechtigt, den Lizenzgegenstand zu benutzen. Er darf auch weitere Lizenzen vergeben. Es würde aber gegen Treu und Glauben verstoßen, wenn der Lizenzgeber willkürlich Freilizenzen vergeben würde.61

286

Durch Vertrag kann bestimmt werden, dass der Lizenzgeber keine weiteren Lizenzen vergeben darf oder nur eine bestimmte Anzahl unter bestimmten Bedingungen oder nur eine bestimmte Anzahl oder schließlich eine unbestimmte Anzahl nur unter bestimmten Bedingungen. In der Praxis spielen vor allem Vereinbarungen über die Bedingungen eine Rolle, unter denen der Lizenzgeber weitere Lizenzen vergeben kann. Sie sollen den Lizenznehmer davor schützen, dass Dritte einen Wettbewerbsvorsprung erlangen. So finden sich Formulierungen, wonach weitere Lizenzen zu keinen günstigeren Bedingungen vergeben werden dürfen oder, wenn einem Dritten günstigere Bedingungen eingeräumt werden, diese auch dem Lizenznehmer einzuräumen sind (Meistbegünstigung). Wenn sich diese Klauseln auch einfach anhören, so können sie doch in der Praxis zu Schwierigkeiten führen, weil Lizenzverträge verschieden ausgestaltet sein können und ein Vergleich dann kaum möglich ist.62 Eine Klausel, wonach der Lizenzgeber verpflichtet ist, Mitteilung zu machen, wenn er weitere Lizenzen im Vertragsgebiet vergibt, ist in jedem Fall empfehlenswert.

59Vgl. Rn. 36, 38, 361. 60Vgl. Rn. 364. 61Vgl. Rn. 381. 62Vgl. hierzu die Beispiele bei Rasch, S. 49 ff., und die Stellungnahme von Weidlich, GRUR 1933, 796, sowie Reimer, PatG, Rn. 81 zu § 9; siehe auch Henn, Rn. 366, 395 m.w.N., und Benkard, PatG, Rn. 154 zu § 15. Vgl. zur Meistbegünstigungsklausel auch Rn. 381.

287

Ebenso wie für den Lizenznehmer63 besteht für den Lizenzgeber grundsätzlich keine Verpflichtung, auf Verbesserungen bedacht zu sein, wenn sich nicht aus dem Vertrag oder aus den Umständen des Einzelfalls etwas anderes ergibt.

288

Es besteht grundsätzlich auch keine Pflicht des Lizenzgebers, Verbesserungen dem Lizenznehmer mitzuteilen und ihm Rechte hieran einzuräumen, es sei denn, dass dies im Vertrag vereinbart oder ein derartiger Wille der Vertragspartner aus der Ausgestaltung des Vertrags zu entnehmen wäre.

289

In aller Regel treffen die Parteien jedoch Vereinbarungen, wonach der Lizenzgeber dem Lizenznehmer Verbesserungen mitzuteilen und ihm eine Benutzungsbefugnis einzuräumen hat. Meist geschieht dies in der Form, dass dem Lizenznehmer gestattet wird, Verbesserungen im Rahmen der Lizenz zu verwerten, ohne dass dadurch eine Erhöhung der Lizenzgebühr eintritt. Zur Klarstellung kann es zweckmäßig sein festzustellen, was für völlige Neukonstruktionen gelten soll. Man wird den Lizenzgeber allerdings kaum für verpflichtet halten können, schutzfähige Erfindungen, die er auf dem sachlichen Vertragsgebiet gemacht hat, zum Patent oder Gebrauchsmuster anzumelden sowie Arbeitnehmererfindungen zu diesem Zweck unbeschränkt in Anspruch zu nehmen, da die Entscheidungsfreiheit des Lizenzgebers dadurch zu sehr eingeschränkt würde.64

Vor allem in den Fällen, in denen der Lizenznehmer den Lizenzgegenstand nach Ablauf des Lizenzvertrages frei benutzen kann, empfiehlt es sich, Vereinbarungen darüber zu treffen, ob und ggf. unter welchen Bedingungen er Verbesserungen des Lizenzgebers nach Beendigung des Lizenzvertrages weiterbenutzen darf. Hierbei kann vor allen Dingen vereinbart werden, dass der frühere Lizenznehmer z.B. bei der Weiterverwendung von geheimem Know-how während einer angemessenen Dauer und, sofern das Wissen geheim bleibt, hierfür angemessene Zahlungen leistet.65

Folgendes Praxisbeispiel zeigt die Bandbreite: „A will inform B in written form about essential improvements/advancements of the IPR described in I.1. originating solely from and belonging exclusively to A or to which A has the right to grant licenses thereunder being not restricted by any prior contracts or legal regulations to grant licenses. B shall have two months from the receipt of this information to communicate A that B is interested in these improvements/advancements and if patent applications that are going to be filed for these improvements/advancements shall become IPR under this Contract. There will not be any additional royalties for B or its Affiliates or sublicensees for the use of these IPR. B shall bear a portion of the costs for this IPR the parties shall agree upon if B requests that such IPR becomes part of this Contract. Prior to disclosing any of such improvements/advancements to B, A may, if necessary, to comply with prior agreements A has with third parties, request that B enter a confidentiality agreement with A protecting the confidentiality of such improvements/advancements. There shall be no restrictions on B’s and its Affiliates or sublicensees right to use non-patented improvements/advancements regarding the process covered by the IPR. For this, additional royalties will not be required either. This Section 12 shall continue after any termination or expiration of this Contract.“