Michael Groß - Lizenzgebühren

Für den Lizenzvertrag sind diese Gesichtspunkte insofern von Interesse, als der Lizenznehmer bei Stück- oder Umsatzlizenzen für Handlungen, die eine Patentverletzung darstellen würden, falls keine Lizenz erteilt wäre, Lizenzgebühren zahlen muss, es sei denn, dass sich aus dem Lizenzvertrag ergibt, dass solche Handlungen gebührenfrei sind. Die von Lindenmaier gegebene Übersicht soll die Lösung der Frage, wann in einer Instandsetzung eine patentverletzende Handlung liegt, erleichtern. Trotzdem ergeben sich zahlreiche Zweifelsfälle, die schwer zu entscheiden sind. Deshalb empfiehlt es sich, in Verträgen, die sich auf Lizenzgegenstände beziehen, bei denen der Ersatz oder die Reparatur wirtschaftlich ins Gewicht fallen kann, ausdrückliche Vereinbarungen darüber zu treffen, welche Handlungen lizenzpflichtig sind und welche nicht, um Zweifelsfälle auszuschalten. Man wird dabei berücksichtigen müssen, ob die Reparatur kostenlos oder gegen Bezahlung erfolgt. Es dürfen allerdings nicht Handlungen, die einwandfrei keine Patentverletzung darstellen, als lizenzpflichtig bezeichnet werden, denn hierin läge eine Ausdehnung des Patents, die kartellrechtlich unzulässig ist. Es gelten hierfür ähnliche Grundsätze wie für Vereinbarungen über den Schutzumfang.92

85Benkard, PatG, Rn. 37, 39 zu § 9, Rn. 128 zu § 15; Krausse/Katluhn/Lindenmaier, Anm. 48 zu § 6; vgl. auch Lindenmaier, GRUR 1939, 505 und 1952, 294; Ohnesorge, Mitt. 1937, 38. 86BGH, 21.11.1958, GRUR 1959, 232; BGH, 8.3.1973, GRUR 1973, 518. 87BGH, 21.11.1958, GRUR 1959, 232. 88BGH, 21.11.1958, GRUR 1959, 232. 89BGH, 21.11.1958, GRUR 1959, 232; BGH, 8.3.1973, GRUR 1973, 518, 520. 90BGH, 21.11.1958, GRUR 1959, 232. 91LG Düsseldorf, 6.10.1987, GRUR 1988, 116; siehe auch OLG Düsseldorf, 29.3.1984, GRUR 1984, 651 bejahend zu der Frage, ob eine unmittelbare Patentverletzung des Verkäufers bei abschnittsweisem Einzelteile-Verkauf einer patentierten Vorrichtung vorliegt. 92Vgl. Groß, Rn. 544 und Fn. 112.

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Wird die Lizenz für eine Maschine erteilt, von der nur einige Teile geschützt sind, während andere gemeinfrei sind, so empfiehlt es sich, bei Vereinbarung einer Umsatzlizenz unmissverständlich festzulegen, auf welche Bezugsgröße sich die Lizenz bezieht, d.h. ob die Lizenz vom Wert der patentierten Teile oder vom Wert der gesamten Maschine zu zahlen ist. Entscheidend für die hier vorzunehmenden Überlegungen ist die Bedeutung des geschützten Teils im Rahmen des Gesamterzeugnisses.93 Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Lizenzsatz im Allgemeinen niedriger anzusetzen ist, wenn die gesamte Maschine als Bezugsgröße gewählt wird, das lizenzierte Schutzrecht aber nur einen Teil davon betrifft.94 Berechnet man die Lizenz, wie oben vorgeschlagen,95 von dem Entgelt der Maschine, so können insofern keine Schwierigkeiten auftreten, es sei denn, dass die patentierten Teile bei der Herstellung der Maschine durch andere ersetzt werden. Hier gelten die oben erwähnten Gesichtspunkte.

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Schwieriger ist die Situation, wenn in dem Lizenzvertrag keine klaren Bestimmungen darüber getroffen worden sind, nach welchen Bezugsgrößen die Lizenzgebühr zu berechnen ist.

Das Reichsgericht geht davon aus, dass bei der Beurteilung der Frage, welche Teile bei der Berechnung der Lizenzgebühr bei einer zusammengesetzten Anlage in Betracht zu ziehen sind, stets der durch Auslegung der Lizenzvereinbarung zu ermittelnde Wille der Vertragsschließenden ausschlaggebend ist.96 In einer weiteren Entscheidung legt es einen Lizenzvertrag über eine Röntgenröhre dahin aus, dass der Lizenzgeber die Lizenzgebühr vom Preis der unter Rechtsschutz fallenden Teile der Röhre unter allen Umständen erhalten solle, gleichgültig, ob diese zu einer Einheit zusammengefasst oder getrennt in Verkehr gebracht werden, dass er dagegen eine Lizenzgebühr für neutrale Teile nur insoweit erhalten solle, als sie mit den patentgeschützten zu einer technischen und wirtschaftlichen Einheit vereinigt waren.97 Es sei kein Anhaltspunkt vorhanden, dass der Lizenzgeber auch von den neutralen Teilen eine Lizenzgebühr erhalten solle, wenn eine im Zuge der technischen Entwicklung eingetretene Ausgestaltung der Ausführungsform zu einer anderen Ausgestaltung der Röhre führte. Dieser Fall wäre wohl anders zu beurteilen, wenn hinsichtlich der nicht geschützten Teile Betriebsgeheimnisse mitgeteilt worden wären.98

Auch der Bundesgerichtshof verweist in einer Entscheidung, bei der es um die Frage des Schadensersatzes in Form einer Lizenzgebühr geht, darauf, dass bei einer zusammengesetzten Anlage, von der nur ein Teil patentiert ist, in erster Linie die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind.99 Als wesentliche Gesichtspunkte, die zu berücksichtigen sind, werden in diesem Zusammenhang u.A. anzusehen sein, ob der geschützte Gegenstand mit der bisherigen Anlage im Allgemeinen zusammen geliefert wird, eine wirtschaftliche Einheit gebildet wird, durch die geschützte Vorrichtung der Wert der gesamten Maschine erheblich gesteigert wird, die Gesamtanlage durch die geschützte Vorrichtung ihr kennzeichnendes Gepräge erhält, der geschützte Teil das „Hauptstück“ des damit zu einem „neuen“ Gerät werdenden Gesamtaggregates ist oder die Verwendung der patentierten Erfindung wenigstens eine konstruktive Anpassung auch der anderen Teile des Gesamtaggregates erforderlich macht.

Wird daher eine Stücklizenz vereinbart, sollte überlegt und festgelegt werden, ob auf die patentierten Teile oder das gesamte Produkt, bei dem die patentierten Teile verwendet werden, abgestellt werden soll. Wird auf das gesamte Produkt abgestellt, so sollte auch noch festgelegt werden, was zu geschehen hat, wenn der Lizenznehmer lediglich patentierte Teile herstellt und vertreibt.

Interessante Ausführungen über die Berechnung, je nachdem, ob auf die gesamte Maschine oder nur auf ein einzelnes Teil abgestellt wird, finden sich auch in einem Einigungsvorschlag der Schiedsstelle des Deutschen Patentamtes in einer Arbeitnehmererfindersache.100

93Vgl. BGH, Urteil v. 13.3.1962, GRUR 1962, 401, 404 mit umfassender Erörterung der wesentlichen Gesichtspunkte. 94BGH, 13.3.1962, GRUR 1962, 405; BGH, 30.5.1995, GRUR 1995, 578ff. 95Vgl. oben Rn. 107; siehe auch Benkard, PatG, Rn. 127ff. zu § 15 m.w.N.; Bartenbach, Rn. 1735ff. 96RG, 15.2.1938, GRUR 1939, 721. 97RG, 17.11.1939, GRUR 1940, 146. 98Vgl. Rn. 20. 99BGH, 13.3.1962, GRUR 1962, 403, 404 mit ausführlichen Nachweisen in der Rechtsprechung; vgl. auch BGH, 26.6.1969, GRUR 1969, 677 mit ablehnenden Anmerkungen von Fischer, 680; vgl. dazu auch Entscheidung der EG-Kommission vom 20.8.1983, ABl. 1983 L 229; BKartA, TB, 1981/82, 92; Bartenbach, Rn. 1743; vgl. auch zu den kartellrechtlichen Problemen Groß, Rn. 535, 649. 100Vgl. Einigungsvorschlag der Schiedsstelle des Deutschen Patentamtes vom 13.11.1963, Bl. 1964, 354f.

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Wird dem Lizenznehmer nicht lediglich die Benutzung des Schutzrechtes gestattet, sondern werden ihm noch besondere Informationen erteilt und ihm ggf. auch zusätzliche Zeichnungen und Unterlagen geliefert, so wird häufig vereinbart, dass neben einer Stück- oder Umsatzlizenz eine einmalige Zahlung für die Überlassung dieser Unterlagen zu erfolgen hat.101 Dabei wird eine Rückforderung dieses Betrages, gleichgültig aus welchem Grund, meist ausgeschlossen.102 Dies gilt auch bei einer späteren, ggf. erforderlich werdenden vorzeitigen Auflösung des Vertrages.103

Solche Abmachungen finden sich sowohl in Know-how-Verträgen104 als auch insbesondere in kombinierten Verträgen, d.h. wenn ein Schutzrecht lizenziert und daneben zusätzlich das Know-how übergeben wird. In beiden Fällen gibt der Lizenzgeber sein Geheimnis mit der Auslieferung der Unterlagen preis, was für ihn erhebliche Gefahren, insbesondere auch im Auslandsgeschäft, mit sich bringt.105 Hinzu kommt, dass im Auslandsgeschäft der Transfer von Lizenzgebühren gelegentlich unterbrochen wird.