Jennifer Fraser - Markenrecht

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Die Marke muss durch die Tätigkeit des Anmelders selbst oder mit seiner Zustimmung durch Lizenznehmer bzw durch den Rechtsvorgänger im Verkehr durchgesetzt sein (BGH GRUR 1995, 697, 700 – FUNNY PAPER; BPatG GRUR-RR 2013, 59, 60 – St. Petersburger Staatsballett). Hierzu gehören auch Drittunternehmen, die mit der Anmelderin wirtschaftlich verbunden sind, so dass unschädlich ist, dass die Antworten einer Meinungsumfrage derartigen Drittunternehmen zugerechnet werden ( BPatG Mitt 2013, 87, 89 – Spielwarenmesse mit Anm Cöster Mitt 2013, 90). Andernfalls könnten Dritte mit Rücksicht auf die Bekanntheit der Marke eine Eintragung kraft Verkehrsdurchsetzung erreichen. Die Durchsetzung der Marke soll allerdings nach Auffassung des BGH und auch EuGH nicht schon deshalb ausgeschlossen sein, weil dem Markenanmelder in der Vergangenheit eine Monopolstellung zukam, so dass sich eine Verkehrsdurchsetzung ungestört vom Wettbewerb anderer Anbieter entwickeln konnte (BGH MarkenR 2006, 341, 343 – LOTTO mit Anm Kazemi MarkenR 2006, 344, Anm Risthaus WRP 2006, 1299 und Anm Rohnke GRUR 2006, 831; EuGH GRUR 2002, 804 – Philips; Jänich/Schrader WRP 2006, 656, 659). Indes soll darauf zu achten sein, ob der Verkehr, der die von Haus aus beschreibende Angabe mit einem Monopolisten verbindet, diese Bezeichnung nunmehr als Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht. Bietet nur der Anmelder ein öffentliches Lottospiel an, liegt es nahe, dass der Verkehr diesen Gattungsbegriff mit dem Monopolisten verbindet, ohne darin einen Herkunftshinweis zu erblicken (BGH MarkenR 2006, 341, 343 – LOTTO; vgl auch Risthaus WRP 2006, 1299, 1302 f). Die Möglichkeit einer Verkehrsdurchsetzung ist indes bedenklich, weil die Zuordnung zu einem bestimmten Unternehmen auf einem staatlichen Monopol beruht und damit nicht auf eigener Leistung innerhalb eines Wettbewerbs (vgl Jänich/Schrader WRP 2006, 656, 659), mag auch der BGH einen höheren Durchsetzungsgrad als 50 % fordern (BGH MarkenR 2006, 341, 344 – LOTTO; vgl aber Fezer WRP 2005, 1, 10 f). Deshalb darf auch der Fortfall eines Monopols wie dem Postmonopol nicht dazu führen, dass eine mit dem Monopol erlangte Bekanntheit neue Wettbewerber daran hindert, die Bezeichnung „Post“ innerhalb einer Gesamtbezeichnung als Hinweis auf die zu erbringenden Dienstleistungen zu verwenden (vgl BGH GRUR 2009, 669 – POST II; GRUR 2008, 798 – POST I; OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 149, 151 – TNT Post Deutschland; OLG Hamburg GRUR-RR 2007, 149 – OP Ostsee-Post – LS). Hiervon zu unterscheiden ist allerdings der Fall, dass der Anbieter einer bestimmten Warenform als solcher der einzige auf dem Markt ist, was zu einer entsprechenden Verkehrsdurchsetzung auf Grund eigener Leistung und damit zur Eintragung der Marke führt. Dies ist indes nicht unproblematisch, weil § 8 Abs 3ein Kennzeichenmonopol, nicht aber ein Herstellermonopol zu Lasten des nachstoßenden Wettbewerbs gewähren soll ( BGH GRUR 1965, 146 – Rippenstreckmetall II; OLG München GRUR-RR 2005, 149, 150 TNT Post Deutschland; vgl auch BPatG GRUR 2005, 948, 949 – FUSSBALL WM 2006; vgl ferner BGH WRP 2006, 1121, 1128 – FUSSBALL WM 2006 mit Anm Berlit GRUR 2006, 858; Ingerl/Rohnke § 8 Rn 14; aA EuGH GRUR 2002, 804 – Philips). Ergibt eine Verkehrsbefragung einen Durchsetzungsgrad von mehr als 50% , so kann bei einer konturlosen Farbe ebenso wie bei einer dreidimensionalen Marke zugleich auf eine markenmäßige Benutzung geschlossen werden ( BGH GRUR 2015, 1012 – Nivea-Blau). Ein demoskopische Gutachten zur Verkehrsbefragung über eine Farbmarke leidet an einem methodischen Mangel, wenn den Befragten eine Farbkarte vorgelegt wird, auf der die Farbfläche in einer anderen Farbe umrandet ist, und nicht ausgeschlossen werden kann, dass durch die Farbkombination das Ergebnis des Gutachtens beeinflusst wird ( BGH GRUR 2015, 1012 – Nivea-Blau).

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Gelingt die Verkehrsdurchsetzung nicht für den Anmeldezeitpunkt, ist hiermit nicht zwangsläufig die Zurückweisung der Anmeldung verbunden, da nach § 8 Abs 3eine Verkehrsdurchsetzung im Entscheidungszeitpunktausreicht ( BGH GRUR 2009, 669, 672 – POST II; GRUR 2016, 1168, 1178 – Sparkassen-Rot II; Rohnke/Thiering GRUR 2011, 1, 12). Dieser Zeitpunkt ist nicht unproblematisch, weil letztlich durch die Priorität für den Anmeldezeitpunkt eine unzulässige Behinderung der Mitkonkurrenten verbunden sein kann (vgl auch BPatG PAVIS PROMA 40/11 – Aus Fakten werden Akten; BPatG GRUR 2013, 72, 76 – smartbook). Insoweit wäre vielmehr eine Prioritätsverschiebung auf den Zeitpunkt der Entsch erforderlich, was das Einverständnis des Anmelders voraussetzt (§ 37 Abs 2).

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Die Verkehrsdurchsetzung muss sich grds auf die Marke in ihrer Gesamtheiterstrecken. Besteht das bisher verwendete Zeichen, das im Verkehr durchgesetzt sein soll, aus mehreren schutzunfähigen Elementen, so ist idR die Eintragung nur eines Bestandteilsals Marke nicht zulässig (BGH GRUR 1970, 75, f – Streifenmuster; BGH GRUR 1970, 77, 79 – Ovalumrandung m Anm Hefermehl GRUR 1970, 79; BPatG Mitt 2005, 269, 272 – VISAGE; BGH GRUR 2008, 710 – VISAGE). Umgekehrt kann ein Kombinationszeichen, das einen im Verkehr durchgesetzten Bestandteilenthält, eingetragen werden, weil es nicht ausschließlich aus schutzunfähigen Elementen besteht (BGH GRUR 1983, 243, 245 – BEKA Robusta). Eine Verkehrsdurchsetzung kommt auch dann in Betracht, wenn die Marke (Form eines Riegels) nur in Verbindung mit einer weiteren Marke (Schriftzug „KitKat“) verwendet wird und der Verkehr die Marke von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt ( EuGH GRUR 2015, 1198 – Nestlé/Cadbury – Kit Kat; vgl allerdings EuGH GRUR 2018, 1141 – KitKat 4 Finger, wo das Gericht die Verkehrsdurchsetzung der zu prüfenden Marke von dem Nachweis der Durchsetzung im gesamten Hoheitsgebiet der Gemeinschaft abhängig macht). Wird der Bestandteil „Oil of . . ..“ der Gesamtmarke „Oil of Olaz“ selbstständig gem § 8 Abs 3angemeldet, obwohl er nur mit Zusätzen verwendbar ist, fehlt es bereits an dem zur Eintragung erforderlichen Benutzungswillen(BGH GRUR 1988, 820, 821 – OIL OF . . .).

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Wird die Marke als verkehrsdurchgesetzt in das Register eingetragen, hat sie grds normale Kennzeichnungskraft(BGH GRUR 1991, 609 – SL; WRP 2007, 1090, 1094 – Pralinenform; BPatG Mitt 1979, 166 – HKS/WKS; BGH GRUR 1991, 609, 610 – SL). UU kann eine bes hohe Bekanntheit, die auch noch auf den Kollisionszeitpunkt wirkt, sogar die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraftrechtfertigen (vgl BGH WRP 2007, 1090, 1094 – Pralinenform).

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Die Eintragungshindernisse des § 8 Abs 2 Nr 4–14werden nach der Verkehrsdurchsetzung behandelt, weil es sich um vornehmlich im öffentlichen Interesse liegende Versagungsgründe handelt, welche die Eintragung einer Marke selbst bei einem hohen Bekanntheitsgrad nicht zuließen.

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Von der Ersichtlichkeit der Täuschungist auszugehen, wenn das Zeichen bei einem nicht unwesentlichen Teil der Verkehrskreiseeine unrichtige Vorstellung über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen hervorruft (vgl BGH GRUR 1999, 252, 255 – Warsteiner II; GRUR 2001, 420 f – SPA). Der Inhalt und die Aussage der Marke selbst muss über die Waren oder Dienstleistungen täuschen, so dass es auf die Modalitäten einer bereits erfolgten oder zu erwartenden Markenbenutzung nicht ankommt (BPatG Mitt 2007, 163, 165 – Miss Cognac und PAVIS PROMA 33 W (pat) 186/01 – 3 M). Irreführende Angaben zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die nicht aus der Aussage der Marke folgt, sondern sich erst in Verbindung mit der Person oder dem Unternehmen ergeben, stellen keine Täuschung gemäß § 8 Abs 2 Nr 4dar ( BGH MarkenR 2017, 186, 189; GRUR 2012, 272 – Rheinpark-Center Neuss; GRUR 2014, 376 – grillmeister). An einer Täuschung fehlt es auch, wenn die Marke selbst keine Täuschung verursacht, sondern die Täuschung erst daraus folgt, dass der Markeninhaber die Richtigkeit der Qualitätserwartungen nicht durch regelmäßige Qualitätskontrollen gewährleistet ( EuGH GRUR 2017, 816 – Gözze/VBB – Internationales Baumwollzeichen; Thiering GRUR 2018, 33; Grabrucker GRUR 2018, 53). Die Marke könnte allenfalls dann täuschend sein, wenn die in dem Zeichen enthaltene unternehmensbezogene Angabe in Bezug auf den Geschäftsbetrieb sowohl des Markeninhabers als auch eines jeden Dritten irreführend ist ( BGH MarkenR 2017, 186, 189; BPatG GRUR-RR 2009, 131, 133 – DRSB Deutsche Volksbank; GRUR-RR 2012, 1148, 1150f -St. Petersburger Staatsballett). Die Täuschung muss ersichtlichsein; nur wenn eine lautere Verwendungder Marke in jedem Falle ausgeschlossen erscheint, ist eine Täuschungsgefahr ersichtlich (BPatG GRUR 1989, 593 – Molino). Insoweit muss das DPMA die Ersichtlichkeit der Täuschung darlegen ( Kurtz MarkenR 2006, 295, 296), was schwierig sein dürfte, da eine spätere lautere Verwendung meist möglich ist. So kann eine Marke mit einem südländisch wirkenden Namen auch ohne Exportvermerk„aus Ländern des italienischen/spanischen Sprachraums“ für Wein eintragbar sein, weil hierunter Erzeugnisse auch aus diesen Ländern fallen. Demgegenüber kann gerade auf dem Weinsektor eine scheingeographische Angabe, die den Eindruck einer in Wahrheit nicht existierenden Weinlage erweckt, täuschend sein ( BGH GRUR 1980, 374, 375 – Fürstenthaler; BPatG GRUR 1992, 170 – Schloß Caestrich; GRUR 1998, 717 – Rosenfelder). Eine Täuschung scheidet freilich aus, wenn der Wein aus einer tatsächlich existierenden Lage stammen könnte ( BPatG BlPMZ 2009, 278, 280 – ACHKARRER CASTELLO). Allerdings ist die Rechtsprechung sehr zurückhaltend bei der Annahme der Täuschungsgefahr, weil im summarischen Registerverfahren die Vorstellungen der Verbraucher zu nicht existierenden Lagenamen nicht ohne Weiteres feststellbar sind ( BPatG BlPMZ 2009, 278, 279 – ACHKARRER CASTELLO; GRUR 1999, 931, 932 – St. Ursula). Eine reine Phantasiebezeichnung, die nicht zwingend als Bezeichnung für ein italienisches Weingut verstanden wird, ist allerdings schutzfähig (BPatGE 40, 149 – Villa Marzolini; vgl auch BPatGE 31, 262, 264 – MONTE GAUDIO). Ebenso ist ein Heiligenname für „Weine“ nicht irreführend, wenn sich hieraus kein konkreter Hinweis auf die Lage des Herkunftsorts oder der Weinlage entnehmen lässt und die Marke deshalb nicht Grundlage für bestimmte Qualitätsvorstellungen des Durchschnittsverbrauchers sein kann ( BPatG GRUR 1999, 931, 932 – St. Ursula; BPatG MarkenR 2007, 182, 183 f – St. Jacob). Ein ua mit „SPA“ gekennzeichnetes Kosmetikprodukt kann den Eindruck erwecken, es stamme aus dem für Mineralwässer bekannten belgischen Ort „SPA“ ( BGH GRUR 2001, 420 ff). „KONDOME – Made in Germany“ als Hinweis auf ein in Deutschland produziertes Produkt ist täuschend, da im Ausland hergestellt ( BGH GRUR-RR 2015, 209 – KONDOME – Made in Germany). „Bierkugel“ als mögliche Bezeichnung einer „kugelförmigen Brühwurst“ enthält zwar die unrichtige Aussage über Milchprodukte, für die ein Hinweis auf den Geschmack nicht ernsthaft in Betracht kommt, aber die übliche Verpackung in Tüten, Gläsern und Bechern unterscheidet sich von einer Wurstkugel so sehr, dass der Verbraucher nicht getäuscht wird ( BPatG BeckRS 2017, 107271; Kortge/Mittenberger-Huber GRUR 2018, 466). Die Verwendung des Zeichens „R im Kreis“ stellt noch keine Täuschungsgefahr dar, da dies bei der angestrebten Eintragung richtig wäre. Dies gilt allerdings nur dann, wenn das „R“ jeweils richtig platziert ist und nicht nur einen Bestandteil zugeordnet ist, der schutzunfähig ist ( BPatG GRUR 2013, 737, 738 – grill meister).