Jennifer Fraser - Markenrecht

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Auch bestimmte Plätze oder Straßen fallen unter das Eintragungsverbot ( BPatG GRUR 2011, 918 – Stubengasse Münster). So ist „Brandenburger Tor“ nicht zur Eintragung zugelassen worden ( BPatG PAVIS PROMA 27 W (pat) 248/09). Auch „Speicherstadt“ als Hinweis auf einen Teil von Hamburg ist zurückgewiesen worden ( BPatG PAVIS PROMA 24 W (pat) 76/08). Freihaltungsbedürftige Ortsangabe können auch Namen bekannter Komplexe mit umgebendem Areal sein, wenn die Örtlichkeit als Vertriebsort für Waren bzw Erbringungsort für bestimmte Dienstleistungen in Betracht kommt ( BPatG GRUR 2012, 838, 840 – Dortmunder U; vgl auch GRUR 2012, 272 – Rheinpark-Center Neuss). Bei „Neuschwanstein“ als Hinweis auf das Schloss ist das BPatG von fehlender Unterscheidungskraft ausgegangen; der BGH hat die Sache zur Prüfung eines Freihaltungsbedürfnisses insbesondere für „Transportdienstleistungen“ zurückgewiesen ( BGH GRUR 2012, 1044, 1046 f). Der „Ulmer Münster“ kann nicht Herstellungs- oder Vertriebsort sein und ist daher eintragungsfähig ( BPatG PAVIS PROMA 27 W (pat) 514/10; vgl auch 27 W (pat) 539/12 – Abbildung des Kölner Doms).

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Mittelbare Herkunftsangabensind Bezeichnungen, die dem Verkehr als Hinweis auf bestimmte Regionen dienen können. So ist die Personenbezeichnung „Hans StichdenBuben“ geeignet, eine bestimmte, im Verkehr bekannte Weinlage zu beschreiben. Mit Rücksicht auf das Freihaltungsbedürfnis der übrigen Weinbauunternehmer ist eine Monopolisierung zugunsten eines Unternehmens nicht zulässig (BGH GRUR 2001, 73, 77 – Stich den Buben). Zu fernliegend ist allerdings die Annahme, der Verkehr werde in der allg gehaltenen Bezeichnung „Strong Europe“ eine geografische Angabe sehen (BPatG Mitt 2005, 380, 381 – STRONG EUROPE). Da indes ein rechtserheblicher Teil das ehemalige DDR-Staatswappen kennt, liegt hierin ein Hinweis auf die geographische Herkunft ( BPatGE 50, 220 – DDR-Staatswappen).

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Derartige Angaben über die Zeit der Herstellung bzw der Erbringung der Dienstleistungen haben praktisch kaum Bedeutung. IdR wird sich allenfalls für Dienstleistungen ein Bedürfnis ergeben, auf den Zeitpunkt der Erbringung hinzuweisen. So kann der Begriff „Weekend“ geeignet sein, auf Dienstleistungen wie die Abhaltung von Wochenend-Seminaren hinzuweisen. „Station 24“ ist ein Hinweis auf einen 24-Stunden-Service ( BPatG PAVIS PROMA 24 W (pat) 522/10 – Station 24).

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Dieser Auffangtatbestandhat in der Rspr eine bes Rolle insb durch die BGH-Entsch zu „PREMIERE“ gespielt. Unter Geltung des WZG hatte der BGH das fragliche Markenwort nichtals unmittelbar warenbeschreibendbezeichnet, gleichwohl aber als freihaltungsbedürftig vom Markenschutz ausgeschlossen, weil es sich als Hinweis auf die erstmalige Präsentation um die Beschreibung sonstiger, für die Abnehmer wichtiger Umstände handle (BGH GRUR 1993, 746 – PREMIERE I). Diese Auslegung hat der BGH in den späteren „PREMIERE“-Beschlüssen unter Hinweis auf PVÜ und MarkenG nicht aufrechterhalten, da eine erweiternde Auslegung mit den Bestimmungen der PVÜ, der MRL und § 8 Abs 2 Nr 2nicht vereinbar sei (BGH GRUR 1999, 728, 729 – PREMIERE II). Die Entsch des BGH bedeuten allerdings nicht, dass das Tatbestandsmerkmal „zur Bezeichnung sonstiger Merkmale“ praktisch an Bedeutung verloren hätte. Die Ausführungen zum Freihaltungsbedürfnis sind zwar recht knapp gehalten, iVm der Begr zur Unterscheidungskraft ergibt sich indes, dass der BGH einen eindeutigen Begriffsgehaltvermisst hat. Deshalb war ein Freihaltungsbedürfnis mangels eindeutig beschreibenderAngabe zu verneinen.

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Handelt es sich indes bei einer Bezeichnung um einen Hinweis auf einen für die Kaufentscheidung oder Inanspruchnahme der Leistung bedeutsamen Umstand, ist ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs 2 Nr 2gegeben. Derartige bedeutsame Umstände können ua Aussagen über den Preis wie „The price is right“ sein ( BPatG PAVIS PROMA– 32 W (pat) 253/99). Dieser Hinweis auf den richtigen Preis ist für den Entschluss, die Ware zu kaufen oder die Leistung in Anspruch zu nehmen, ausschlaggebend und damit bedeutsam. Dies können auch werbemäßige Hinweise auf die Exklusivität der Waren oder die vorherrschende Stellung der Produkte als „Nummer 1“ sein. Ob es sich bei den sonstigen Merkmalen um wesentliche Eigenschaften oder unwesentliche Eigenschaften handelt, die beschrieben werden, spielt keine Rolle (Ströbele/Hacker/Thiering /Ströbele § 8 Rn 438). Sonstiges Merkmal kann etwa der Ort der Veranstaltung sein, soweit die angemeldete Marke nicht schon unter den Ort der Erbringung der Dienstleistung fällt ( BPatG GRUR 2011, 79, 82 – Neuschwanstein; vgl BGH GRUR 2012, 1044).

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Das Freihaltungsbedürfnisist darüber hinaus auch in § 8 Abs 2 Nr 3geregelt. Die Auslegung dieser Bestimmung war zwischen BGH und BPatG strittig. Während das für Markenrecht höchste deutsche Gericht diese Bestimmung nur auf Gattungsbezeichnungenund sog Freizeichen(Marken, in denen die beteiligten Verkehrskreise im Laufe der Zeit nur noch einen Hinweis auf die beanspruchten Waren sehen, wie dies zB bei „Jeep“, „Tempo“ oder „Kleenex“ der Fall sein könnte; vgl BGH GRUR 2011, 1043 – TÜV II, wonach strenge Anforderungen an die Entwicklung zu einer gebräuchlichen Bezeichnung zu stellen sind; allein der Umstand, dass sich mit einer gewissen Häufigkeit auch eine beschreibende Verwendung der durch die als Marke geschützten Bezeichnung festzustellen ist, rechtfertigt noch nicht die Annahme eines Freizeichens; LG Düsseldorf GRUR 1990, 278, 279 – INBUS; BPatG GRUR 2006, 155, 157 – Salatfix) beschränkt, hat das BPatG demgegenüber § 8 Abs 2 Nr 3zunächst auch auf werbeübliche, schlagwortartige Anpreisungen angewendet, die wie „Advantage“ keinen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt iSv § 8 Abs 2 Nr 2aufweisen (BPatG GRUR 1999, 170 – ADVANTAGE; BPatG GRUR 2000, 424 – BRAVO; vgl allerdings demgegenüber BPatG PAVIS PROMA – 27 W (pat) 255/03 – Advantage, worin mangels Nachweis einer Verwendung in Alleinstellung die Schutzfähigkeit bejaht worden ist). Der EuGH hat demgegenüber einen Warenbezug gefordert, so dass nur Angaben unter Abs 2 Nr 3fallen, die „zur Bezeichnung“ von Waren und Dienstleistungen üblich geworden sind ( EuGH GRUR 2001, 1148, 1150 – BRAVO). Dementsprechend sind allg Werbeschlagworte nach Abs 2 Nr 1unter dem Gesichtspunkt der Unterscheidungskraft zu prüfen ( BPatG BlPMZ 2003, 219, 220 f – BRAVO; BGH GRUR 2016, 934 – OUI). Letztlich hat die Forderung des EuGH nach einem Sachbezug dazu geführt, dass § 8 Abs 2 Nr 3seine Bedeutung verloren hat, weil DPMA und BPatG letztlich Werbeschlagworte wie „Bravo“ nach § 8 Abs 2 Nr 1wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückweisen (vgl oben Rn 24).

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Fehlt der angemeldeten Marke die nach § 8 Abs 2 Nr 1erforderliche Unterscheidungskraft oder besteht ein Freihaltungsbedürfnis iSv § 8 Abs 2 Nr 2, 3, ist eine Eintragung gleichwohl zulässig, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entschüber die Eintragung infolge ihrer Benutzungfür die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in mindestens 50 % der beteiligten Verkehrskreisen im Bundesgebiet (vgl zur Problematik von in der DDR angemeldeten, aber zum 3.10.1990 noch nicht eingetragenen Marken BPatG PAVIS PROMA – 29 W (pat) 44/03 – Guter Rat!; Grabrucker/Fink GRUR 2007, 267, 277) durchgesetzt hat. Bei Gemeinschaftsmarken ist eine Durchsetzung im gesamten Hoheitsgebiet der Union erforderlich ( EuGH GRUR 2018, 1141 – KitKat 4 Finger). Der Durchsetzungsgrad von 50 % ist zwar die unterste Grenze für eine Verkehrsdurchsetzung (BGH GRUR 1990, 360 f – Apropos Film II), idR geben aber DPMA (RL Markenanmeldungen BlMZ 1995 378, 389) und das BPatG ( BPatGE 28, 44, 49 – BUSINESS WEEK; Ströbele GRUR 2008, 569, 573) von diesem Wert aus. Eine Abhängigkeit vom Grad des Freihaltungsbedürfnisses besteht hierbei nicht (EuGH GRUR 1999, 723, 727 – Chiemsee). Allerdings kann ein Wort, eine Form etc so offensichtlich beschreibend oder eine geographische Angabe so bekannt sein, dass der Gedanke an eine Marke sehr fernliegt. In diesen Fällen ist ein höherer Durchsetzungsgrad, eine lange und intensive Benutzung erforderlich (EuGH GRURInt 1999, 727 – Chiemsee; vgl auch Hackbarth MarkenR 1999, 329, 332). Die Durchsetzung setzt voraus, dass der Verkehr mit dem Zeichen einen bestimmten Betrieb verbindet. Hierfür ist nicht erforderlich, dass der Verkehr den Namen des Herstellers oder Anbieters kennt, da es bekannte Markenartikel gibt, bei denen der Hersteller nur Branchenkennern bekannt ist ( Eichmann GRUR 1999, 939, 945; vgl aber Ströbele GRUR 2008, 569, 571). Deshalb sind auch die Verkehrskreise zu berücksichtigen, die die Anmeldemarke einem bestimmten Unternehmen zuordnen, den Anmelder aber nicht benennen können. Nicht dem Anmelder zuzurechnen sind indes die befragten Verbraucher, die positiv ein anderes Unternehmen benennen (BPatG GRUR 2007, 324, 327 – Kinder (schwarz-rot); vgl auch BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 92/04 – Melissengeist). Ein zusätzlicher Bildbestandteil kann dazu führen, dass der Durchsetzungsgrad geringer anzusetzen ist ( BGH GRUR 2009, 954, 957 – Kinder III). Probleme ergeben sich, wenn ein Zeichen von mehreren Unternehmen benutztwird, die nicht zusammengehören oder deren Zusammengehörigkeit der Verkehr nicht kennt. Dann werden die beteiligten Verkehrskreise idR keinen Anlass haben, die Marke lediglich einem einzigen Unternehmen zuzuordnen (BGH GRUR 1961, 347, 352 – Almglocke). Der Durchsetzungsgrad beträgt mindestens 50 % Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen (BGH GRUR 1990, 360, 361 – Apropos Film II; GRUR 2006, 760 – LOTTO mit Anm Rohnke GRUR 2006, 831; BPatG GRUR 2007, 324, 329 – Kinder (schwarz-rot); vgl allerdings BPatG GRUR 2007, 593 – Ristorante, wonach unter bestimmten engen Voraussetzungen dieser Mindestdurchsetzungsgrad von 50 % unterschritten werden darf). Bei einem hohen Freihaltungsbedürfnis kann auch ein höherer Durchsetzungsgrad erforderlich sein, um dem Interessen der Mitbewerber an einer ungehinderten Verwendung frei von Monopolrechten Rechnung zu tragen, was insb bei Formmarken – soweit nicht schon der Ausschlussgrund des § 3 Abs 2eingreift – oder Farbzeichen sowie bekannten geografischen Herkunftsangaben der Fall sein wird (BGH GRUR 2004, 151, 153 – Farbmarkenverletzung I; GRUR 1997, 754, 755 – grau/magenta; Knaak GRUR 1995, 103, 109; BPatG PAVIS PROMA – 32 W (pat) 308/02 – Milchschnitte und 32 W (pat) 384/99 – Milchschnitte, wo ein Durchsetzungsgrad von 80 % erwogen worden war; dagegen BGH 2008, 510, 512, der einen Durchsetzungsgrad von 50 % der Milchschnitte für ausreichend hält; BGH GRUR 2003, 1040, 1044 – Kinder I, wo eine nahezu einhellige Bekanntheit gefordert wird; OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 149, 152 – TNT Post Deutschland; Risthaus WRP 2006, 1299, 1306; aA Fezer WRP 2005, 1, 14). Deshalb ist der Auffassung des EuGH zu widersprechen, die Frage der Verkehrsdurchsetzung sei unabhängig vom Freihaltungsbedürfnis zu beurteilen (EuGH GRUR 1999, 723 – Chiemsee; vgl Kur GRURInt 2004, 755, 761 und Rohnke GRUR 2006, 831, 832). Ausnahmsweise kann eine Verkehrsdurchsetzung auch ohne demoskopisches Gutachten angenommen werden, wenn die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung auf keine besonderen Schwierigkeiten stößt, nämlich weil die Bekanntheit gerichtsbekannt iSv § 291 ZPO ist ( BPatG PAVIS PROMA 29 W (pat) 524/11 – Landlust).