Jennifer Fraser - Markenrecht

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Ähnlich wie die Farbnamen, die der Verkehr zur Bezeichnung der äußeren Gestaltung von Waren benötigt (vgl BPatG Mitt 2002, 46 – Rot – LS), sind Anmeldungen von Farbmarken zurückzuweisen, wenn sie Farben enthalten, die der Wettbewerbals Hinweis auf die äußere farbige Gestaltung und damit Beschaffenheit der Waren benötigt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass trotz der objektiv bestehenden Farbenvielfalt das Erinnerungsvermögender Verkehrskreise auf einige wenige Farben beschränkt ist ( Sack WRP 2001, 1022, 1030). So wäre etwa für Textilien oder Automobile eine einzelne – auch ungewöhnliche – Farbe als Beschaffenheitsangabe freihaltungsbedürftig. Aber auch die Kombination von Farbenist bei einer branchenüblichen Verwendungderartiger Farbzusammenstellungen nach § 8 Abs 2 Nr 2nicht schutzfähig (vgl BPatG GRUR 2000, 428, 431 – Farbmarke gelb/schwarz; HABM MarkenR 1999, 38 – Orange). Es kommt bei der Prüfung des Freihaltungsbedürfnisses nicht nur darauf an, die Verwendung der fraglichen oder ähnlichen Farbe generell in der Werbung nachzuweisen, sondern hierbei auch einen Bezug zu den im Warenverzeichnis enthaltenen Waren zu belegen (BGH WRP 2001, 1198, 1201 – Farbmarke violettfarben; GRUR 2002, 538 f – grün eingefärbte Prozessorengehäuse). Als Ausnahme zugelassen wurde „Transparent Grün“ für „Schnappschalter“, weil es sich um eine auf dem Markt sehr beschränkte Zahl von Waren handelt und „Transparent Grün“ unter die für diese Waren nicht üblichen Farben fällt ( BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 78/09; Kopacek/Kortge GRUR 2011, 274).

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Für Hörmarkenkönnen Laute freihaltungsbedürftig sein, die einen akustischen Hinweis auf die Beschaffenheit der Ware sind. So können Motorgeräusche die Leistungsstärke von Motoröl und Benzin beschreiben oder bei der Dienstleistung „Fernsehendung“, die die Übertragung eines Autorennens betrifft, eine Angabe über die Art der Sendung enthalten.

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Unter Mengenangaben fallen insb Hinweise auf Anzahl oder Umfang von Produkten. Dies hat insb Bedeutung für Zahlen, die nach dem MarkenG nicht mehr einem generellen Freihaltungsbedürfniswie unter Geltung des § 4 Abs 2 Nr 1 2. HS WZG unterliegen. Zahlen als Mengenangaben sind nur noch dann schutzunfähig nach § 8 Abs 2 Nr 2, wenn ein konkretes Bedürfnis der Mitbewerberan der Freihaltung feststellbar ist. Indes ist bei der Beurteilung des Freihaltungsbedürfnisses an Zahlen grds von einem strengeren Maßstabzulasten von Anmeldern auszugehen, da die beschränkte Anzahl unter anderem für Preis-, Mengen- und Maßangaben– uU auch für Typenangaben – benötigt wird ( Teplitzky WRP 1999, 461). Demgemäß ist nicht unproblematisch, wenn der BGH gesonderte Nachweise für die Feststellung eines Freihaltungsbedürfnisses gefordert hat (BGH GRUR 2002, 970, 971 – Zahl „1“; Mitt 2002, 423 – Zahl „6“). Vielmehr besteht eine Vermutung für ein Freihaltungsbedürfnis an Grundzahlen (vgl BGH GRUR 2000, 608, 610 – ARD-1; vgl demgegenüber BGH Mitt 2002, 423 – Zahl „6“) und auch runden, insb für Preis- und Geldwertangaben benötigten Zahlen wie 10, 20, 50, 100, 500 und 1000 ( EuGH GRURInt 20011; 400 – Zahl 1000; Fuchs-Wissemann MarkenR, 1999, 188). Fraglich ist allerdings, ob hierzu auch ausgeschriebene Zahlwortewie „Trio“ und „Fünfer“ gehören, die das BPatG als schutzunfähig zurückgewiesen hat (BPatG Mitt 1996, 250 – TRIO; BPatGE 38, 57 – FÜNFER; vgl auch OGH MarkenR 2001, 333, 335 – one). Indes hat der BGH in seiner „Fünfer“-Entsch die grds Schutzfähigkeit von „Fünfer“ nach dem MarkenG bejaht (BGH MarkenR 1999, 400 – FÜNFER), da es sich lediglich um die Abwandlungeiner Zahlenangabe handele und derartige Abwandlungen von schutzunfähigen Bestandteilen grds eintragungsfähig seien. Bei „Vierfalt“ für „Schokoladenwaren“ ist das BPatG von der Schutzfähigkeit ausgegangen, weil es mehrerer Gedankenschritte bedürfe, um auf vier Varianten zu kommen ( BPatG BeckRS 2017,129578). Die Schutzfähigkeit von Zahlen dürfte auch dann gegeben sein, wenn es sich um eine willkürliche Kombination mehrerer Zahlen handelt, weil diese sich nicht als Mengenangabe ernsthaft eignet, es sei denn, im Einzelfall sei der Nachweis einer beschreibenden Angabe zu führen ( Fuchs-Wissemann MarkenR 1999, 183, 186).

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Unter Bestimmungsangaben fallen insb Bezeichnungen des Verwendungszwecks und des Abnehmerkreises. So hat das BPatG die Bezeichnung „ASTHMA-BRAUSE“ für Arzneimittel als freihaltungsbedürftig zurückgewiesen ( BPatGE 37, 194). Aber auch eine Angabe über die Abnehmer, an die sich die Waren insb richten, stellt eine freihaltungsbedürftige Bestimmungsangabe dar ( BPatGE 5, 41 – Bambino). Indes wird die Bezeichnung einer von mehreren möglichen Benutzergruppen nur dann freihaltungsbedürftig sein, wenn die Waren oder Dienstleistungen bes Eigenschaftenaufweisen, die gerade für diese Benutzergruppenvon wesentlicher Bedeutungsein können. So ist „Eventmanager“ für ua „Werbung, Beratung bei der Präsentation auf Messen und Ausstellungen“, die Thema, Inhalt und Wesen der Tätigkeit eines Eventmanagers betreffen, als freihaltungsbedürftige Bestimmungsangabe von der Eintragung ausgeschlossen worden ( BPatG PAVIS PROMA – 32 W (pat) 4/00 – EventManager). Auch Bezeichnungen wie „Segler-Rum“ ( BPatGE 10, 117, 118) oder „Kinderwein“, die einen bestimmten Personenkreis ansprechen, dabei aber nicht iS einer andere Abnehmerkreise ausschließenden Bestimmungsangabe gedacht sind, unterliegen einem Freihaltungsbedürfnis ( BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 509/12 – Weltenbummlerin). Soweit das OLG Hamburg die Verwendung der Bezeichnung „für Kinder“ nach § 14untersagt hat, beruhte der Unterlassungsanspruch auf der erst kraft Verkehrsdurchsetzung in das Register gelangten Marke „Kinder“ (OLG Hamburg GRUR 1996, 982; vgl aber BGH GRUR 2003, 1040 – Kinder I, der zu Recht von der Schutzunfähigkeit des der Wort-/Bildmarke zugrundeliegenden Wortes ausgeht; vgl auch BGH GRUR 2009, 954, 955 – Kinder III). Letztlich um eine Bestimmungsangabe handelt es sich auch bei Bezeichnungen von sportlichen Großereignissen wie „FUSSBALL WM 2006“, so dass hiermit der beschreibende Sachhinweis verbunden ist, dass die Waren und Dienstleistungen eine Sonderanfertigung, ein Sonderangebot oder eine notwendige oder zusätzliche Leistung aus Anlass dieses Ereignisses darstellen (BGH WRP 2006, 1121, 1125 – FUSSBALL WM 2006).

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Unter Wertangaben fallen insb Hinweise wie „teuer“, „billig“ oder auch „echt“, da die Echtheit etwa von Goldschmuck oder Teppichen ein wertbestimmender Faktor ist. Aber auch allg Währungsbezeichnungenwie Dollar, – auch heute noch – Deutsche Mark – oder auch nur DM (BPatG BlPMZ 1992, 111 –LS – Deutsche Mark) – stellen Wertangaben dar. Dies gilt generell für Preisangaben, wie der BGH in der „VALUE“-Entsch ausgeführt hat; allerdings hat er ein Freihaltungsbedürfnis an dem englischen Wort für „Wert“ im Hinblick auf die Indizwirkung einer Voreintragung in Großbritannien verneint ( BGH GRUR 1994, 730 – VALUE).

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Wie bereits bei der Abgrenzung des aktuellen und zukünftigen Freihaltungsbedürfnissesausgeführt, hat die Rspr zunächst das Tatbestandsmerkmal der geographischen Herkunftsangabe restriktiv zugunsten von Anmeldern angewendet. Nur bei einer Existenz einschlägiger Herstellungs-, Vertriebs- oder Leistungsunternehmen bzw ernsthaften Anhaltspunkten für eine derartige Entwicklung war ein Freihaltungsbedürfnis zu bejahen (BGH GRUR 1983, 768 – Capri-Sonne). Dieser Rspr ist durch die „Chiemsee“-Entsch des EuGH (MarkenR 1999, 189) nicht gänzlich die Grundlage entzogen worden. Denn auch hierin wird gefordert, dass die zuständige Behörde prüfen müsse, ob die fragliche Angabe einen Ort bezeichnet, der von den beteiligten Verkehrskreisen gegenwärtig mit der betr Warengruppe in Verbindung gebracht wird oder ob dies vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist ( BGH GRUR 2003, 882, 883 – Lichtenstein; GRUR 2009, 994 – Vierlinden). Bei „Neuschwanstein“ hat der EuGH ein Freihaltungsbedürfnis verneint, da diese geografische Bezeichnung der Annahme entgegensteht, dass die Waren von diesem Ort stammen ( EuGH GRUR 2018, 1146, 1149 – Neuschwanstein mit Anm Ruess GRUR 2018, 1150; vgl auch OLG München GRUR-RR 2018, 381 – NEUSCHWANSTEINER). Der Unterschied zu der bisherigen Rspr beschränkt sich vor allem darauf, dass ein Freihaltungsbedürfnis auch dann gegeben sein kann, wenn die Verbindung zwischen der Warengruppe und dem geographischen Ort nicht auf die dortige Existenz von Unternehmen, sondern auf anderen Anknüpfungspunktenberuht, zB dem Umstand, dass die Ware an dem betreffenden geographischen Ort entworfen worden ist, oder der Ortsname positiv besetzte Vorstellungen vermittelt. Damit hat der EuGH nicht schlechthin ein Freihaltungsbedürfnis an geographischen Herkunftsangaben bejaht, sondern wie bisher von bes Feststellungenabhängig gemacht. Zugleich hat das Gericht auch auf die Bekanntheit des Ortesabgestellt. Dies bedeutet indes nicht, dass wie nach bisheriger Rspr bei kleineren Städten oder Regionen ohne weiteres davon auszugehen sein wird, dass ein Freihaltungsbedürfnis nicht besteht ( BPatGE 27, 219, 222 – Augusta). Vielmehr geht die Tendenz dahin, dass das Eintragungsverbot des § 8 Abs 2 Nr 2nur überwunden werden kann, wenn die Ware oder Dienstleistung mit den Eigenschaften der als solcher erkennbaren Region vernünftigerweise nicht in Verbindung gebracht werden kann ( Ullmann GRUR 1999, 666, 672; BPatG GRUR 2006, 509, 510 – PORTLAND). Die bloß theoretische Möglichkeit, dass in dem kleinen schwedischenOrt Lönneberga Unternehmen ansiedeln könnten, begründet kein Freihaltungsbedürfnis ( BPatG GRUR 2015, 796 – Lönneberga). Es besteht eine grundsätzliche Vermutung dafür, dass an der geographischen Herkunftsangabe ein Freihaltungsbedürfnis für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen ernsthaft in Betracht zu ziehen ist, was für Länder, Regionen, Städte oder sonst wirtschaftlich überdeutliche bedeutende Örtlichkeit der Fall ist ( BGH GRUR 1994, 905, 907 – Schwarzwald-Sprudel; BPatG GRUR 2000, 149, 150 – WALLIS). Verfügt eine kleinere Stadt wie Lichtenstein in Sachsen mit etwa 15 000 Einwohnern über ein Gewerbegebiet und befinden sich bereits in der Umgebung einschlägige Betriebe, ist vernünftigerweise mit einer Entwicklung zu rechnen, die ein künftiges Interesse von Mitbewerbern an der Freihaltung der geografischen Angabe zu belegen vermag ( BPatG GRUR 2001, 741, 743 – Lichtenstein; BGH GRUR 2003, 882, 883 – Lichtenstein, BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 563/11 – Gagny, wonach ein künftiges Bedürfnis für eine freie Verwendung der geografischen Angabe zumindest unwahrscheinlich sein muss; BPatG PAVIS PROMA 33 W (pat) 62/10 – Kronenburg; vgl auch Hackbarth MarkenR 1999, 329, 330 f; Kurtz MarkenR 2006, 295, 297). Dass es mehrere Orte gleichen Namens gibt, die sich zur Unterscheidung uU eines Zusatzes bedienen müssen, lässt das Freihaltungsbedürfnis nicht entfallen (BPatG GRUR 2001, 741, 743 – Lichtenstein; GRUR 2005, 677, 678 – Newcastle; GRUR 2006, 509, 510 f – PORTLAND). Für „Weine“ hat der EuGH indes entschieden, dass „La Milla de Oro“ nicht schon in Alleinstellung, sondern erst nach Hinzufügung lokalisierender Zusätze auf eine bestimmte geografische Herkunft hinweist, so dass keine freihaltungsbedürftige Angabe gegeben ist. Allerdings kann die Marke aber andere Merkmale der Waren beschreiben, so dass die Waren von guter Qualität oder hohem Wert sind ( EuGH GRUR 2017, 912 – Milla de Oro; Thiering GRUR 2018, 31). Die „Speicherstadt“ wird vernünftigerweise mit der Speicherstadt am Rande des Hamburger Hafens in Verbindung gebracht und ist daher schutzunfähig ( BPatG MarkenR 2010, 342 – Speicherstadt). „LÜNEGAS“ wird für ua „elektrische Energie“ nur als Hinweis auf fossile Energie aus dem Raum Lüneburg angesehen ( BPatG GRUR-RR 2018,349 Ls =BeckRS 2018, 7604 – Lünegas). „Bergfried“ verfügt über eine Universität und eine Textilindustrie und ist darüber hinaus bekannt für die dort hergestellte Speise „Natto“, eine Spezialität aus Sojabohnen, und ist deshalb freizuhalten ( Kortge/Mittenberger-Huber GRUR 2017, 455). Ein Freihaltungsbedürfnis an der Bezeichnung „Lichtenauer Wellness“ besteht für „Mineralwässer aus Lichtenau“ demgegenüber nicht, wenn ausweislich der vorgelegten Nachweise nur eine von fünf gleichnamigen Städten eine Mineralwassserquelle hat; die bloß theoretische Möglichkeit, dass an den anderen Orten Mineralwasserquellen entdeckt werden könnten, reicht ebenso wenig zur Versagung der Eintragung wie die vage Möglichkeit, dass sich die Eigentums- und Besitzrechte an der Mineralwasserquelle verändern könnten (PAVIS PROMA – 26 W (pat) 20/04 – Lichtenauer Wellness; vgl Grabrucker/Fink GRUR 2007, 22267, 275). Dementsprechend ist auch der Name eines kleinen portugiesischen Orts zur Eintragung zugelassen worden, weil die Gesamtumstände dafür sprachen, dass ein künftiges Freihaltungsbedürfnis nicht gegeben ist ( BPatG PAVIS PROMA 29 W (pat) 68/07 – Carcavelos; vgl auch SchweizBG GRURInt 2003, 1038 f). Ebenso ist St. Lucia zur Eintragung zugelassen worden ( BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 132/09). Bestehen zwischen der den Namen tragenden Gebietskörperschaft und der Anmelderin ausreichende gesellschaftsrechtliche Bindungen, ist ein Freihaltungsbedürfnis nicht gegeben ( BPatG Mitt 2012, 563, 564 mit Anm Rapp S 565 – Stadtwerke Augsburg; vgl demgegenüber BPatG Mitt 2008, 476 Stadtwerke Bochum). Die Bezeichnug „Stadtwerke Bremen“ ist nicht freihaltungbedürftig und daher schutzfähig, weil ihr Aussagegehalt sich nicht in der Beschreibung von Grundversorgungsleistungen im Einzugsbereich der Stadt Bremen erschöpft ( BGH GRUR 2017, 186 – Stadtwerke Bremen). Auch „Berliner Stadtwerke“ ist nicht freihaltungsbedürftig, weil private Anbieter sich aus Wettbewerbsgründen nicht „Stadtwerke“ nennen dürften ( BPatG BeckRS 2018, 17384). Für schutzfähig angesehen wurden auch „Ruhr Universität Bochum“ und „Halle Münsterland“, weil der Verkehr schon daran gewöhnt sei, in dieser Form einen betrieblichen Herkunftshinweis vermittelt zu bekommen ( BPatG GRUR-RR 2013, 210,211 – Ruhr Universität Bochum; BlPMZ 2009, 406 – Halle Münsterland). Nicht zur Eintragung zugelassen wurde DüsseldorfCongress ( BPatG PAVIS PROMA 27 W (pat) 74/11). Selbstverständlich erstreckt sich das Eintragungsverbot an geographischen Angaben auch auf flächenmäßig und einwohnermäßig große Regionen wie „Sibirien“ ( BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 31/12).