Jennifer Fraser - Markenrecht

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Die Verkehrsdurchsetzung setzt die Markenfähigkeitnach § 3voraus. Dies ist insb von Bedeutung für Farbmarkenund 3D-Marken, die seit dem 1.1.1995 markenfähig sind. Das BPatG hatte zunächst die Auffassung vertreten, Farbmarken seien nur im Rahmen von Aufmachungenzulässig, so dass Farben nicht unabhängig von jeder Formgebung geschützt werden dürften (BPatG GRUR 1996, 881 – Farbmarke: gelb/schwarz). Unter Zugrundelegung dieser Auffassung hätten Farben und Farbzusammenstellungen grds auch nicht im Wege der Verkehrsdurchsetzung eingetragen werden dürfen. Der BGH hat dann aber entschieden, dass nach § 3 Abs 1Farben auch ohne Einschränkung auf konkrete körperliche Gestaltungen zulässig sind (BGH GRUR 1999, 491 – Farbmarke gelb/schwarz). Auch bei Kollektivmarken ist die Verkehrsdurchsetzung anwendbar ( BGH GRUR 2016, 1167 – Sparkassen-Rot II).

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Bedeutung gewinnt die Markenfähigkeit auch nach wie vor bei 3 D-Marken, soweit diese nach § 3 Abs 2vom Markenschutz ausgeschlossen sind. In diesem Falle ist auch eine Eintragung kraft Verkehrsdurchsetzung nicht möglich (vgl BGH GRUR 2006, 588 ff – Rasierer mit drei Scherköpfen).

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Mit dem Antrag auf Eintragung einer Marke wegen Verkehrsdurchsetzung sind zugleich Unterlagen einzureichen, aus denen sich ergibt, dass das Verkehrsdurchsetzungsverfahren Aussicht auf Erfolg hat, dh einen Durchsetzungsgrad von mindestens 50 % erbringen wird. Fraglich ist allerdings, ob vor dem Antrag auf Verkehrsdurchsetzung zwingend eine Prüfung der Schutzhindernisse des § 8 Abs 2erfolgt sein muss (so BPatG 48, 65 – Deutsches Notarinstitut), was allerdings abzulehnen ist, weil es in der Hand des Anmelders liegen muss, die Schutzfähigkeit der Marke selbst beurteilen zu dürfen. Erst nach einer Anfangsglaubhaftmachung ist das DPMA verpflichtet, in amtliche Ermittlungeneinzutreten, die erfahrungsgemäß umfangreich und für die in die Tatsachenermittlung einbezogenen Stellen (Industrie- und Handelskammern, Verbände) meistens mühsam und kostenbelastend sind ( BPatGE 7, 154). Geeignete Belege für diese Anfangsglaubhaftmachung sind insb Unterlagen über Werbeaufwendungenund Umsätze, aber auch Bescheinigungen von einschlägigen Fachverbändenoder ggf sogar Meinungsumfragen(vgl Ströbele MA 1984, 127, 136; GRUR 1987, 75 ff).

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Hat der Anmelder die Tatsachen, aus denen sich eine Verkehrsdurchsetzung ergeben soll, schlüssig dargelegt und glaubhaft gemacht (zu den einzelnen Voraussetzungen vgl Ströbele GRUR 1987, 75 ff), tritt das DPMA in amtliche Ermittlungen ein. Das Amt befragt idR die Industrie- und Handelskammer, die nicht alle, sondern nur eine repräsentative Auswahl von Kammern um Auskunft bittet. Ggf werden auch Fachverbände gehört. Zusätzlich ist bei Waren oder Dienstleistungen, die sich an die Endabnehmer richten, eine Meinungsumfrage durchzuführen, die der Anmelder selbst zu veranlassen und deren Kosten er zu tragen hat (vgl Eichmann GRUR 1997, 939, 945). Für die Einholung derartiger Gutachten hat das DPMA Richtlinien erlassen (IV Nr 5.17 der RL für die Prüfung von Markenanmeldungen, BlPMZ 2005, 245, 255). Im Zweifelsfall ist der Fragenkatalog mit dem Prüfer/der Prüferin abzustimmen, um unnötigen Aufwand zu vermeiden.

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Die Marke muss sich als Herkunftskennzeichen für den Anmelder in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt haben, dh bei den Mitbewerbern, den Händlern und den Abnehmern (zum Problem der Feststellung der beteiligten Verkehrskreise BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 8/06). Der erforderliche Durchsetzungsgradvon mindestens 50 % ( BPatG Mitt 2013, 87, 89 = GRUR 2013, 394 – Spielwarenmesse – mit Anm Cöster Mitt 2013, 90; vgl aber auch BPatG WRP 2013, 631 – Sparkassen-Rot, wonach in einer Vorlageentscheidung von einem Durchsetzungsgrad von 70 % in dem vorliegenden Fall betreffend Farben ausgegangen wird; vgl EuGH GRUR 2014, 940 – Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander – Sparkassen-Rot) muss in allen Gruppen erreicht sein. Der BGH hat die Entscheidung des BPatG, wonach die Löschung der Farbmarke Rot anzuordnen sei, aufgehoben, da für den Entscheidungszeitpunkt eine Verkehrsdurchsetzung nachgewiesen sei ( BGH GRUR 2016, 1168, 1178 – Sparkassen-Rot). Für einzelne Markenkategorien darf grundsätzlich kein höherer Durchsetzungsgrad verlangt werden, was nicht ausschließt, dass im Einzelfall ein höherer Grad erforderlich ist (vgl EuGH GRUR 2014, 776 – Oberbank ua/DSGV – Sparkasse-Rot; vgl auch GRUR 2015, 1012 – Nivea-Blau, wo der Umstand, dass der Farbton häufig verwendet wird, keinen höheren Durchsetzungsgrad erfordert; zur Problematik Thiering GRUR 2015, 945). Eine Verrechnung der einzelnen Gruppen von Verkehrsbeteiligten findet nicht statt, so dass ein höherer Durchsetzungsgrad in der einen Gruppe keinen Ausgleich für einen zu geringen Bekanntheitsgrad innerhalb der anderen Gruppe schaffen kann ( BPatGE 28, 44, 49 – BUSINESS WEEK; vgl auch BGH GRUR 2001, 1042, 1043 – REICH UND SCHÖN; BPatG Mitt 2005, 269, 273 – VISAGE). Der Kreis der beteiligten Verkehrskreise kann durch die Art der Waren und Dienstleistungen eingeschränkt sein. So können als Bildmarke angemeldete Etiketten, die ohne Aufschrift in den Einzelhandel gelangen, der dann die Preise aufdruckt, in der angemeldeten Form ohne Aufdruck nur an die Händler gelangen. Die Abnehmer, die mit Etikett plus Aufdruck konfrontiert werden, sind demgemäß für die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung ohne Belang ( BGH GRUR 1999, 495 f – Etiketten). Formen höherpreisiger Produktewie Automobile, deren Neuerscheinung und deren Form den Verbrauchern auch durch die Medien nahegebracht werden, können auch ohne langjährige und intensive Benutzung Verkehrsdurchsetzung erlangen (BGH GRUR 2006, 679, 682 – Porsche Boxster). Eine Durchsetzung kann auch gegeben sein, wenn die Marke bislang nur als Werktitel benutzt worden war ( BPatG GRUR 2004, 61, 62); indessen ist in der Regel eine markenmäßige Verwendung erforderlich ( BPatG Mitt 2013, 87, 89 – Spielwarenmesse mit Anm Cöster Mitt 2013, 90). Die Unterscheidungskraft kann zudem bei Werbeslogans auch durch Benutzung der Marke als Teil oder iVm einer bereits eingetragenen Marke erworben werden (EuGH GRUR 2005, 763 – HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT). Ein Zeichen kann durch Benutzung als Bestandteil einer komplexen Kennzeichnung oder in Verbindung mit einer anderen Marke eigenständige Unterscheidungskraft erlangen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise infolge dieser Benutzung die nur durch den fraglichen Bestandteil gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend verstehen und sie von denjenigen anderer Unternehmen unterscheiden. Für den Nachweis einer durch Benutzung als Bestandteil eines Gesamtzeichens erworben eigenständigen Unterscheidungskraft des infrage stehenden Bestandteils reicht es nicht aus, lediglich die Benutzung des Gesamtzeichens nachzuweisen ( BGH GRUR 2008, 710 – VISAGE).

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Anmelder versuchen nicht selten durch Einschränkung der Abnehmerkreiseim Warenverzeichnisden Kreis der zu befragenden Abnehmer einzuschränken. Allerdings ist eine Einschränkung, die Zusätze enthält wie „ausschließlich zur Lieferung an Großabnehmer“ oder „ . . . zur industriellen Weiterverarbeitung für die Möbelindustrie“ nicht geeignet, den Kreis der zu befragenden Verbraucher einzugrenzen (vgl BPatGE 22, 75, 79 – LETRALINE). Vielmehr muss sich die Einschränkung objektiv aus der Art der Waren ergeben ( BPatGE 24, 67, 73 – India; vgl auch BPatGE 23, 78 ff – HP).