Jennifer Fraser - Markenrecht

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Bei fremdsprachigen Bezeichnungen ist zudem die Frage von Voreintragungen in einem Land des betr Sprachkreises zu prüfen. Während die Rspr seit jeher eine Indiz- oder Bindungswirkung inländischer Voreintragungen verneint hat (BGH GRUR 1989, 420 – KSÜD; vgl allerdings der 29. Senat in BPatG Mitt 2007, 168 LS – Volks-Handy und GRUR 2007, 329 – Schwabenpost sowie Vorlagebeschl GRUR 2008, 164 – Schwabenpost II mit Anm Eisenführ GRUR 2008, 170, der dies – wie auch Kühling GRUR 2007, 849 und Sendrowski GRUR 2007, 841 – in Zweifel zieht, was aber im BPatG eine Ausnahmemeinung sein dürfte, wie der gegenteilige Beschl des 24. Senats in GRUR 2007, 333, 335 ff – Papaya mit Anm Schwippert GRUR 2007, 337 ebenso wie des 25. Senats in PAVIS PROMA – 25 W (pat) 9/05 – Cashflow und des 27. Senats MarkenR 2008, 121 – Topline und letztlich entscheidend EuGH GRUR 2009, 667 – Schwabenpost) erkennen lässt, kommt in Zweifelsfällen entspr ausl Eintragungen allenfalls eine Indizwirkungfür die Schutzfähigkeit auch im Inland zu (BGH GRUR 1996, 771 – THE HOME DEPOT). Dies setzt indes voraus, dass es sich tatsächlich um einen Zweifelsfallhandelt. Liegt die beschreibende Bedeutung für inländische Verkehrskreise ohne weiteres auf der Hand, vermag auch die Voreintragung im fremdsprachigen Ausland nicht zur Eintragung zu führen. Eine Indizwirkung ist dann zu verneinen, wenn das Markenwort im Inland in einem von der fremdsprachigen Bedeutung abweichenden Sinngehalt verwendet wird (BGH GRUR 2001, 1046, 1086 – GENESCAN). Auch der EuGH geht davon aus, dass ausl Eintragungen berücksichtigt werden können, aber nicht maßgebend sein dürfen (EuGH GRUR 2003, 58, 60 – Companyline; GRUR 2004, 428, 432 – Henkel; vgl auch Ströbele FS VPP 50 Jahre, S 439 ff). Den Anmeldern ist jedenfalls bei fremdsprachigen Angaben zu empfehlen, die Frage einer Registrierung im entspr Sprachraum festzustellen und die entspr Unterlagen im Prüfungsverfahren vorzulegen.

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Von der Frage der Indizwirkung bei Voreintragungen im entspr Sprachraum zu trennen ist die Bedeutung von Voreintragungen in einem anderen EU-Landoder durch das Harmonisierungsamtin Alicante. Der BGH hielt eine indizielle Bedeutung für gegeben, wenn die Marken auf Grund harmonisierter Gesetzesbestimmungeneingetragen sind und es keine Anhaltspunkte für ein gegenüber dem Ausland abweichendes Verkehrsverständnis gibt (BGH WRP 2001, 265, 268 – Stabtaschenlampen). Demgegenüber hat das BPatG eine Indiz- oder gar Bindungswirkungvon Eintragungen in einem anderen EU-Land oder durch das Harmonisierungsamt verneint (BPatG GRUR 1997, 132 f – ErgoPanel). Der EuGH hat nunmehr klargestellt, dass eine identische Marke, die in einem Mitgliedsstaat für identische Waren und Dienstleistungen eingetragen worden ist, auch in die Beurteilung der Unterscheidungskraft einzubeziehen ist, jedoch letztlich nicht maßgebend für die Entsch über die Eintragung ist (EuGH GRUR 2004, 428, 432 – Henkel; GRUR 2006, 233 – Standbeutel; BGH WRP 2006, 1121, 1127 – FUSSBALL WM 2006; vgl auch Ströbele FS 50 Jahre VPP, S 439, 448 ff). Letztlich kommt es nicht entscheidend darauf an, dass die Marke in einem fremdsprachigen Mitgliedsstaat eingetragen ist, weil für ein im Inland angemeldetes Wortzeichen allein der übliche Sprachgebrauch bei den angesprochenen deutschen Verkehrskreisen maßgeblich ist ( EuGH GRUR 2006, 411, 412 – Matratzen Concord; BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 44/11 – Pillola).

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Aus dem Wortlaut des § 8 Abs 2 Nr 2folgt, dass eine Eintragungsversagung nur gerechtfertigt ist, wenn die Marke ausschließlich aus schutzunfähigen Zeichen oder Angaben besteht (EuGH GRUR 2004, 146 – Wrigley's Doublemint). Aus dem beschreibenden Charakter eines einzelnen Bestandteils darf kein Schutzhindernis für die Gesamtmarke hergeleitet werden ( EuGH GRUR 2004, 943 – SAT.2; BGH GRUR 2011, 65 – Buchstabe T mit Strich). Enthält die Marke einen Bestandteil, der unterscheidungskräftig und nicht freihaltungsbedürftig ist, ist sie einzutragen. So kann ein schutzfähiger Bildbestandteil einer Marke in ihrer Gesamtheit die Eintragungsfähigkeit verschaffen. Dies gilt auch für Formmarken, bei denen die Form zwar abstrakt markenfähignach § 3 MarkenG, aber konkret nicht unterscheidungskräftigiSv § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenGist. Enthält sie eine schutzfähige Aufschrift, ist die Formmarke in ihrer Gesamtheiteintragungsfähig ( BPatGE 43, 122, 124 – MAG-LITE Taschenlampe).

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Indes sind werbeübliche Gestaltungen, die lediglich schmückendes Beiwerk sind, nicht geeignet, die Eintragungsfähigkeit zu begründen. Dies gilt auch für das @-Symbol, das in der Werbung in großem Umfang als schmückendes Element – und uU als Hinweis auf einen Zusammenhang mit dem Internet – benutzt wird (BPatG GRUR 2003, 794 – @-Zeichen; vgl auch OLG Braunschweig WRP 2001, 287; vgl demgegenüber BPatG PAVIS PROMA -27 W (par) 57/12 – fairplay und 27 W (pat) 511/13 – Fuldaer Wiesn). Im Übrigen wird angesichts der Problematik von Buchstaben, die in Alleinstellung schutzfähig wären, bei denen die Bedeutung der Abkürzung aus der Kombination mit einer beschreibenden Wortfolge ersichtlich wird, auf die Ausführungen oben zur Unterscheidungskraft verwiesen ( § 8 Rn 32). In diesem Zusammenhang ist allerdings darauf hinzuweisen, dass ein einzelner Buchstabe, der besonders ausgestaltet ist und keine verkehrsübliche Wiedergabeform darstellt, durchaus schutzfähig sein kann ( BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 41/11 – G).

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In der Praxis häufig ist das Argument von Anmeldern, die Eintragung der angemeldeten Marke sei nicht zu versagen, da die ungehinderte Verwendung der beschreibenden Angabedurch § 23 Nr 2 gewährleistet sei. Indes haben 8 und 23 unterschiedliche Gesetzeszwecke. Der Schutzzweck der Eintragungsverbote nach § 8 Abs 2 Nr 2und 3geht über den der Vorschrift des § 23 Nr 2 MarkenG hinaus, der lediglich im Hinblick auf den Grundsatz des freien Warenverkehrs Beschränkungen in der Ausübung der Rechte aus eingetragenen Marken enthält ( BPatG PAVIS PROMA 24 W (pat) 28/06 – Rapido). Indem der Gesetzgeber mit diesen Eintragungsverboten die Entstehung formaler Verbietungsrechte an freihaltungsbedürftigen Angaben ausgeschlossen hat, wollte er jede Behinderung des freien Gebrauchs solcher Angaben schon im Ansatz verhindern (vgl BPatGE 16, 181, 183 – franko; Ströbele NJW-Sonderheft 100 Jahre Markenverband, 78, 80). Deshalb lassen sich aus § 23keine Anhaltspunkte für eine großzügige Eintragungspraxis herleiten (EuGH GRUR 1999, 723, 725 – Chiemsee; BPatG MarkenR 2005, 677 – Newcastle). Allerdings ist § 23auch nicht ein Korrektiv gegen unberechtigte Eintragungen. Im Widerspruchs- oder Verletzungsverfahren besteht grds eine Bindung an die Markeneintragung(vgl im Einzelnen § 22 Rn 11 ff). Die Marke kann nur im Wege der Löschungnach § 50 Abs 1beseitigt werden. Da § 23im Widerspruchsverfahren keine Anwendung findet (BGH GRUR 1998, 930, 931 – Fläminger) und im Kollisionsverfahren ein Anspruch nach § 14bei beschreibender Verwendung schon mangels markenmäßiger Benutzung scheitert, kann § 23 MarkenGinsb für die Fälle Bedeutung haben, dass eine mit der älteren Marke ähnliche Bezeichnung markenmäßig, aber nicht in sittenwidriger Weise verwendet wird (EuGH GRUR 2004, 234, 235 – Gerolsteiner/Putsch auf Vorlage von BGH GRUR 2002, 613 – GERRI/KERRY Spring). Der Wortlaut des § 23 MarkenGverbietet eine Verwendung der für eine Kollision in Betracht kommenden Bezeichnung nur dann, wenn sie gegen die guten Sittenverstößt, dh wenn der Verletzer den berechtigten Interessen des Markeninhabers zuwiderhandelt (EuGH GRUR 2004, 234, 235 – Gerolsteiner/Putsch). IdR verstößt eine markenmäßige Verwendung allerdings gegen die guten Sitten (vgl BGH GRUR 2004, 600, 602 – d-c-fix/CD-FIX; Starck GRUR 1996, 688, 692). Auch die Verwendung einer an eine beschreibende Angabe angelehnten Bezeichnung, an der kein Freihaltungsbedürfnis besteht, kann gegen die guten Sitten verstoßen, vor allen Dingen dann, wenn sie nach Art einer Marke hervorgehoben ist (BGH GRUR 2004, 600, 602 – d-c-fix/CD-FIX), wenngleich eine Verwendung als Marke nicht zwingend allein deshalb gegeben ist, weil die beschreibende Angabe größenmäßig hervorgehobenist (BGH GRUR 1999, 992, 994 – BIG PACK). Demgegenüber kann insb in Fällen einer gespaltenen Verkehrsauffassung, in denen ein erheblicher Teil der Verkehrskreise die Bezeichnung als Gattungsbegriff erkennt, ein anderer Teil aber eine Verbindung zu der älteren Marke herstellt, nicht eine Sittenwidrigkeit angenommen werden. Andernfalls liefe die Schutzschranke ins Leere ( BGH GRUR 2009, 678, 680 – POST/RegioPost; EuGH GRUR 2007, 971 – Céline). Ein Verstoß gegen die guten Sitten ist insbesondere bei einem früheren Monopol der Markeninhaberin bzw der Rechtsvorgängerin zu verneinen ( BGH WRP 2008, 1206 – CITY POST; BGH GRUR 2009, 678, 680 – POST/RegioPost). Letztlich besteht aber –faktisch– ein großer „Beurteilungsspielraum“ der Gerichte und ist das Risiko einer Berufung auf § 23 Nr 2 nicht zu unterschätzen ( König Mitt 1998, 145, 147 in Anm zu BGH Mitt 1998, 143 – BONUS; BPatG GRUR 2005, 590, 591 – COLLECTION; vgl auch Ströbele GRUR 2001, 658, 660).