Jennifer Fraser - Markenrecht

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Wie bereits zum zukünftigen Freihaltungsbedürfnis ausgeführt, ist zum Nachweis des Freihaltungsbedürfnissesgrds eine bereits erfolgte Verwendungals Sachbeschreibung nicht erforderlich. Bereits aus einem lexikalischen Nachweis oder einer sprachüblichen Wortneuschöpfungkann sich die Eignung eines Begriffs ergeben, zur Beschreibung von Eigenschaften dienen zu können. Die Forderung nach einem Verwendungsnachweisist schon deshalb nicht vertretbar, weil sonst der erstmalige Verwender einer beschreibenden Angabe diese durch Markenschutz monopolisierenkönnte, wenn eine Verwendung in der Werbung nicht nachweisbar wäre; im Markenrecht spielen Gesichtspunkte einer neuheitsschädlichen Vorwegnahme keine Rolle ( BPatG GRUR 2010, 338, 340 – Verlorene Generation). Auch der Wortlaut des § 8 Abs 2 Nr 2, wonach die fragliche Angabe zur Sachbeschreibung „dienen können“ muss, deutet darauf hin, dass es lediglich auf die objektive Eignung als beschreibende Bezeichnungund nicht auf eine tatsächliche Verwendung ankommt. Der BGH hat in den Entsch „Bücher für eine bessere Welt“(GRUR 2000, 882 f) und „marktfrisch“ (BGH WRP 2001, 1082, 1084 – marktfrisch) die Feststellung des Freihaltungsbedürfnisses ausdrücklich von der objektiven Eignung abhängig gemacht, mit der angemeldeten Bezeichnung die hierin enthaltene Sachangabe zum Ausdruck bringen zu können, ohne dass es darauf ankäme, dass ein entspr Verwendung bereits stattgefunden hat (vgl auch BGH WRP 2001, 1046, 1084 f – GENESCAN; EuGH GRUR 2004, 146, 147 – Wrigley's Doublemint; GRUR 2004, 674, 678 – Postkantoor, GRUR 2004, 680, 681 – BIOMILD; EuGH GRUR 2010, 534 – RANAHAUS). Deshalb ist ein Verwendungsnachweis auch nicht bei mehrdeutigen Begriffen zur Feststellung des Freihaltungsbedürfnisses erforderlich (BGH GRUR 2002, 64 f – INDIVIDUELLE), weil insoweit die Eignung einer Bedeutung zur Beschreibung für eine Schutzversagung ausreicht ( EuGH GRUR 2004, 146 – Wrigley's Doublemint; GRUR 2008, 160, 162 – Hairtransfer; BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 524/11 – Rosa Markgräfler, was nicht ausschließt, dass die Mehrdeutigkeit eine gedankliche Analyse erfordert und deshalb die Eintragung zu gewähren ist ( BGH GRUR 2009, 949, 951 – My World). Für die Feststellung eines Freihaltungsbedürfnisses kommt es nicht darauf an, ob der Anmelder an der fraglichen Bezeichnung ein Monopol hat. Die Eignung zur Verwendung als beschreibende Angabe ist unabhängig von der Person des Anmelders zu beurteilen (BGH WRP 2006, 475 – Casino Bremen; vgl auch BPatG PAVIS PROMA – 25 W (pat) 184/01 – Perinatalzentrum Osnabrück). Bei „Stadtwerke Bremen“, das zumindest mehrheitlich von der Stadt Bremen betrieben wird, ist als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen zu verstehen; auch eine künftige beschreibende Verwendung ist nicht zu erwarten ( BGH GRUR 2017, 186 – Stadtwerke Bremen). Gibt es andere, möglicher Weise sogar bessere oder gebräuchlichere Bezeichnungen zur Beschreibung schließt dies das Freihaltungsbedürfnis freilich nicht aus ( EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 64/08 – Hop on Hop off).

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Die objektive Eignung zur Verwendung als beschreibende Angabe erfährt iRv § 8 Abs 2 Nr 2bei fremdsprachigen Bezeichnungen eine Ausnahme. Selbst wenn die fragliche Angabe in der entspr Fremdsprache eine beschreibende Bedeutunghat, ist ein Freihaltungsbedürfnis grds nur dann gegeben, wenn diese Bedeutung in inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres erkennbarist (vgl auch EuGH MarkenR 2006, 157 – Matratzen Concord). Nur dann ist die Bezeichnung idR geeignet, im Inland als Sachbeschreibung dienen zu können. Dies wird idR bei englischen Ausdrücken, die in den inländischen Sprachgebrauch Eingang gefunden haben, der Fall sein (BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; krit Hoffmann Mitt 2007, 301, 302). So können aber auch Wörter anderer Sprachen im Inland für die angesprochenen Verkehrskreise durch eine entspr häufige Verwendung vor allem in der Werbung in ihrem Sinngehalt erkennbar sein, wie dies bei einer japanischen Bezeichnung für eine im Inland seit längerem angewendete Heilmethode der Fall ist (BPatG GRUR 2005, 675, 676 – JIN SHIN JYUTSU). Ist die Bedeutung indes nicht ohne weiteres erkennbar, so kann die Bezeichnung gleichwohl für den Im- und Exportbzw den Vertrieb von Waren mit zusätzlicher fremdsprachiger Bezeichnung auch im Inland benötigtwerden ( BGH GRUR 1994, 366 – RIGIDITE II). Wird etwa eine französische Beschaffenheitsangabe nicht im Inland als solche verstanden, muss ein deutsches Unternehmen, das entspr Waren nach Frankreich exportiert, diese Angabe in Deutschland auf den Waren anbringen dürfen, so dass ein Freihaltungsbedürfnis an der ungehinderten Verwendung im Inland besteht. Angesichts des wirtschaftspolitischen Interesses ist es zudem nicht mehr zeitgemäß, bei EU-Sprachen die Feststellung eines Freihaltungsbedürfnisses davon abhängig zu machen, dass das Wort im Inland in seiner beschreibenden Bedeutung verstanden wird ( Kurtz GRUR 2004, 32, 34; vgl auch BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 110/09 – OpenVirtue, wonach nur naheliegende Übersetzungen zu berücksichtigen sind). So ist auch ohne EU-Bezug die russische Gattungsbezeichnung „Zeffir“ wegen eines Freihaltungsbedürfnisses für „feine Backwaren, Konditorwaren“ gelöscht worden ( BPatGE 48, 115, 116 f – Zeffir). Dogmatisch zu rechtfertigen ist dies damit, dass nicht auf die Kenntnis des normalen Durchschnittsverbrauchers, sondern der am Handel beteiligten Fachkreise abgestellt wird ( Ströbele MarkenR 2006, 433, 435; EuGH MarkenR 2006, 157 – Matratzen Concord; BPatG PAVIS PROMA 24 W (pat) 110/05 – BAGNO; 24 W (pat) 28/06 – Rapido; 30 W (pat) 44/11 – Pillola; BPatG BeckRS 2016 12105 – flatline; BPatG 23.6.2016 – 24 W (pat) 25/!2 – NEATpack; vgl aber Lettl NJW-Sonderheft 100 Jahre Markenverband, 44, 48). Sogar fremdsprachige Bezeichnungen, die wie kyrillische Buchst für den deutschen Verbraucher, soweit er nicht wie ehemalige DDR-Bürger über Russischkenntnisse verfügt, nicht ohne weiteres erkennbar sind, sind von der Eintragung ausgeschlossen, soweit eine beschreibende Angabe objektiv zugrunde liegt. Insoweit sind neben den insb ostdeutschen Verkehrskreisen mit Russischkenntnissen die vielen Russlanddeutschen zu berücksichtigen, die zT in sog Russenläden einkaufen; darüber hinaus bestehen enge Handelsbeziehungen mit Russland ( BPatG PAVIS PROMA – 26 W (pat) 210/01 – Russisches Bier; vgl auch BPatGE 48, 115, 116 – Zeffir). Schließlich kann auch an Wörtern toter Sprachen ein Freihaltungsbedürfnis bestehen, wenn es sich zB um die Bezeichnung eines prähistorischen Ballspiels handelt, das Vorläufer des Fußballspiels ist ( BPatG PAVIS PROMA – 25 W (pat) 19/06 – Pokta Pok). Bei der angemeldeten Bezeichnung „Pillola“ in der Bedeutung von „Tablette, Pille“ sind die am Warenverkehr mit Italien beteiligten inländischen Händler für den Export nach Italien und die italienischen Händler für den Import in Deutschland zu berücksichtigen. Diese haben ein Interesse daran, diese beschreibende Angabe zu verwenden. Insoweit reicht es, dass die am Im- und Exporthandel mit Italien beteiligten Fachkreise das italienischsprachige Markenwort verstehen und ein Interesse daran haben, es im Rahmen des Handelsverkehrs mit dem EU-Mitglied Italien unbehindert von Monopolrechten zu Beschreibung einsetzen zu können ( BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 44/11 – Pillola). Schutzfähig ist dagegen der dänische Begriff „Lille Smok“ für „klein, schön“ trotz des glatt beschreibenden Inhalts, weil Dänisch keine Welthandelssprache ist ( BPatG BeckRS 2016, 08845). „factum“ als lateinischer Begriff für „Tatsache, Fakt, Sachverhalt“ ist schutzfähig, weil ohne verständnisfördernden Kontext keine Merkmale von Rechtsdienstleistungen beschrieben würden ( BPatG 24.11.2016 – 30W(pat) 543/14). „KAGURA“ als Bezeichnung für einen traditionellen Tanz – nach Aufnahme eines Disclaimers – enthält keinen Sachbezug zu diesem Tanz ( BPatG BeckRS 2017, 144309; Kortge/Mittenberger-Huber GRUR 2018, 461). „Friends“ ist trotz werblicher Anklänge kein klassisches Werbewort und in seinem Inhalt diffus; die Marke ist deshalb schutzfähig ( BPatG BeckRS 2017, 129131; Kortge/Mittenberger-Huber GRUR 2018, 461). Nicht schutzfähig ist dagegen „Cream“, da Bekleidung nicht nur als „cremefarben“, sondern auch mit dem englischen Wort „creme“ bezeichnet wird ( BPatG BeckRS 2017, 125196; Kortge/Mittenberger-Huber GRUR 2018, 461). Nicht freihaltungsbedürftig und daher schutzfähig ist „for you“, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Verkehr die Marke nur als Hinweis auf eine Anpassung der Waren an individuelle Bedürfnisse oder gar als Kaufappell versteht ( BGH GRUR 2015, 943 – for you).