Jennifer Fraser - Markenrecht

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Problematisch sind auch die Abbildungen berühmter Persönlichkeiten. So sind Reproduktionen von Bildnissen berühmter Persönlichkeiten wie Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Mona Lisa oder Marylin Monroe, die üblicherweise auf T-Shirts oder anderen Gegenständen, die als Devotionalien abgebildet werden, nicht geeignet, als Herkunftshinweis zu dienen (BPatG GRUR 1998, 1021 f – Mona Lisa; vgl auch Götting GRUR 2001, 615, 619; Sosnitza FS Ullmann, S 387 ff; Kiethe/Groeschke WRP 2010, 608, 610). Demgegenüber war bei einem angemeldeten Portraitfoto des Rennfahrers Michael Schumacher eine übliche Verwendung in der Werbung nicht feststellbar, so dass das BPatG die Unterscheidungskraft mit der Begr bejahte, das Bild einer bestimmten Person besitze von Hause aus die denkbar stärkste Unterscheidungskraft (BPatG BlPMZ 1999, 43 f – Portrait-Foto; so auch Steinbeck FS Bartenbach, S 467, 469; zur Gemeinfreiheit der gegenwärtigen Prominenz generell Thalmann GRUR 2018, 476, 482). Dies gilt allerdings laut BPatG dann nicht, wenn das Photo einer bekannten Person wie Marlene Dietrich iVm Fan- und Merchandisingartikeln zugleich einen inhaltsbeschreibenden Hinweis darstellt (BPatG GRUR 2006, 333, 334 – Porträtfoto Marlene Dietrich). Für andere Waren und Dienstleistungen hat das BPatG allerdings einen inhaltsbeschreibenden Charakter verneint. Soweit der BGH letztlich den zurückweisenden Teil der Entscheidung aufgehoben hat, betraf dies die Zurückweisung wegen fehlender Unterscheidungskraft ( BGH GRUR 2008, 1093 – Marlene-Dietrich-Bildnis mit Anm Götting GRUR 2008, 1096 und BGH GRUR 2010, 825 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; vgl auch Jonas/Grabovac MarkenR 2019,106; Sahr GRUR 2008, 461).

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Bei aus beschreibendem, aus einem schutzunfähigem Wort und einem Bild kombinierten Zeichenist die Gesamtheitzu beurteilen. Ist das Bildelement lediglich werbeübliches Beiwerk, ist dies idR nicht geeignet, die Unterscheidungskraft zu begründen. Indes ist seit der Entsch BGH GRUR 1991, 136 – NEW MAN – die Rspr eher geneigt, einen schutzfähigen und damit unterscheidungskräftigen Gesamteindruck zu bejahen (vgl demgegenüber noch BGH GRUR 1989, 420 – KSÜD). So ist die Einbettung des graphisch – wenn auch werbeüblich – gestalteten beschreibenden Begriffs „Immo-Börse“ in ein Dreieck noch geeignet, die Unterscheidungskraft zu begründen (BPatG GRUR 2000, 805, 807 – Immo-Börse). Die grafische Ausgestaltung einer angemeldeten Marke wirkt nicht unbedingt schutzbegründend. Zwar können schutzunfähige Wortbestandteile durch eine besondere bildliche Ausgestaltung einen schutzbegründenden „Überschuss“ erreichen. Jedoch sind dabei an den bildlichen „Überschuss“ umso größere Anforderungen zu stellen, je deutlicher der beschreibende Charakter der fraglichen Angabe selbst hervortritt (vgl BGH GRUR 1998, 394, 396 „Motorrad Active Line“; BGH GRUR 1997, 634 – Turbo II; BGH GRUR 2001, 1153 – anti KALK). Hält sich die farbliche und grafische Ausgestaltung einer Anmeldung im Rahmen des Werbeüblichen und weist keinen bildlichen, phantasievollen Überschuss auf, ist die Unterscheidungskraft zu verneinen; dies gilt allerdings nicht, wenn die Komplexität der Gesamtmarke als Indiz für die Schutzfähigkeit eine andere Beurteilung gebietet ( BPatG PAVIS PROMA 27 W (pat) 82/10 – Finde Dein Projekt). Die Verbindung der zu prüfenden Marke mit dem ®-Symbol vermag nichts zur Individualisierung des angemeldeten Zeichens beizutragen ( BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 93/11 – BIO JÄGER; vgl auch BPatG GRUR 2012, 277 – Volks.Hähnchen; BGH MarkenR 2006, 72 – NORMA; OLG Frankfurt MarkeR 2017, 491). Entsprechend vermögen grafische Gestaltungenoder Verzierungen des Schriftbildes, an die sich der Verkehr etwa durch häufige Verwendung in der Werbung gewöhnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft des oder der Worte ebenso wenig aufwiegen wie derartige grafische Gestaltungselemente auch für sich wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen werden könnten (BGH GRUR 2000, 502 f – St. Pauli Girl; BGH WRP 2001, 690 f – Jeanshosentasche; BGH GRUR 2001, 1153 f – anti KALK; GRUR 2001, 413 – SWATCH; BGH GRUR 2010, 640 – hey!; BPatG PAVIS PROMA – 24 W (pat) 146/04 – Grafic Arts; BPatG GRUR 2004, 336, 338 – beauty24.de; PAVIS ROMA – 25 W (pat) 142/04 – Paragraphenzeichen). So wird eine ihrem Aussagegehalt nach nicht unterscheidungskräftige Wortfolge nicht dadurch schutzfähig, dass die schriftbildliche Gestaltung – zB unter Verwendung einer „ Cooper“-Doppelkonturschrift– uU nach eingehender analysierender Betrachtungdie Wahrnehmung eines optischen Effektesermöglicht ( BPatGE 43, 147, 152 – Cool-Mint; zur Bedeutung der grafischen Gestaltung für den Schutzumfang vgl BGH GRUR 2012, 930, 934 f – Bogner B/Barbie B und Berlit WRP 2012, 1342, 1344. Auch vermag eine Erklärung, den Schutzumfang auf die konkrete Zeichengestaltung zu beschränken, nicht die Schutzfähigkeit zu begründen. Derartige Erklärungen zum Schutzumfang sind dem deutschen Recht fremd ( BPatGE 36, 29, 32 – Color COLLECTION).

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Im Rahmen seiner Vorlagen an den EuGH hat der BGH (BGH GRUR 2001, 334, 335 – Gabelstapler; WRP 2001, 269 – Rado-Uhr; WRP 2001, 265 – Stabtaschenlampen) der Auffassung des BPatG widersprochen, wonach wegen der Wesensverschiedenheit von Formmarken und Wortmarkenstrengere Anforderungen an die Unterscheidungskraft zu stellen sein sollen ( BPatGE 39, 219, 222 f – Stabtaschenlampe). Demgegenüber ist nach Auffassung des BGH die konkrete Unterscheidungseignung gegeben, wenn die Ware über die typischen Merkmale und die technisch notwendige Gestaltung hinaus charakteristische Merkmaleaufweist, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht (BGH GRUR 2004, 502, 504 – Gabelstapler II; GRUR 2004, 506, 507 – Stabtaschenlampen II; GRUR 2006, 679, 681 – Porsche Boxster). Indes ist auch nach dieser anmelderfreundlichen Meinung die Unterscheidungskraft zu verneinen, wenn es – wie auf dem Uhrensektor – auf einem Warensektor eine Vielzahl gestalterischer Elementegibt, so dass der Verkehr kein betriebliches Wiedererkennungszeichenin der Ware sieht, wenn die üblichen gestalterischen Elementein identischer oder zumindest angenäherter Form verwendet werden ( BGH GRUR 2001, 413 – SWATCH). Bei einer Vielzahl von Warenformen – zB Schokoladenwaren – bedarf deshalb eine angemeldete Warenform einer Ausgestaltung, die sich aus dem umfangreichen Formenschatz in betriebskennzeichnender Weise heraushebt. Bei Schokoladenstäbchen, die Kurve und Wellen aufweisen, reicht dies nach Auffassung des BPatG nicht aus, die Unterscheidungskraft zu bejahen ( BPatG GRUR-RR 2017, 52 = GRUR 2017, 192 LS – Schokoladenstäbchen III auf die Zurückverweisung durch BGH GRUR 2013, 929 – Schokoladenstäbchen II). Der BGH hat auch diese Entscheidung mit der Begründung aufgehoben, die angemeldete Form hebe sich sehr wohl von der Branchenüblichkeit ab; allein der Hinweis auf ein einziges Konkurrenzprodukt reiche nicht aus, von einer Üblichkeit zu sprechen ( BGH GRUR 2017, 1262 – Schokoladenstäbchen III). Es kommt nicht darauf an, ob die gestalterischen Elemente gerade in der konkreten Kombination in anderen Konkurrenzproduktenauf dem Markt sind ( BGH GRUR 2001, 416 ff – OMEGA; GRUR 2004, 505, 506 – Rado-Uhr II). Dementsprechend hatte bereits das BPatG für den Bereich der Backwaren und Schokoladewaren(vgl hierzu Dietrich/Szalai MarkenR 2012, 287) sowie wegen der vielfältigen Gestaltungen die konkrete Unterscheidungseignung des angemeldeten Ahornblattes verneint ( BPatGE 38, 89, 91 ff – Ahornblatt). Trotz der Kontroverse zwischen BPatG und BGH über die Frage strengerer Anforderungen wird aber der Streit letztlich oft akademischer Natur sein, da der Verkehr nach der Lebenserfahrung in der Gestaltung eines Produkts oder seiner Verpackung nichts anderes als das bloße Produkt, nicht aber ein Wiedererkennungszeichen eines bestimmten Unternehmens sieht, soweit sich die Form nicht deutlich durch auffällige Besonderheiten von der Gestaltung der Konkurrenzerzeugnisse abhebt (EuGH GRUR 2003, 514, 517 – Linde; GRUR 2004, 428, 431 – Henkel; GRURInt 2006, 842, 844 – Form eines Bonbons II; GRURInt 2006, 846, 848 – Bonbonverpackung; MarkenR 2007, 437, 440 – Henkel Geschirrspültablette (rot-weiße, rechteckige Tablette); BPatG GRUR 2001, 341, 343 – Blüten-Weichkäse; BPatG GRUR 2006, 946, 947 – Taschenlampen II; BPatG PAVIS PROMA 28 W (pat) 27/09 – Etikettenform; BPatG PAVIS PROMA 28 W (pat)146/00 – Joghurtbecher mit Bördelkappe; Ströbele GRUR 2001, 658, 666; vgl auch Ullmann NJW-Sonderheft 100 Jahre Markenverband, 83, 84; Ohly GRUR 2007, 731, 734; Dietrich/Szalai MarkenR 2012, 287); bloßes – gefälliges – Produktdesign genügt nicht ( Sambuc GRUR 2009, 333, 336; EuGH GRURInt 2005, 135, 139 – Maglite; BGH GRUR 2008, 71, 73 – Fronthaube).