Jennifer Fraser - Markenrecht

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Der BGH hat in seiner Entsch „Bücher für eine bessere Welt“ zu der Frage Stellung genommen, inwieweit Werktiteln iSv § 5 Abs 3zugleich die nach § 8 Abs 2 Nr 1zur Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft zukommt (BGH GRUR 2000, 882 – Bücher für eine bessere Welt). Nachdem unter Geltung des WZG generell eine Unvereinbarkeit von Werktiteln mit dem Markenschutz angenommen worden war, weil eine lediglich das Werk identifizierende inhaltsbezogene Angabeim Regelfall nicht als Kennzeichen für die Herkunft aus einem bestimmten Berieb verstanden werden könne (BGH GRUR 1974, 661 f – St. Pauli-Nachrichten; GRUR 1988, 377 – Apropos Film; GRUR 1993, 692 – Guldenburg), hat der BGH dies mit den Bestimmungen des MarkenG nicht für vereinbar gehalten (BGH GRUR 2000, 882 f – Bücher für eine bessere Welt). Deshalb ist im Einzelfall zu prüfen, ob der Titel auch einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft oder nur einen Hinweis auf den Inhalt enthält; hiervon ist nur auszugehen, wenn die Bezeichnung nach Art eines Sachtitels gebildet ist (PAVIS PROMA BPatG – 25 W (pat) 108/05 – THREE MO DIVAS). Die Frage der Unterscheidungskraft ist allerdings nicht nach den allg, großzügigen Maßstäben für den Schutz von Zeitschriften- und Zeitungstitelnzu beurteilen, bei denen zur Schutzfähigkeit nach § 5 Abs 3häufig eine geographische Angabeverbunden mit einer reinen Gattungsbezeichnungausreicht ( BPatG GRUR 2012, 532, 533 – Deutschlands schönste Seiten; BGH GRUR 1974, 661 f – St. Pauli-Nachrichten). Enthält die fragliche Bezeichnung ausschließlich einen sachlichen Hinweis auf den Inhalt, ist die nach § 8 Abs 2 Nr 1zur Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen (BGH GRUR 2000, 882 f – Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2003, 342, 343 – Winnetou; GRUR 2001, 1042, 1043 – REICH UND SCHÖN; vgl auch Deutsch GRUR 2004, 642; Frommeyer GRUR 2003, 919). Versteht der Verkehr die fragliche Bezeichnung als Hinweis auf den Titel des Werks und hat daher eine werktitelähnliche Funktion, wird der Verkehr hierin nicht ein Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen gesehen ( BGH GRUR 2009, 949, 950 – My World). Hieran vermag nichts zu ändern, dass der Verkehr selbstverständlich davon ausgeht, dass das Werk von einem bestimmten Verlagangeboten wird oder hinter der das Thema einer Musikveranstaltungmit „Festival Europäischer Musik“ beschreibenden Bezeichnung ein bestimmter Veranstalter steht (BGH GRUR 1989, 626 f – Festival Europäischer Musik). Nur wenn es sich um den Titel periodisch erscheinender Werke wie Zeitungen und Zeitschriften handelt, die sich angesichts ihres regelmäßigen Erscheinens zu einem Hinweis auf die Herkunft – kraft Verkehrsdurchsetzung – entwickeln können, ist von dem Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr hierin auch einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen kann (BGH GRUR 2003, 342, 343 – Winnetou).

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Der BGH geht davon aus, dass der Verkehr angesichts der verstärkten Tendenz zu Abkürzungen grds in Buchstaben oder nicht aussprechbaren Buchstabenkombinationeneinen unterscheidungskräftigen Betriebshinweissehe (BGH GRUR 2001, 344 – DB Immobilienfonds; vgl auch OLG Düsseldorf GRUR-RR 2001, 106, 107 – GVP; v Gierke WRP 2000, 877 f; allgemein zu Abkürzungen Bugdahl MarkenR 2017, 456). Unter Hinweis auf die grds Markenfähigkeit nach § 3 Abs 1hat er die Rspr von BPatG und die Prüfungsrichtlinien des HABM (Nr 8.3), wonach ein oder auch zwei – grafisch nicht ausgestaltete – Buchst vom Verkehr erfahrungsgemäß nicht als Betriebskennzeichenangesehen werden ( BPatGE 38, 116, 119 f – L; BPatGE 39, 140, 144 – M), in Zweifel gezogen; eine Zurückweisung sei nur iF einer nachweisbar beschreibenden Bedeutunggerechtfertigt (BGH GRUR 2001, 161 f – Buchstabe „K“; GRUR 2003, 343, 344 – Buchstabe „Z“). Auf die Zurückverweisung hin hat das BPatG die Anmeldung unter Nachweis eines beschreibenden Charakters von „K“ für den größten Teil der Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen, iÜ aber die Unterscheidungskraft gem § 8 Abs 2 Nr 1bejaht und eine Registrierung als Marke zugelassen (BPatG GRUR 2003, 345, 346 – Buchstabe „K“; so auch BPatG GRUR 2003, 347, 348 – Buchstabe „E“ für Windkraftanlagen; BPatG BlPMZ 2012, 283 – B&P). Insoweit ist zu berücksichtigen, dass es einen allg Erfahrungssatz, wonach der Verkehr in Einzelbuchstaben keinen Herkunftshinweis sieht, nicht gibt (BGH GRUR 2001, 161, 162 – Buchstabe „K“; vgl auch Bergmann GRUR 2006, 793, 794). Dementsprechend ist für den Buchstaben oder die Buchstabenkombination festzustellen, ob eine beschreibende Bedeutung für den Verkehr ohne weiteres erkennbar ist, wie dies etwa bei „D“ für „Diesel“ bei Kraftfahrzeugenohne weiteres der Fall ist (vgl BGH GRUR 2001, 161 f – Buchstabe „K“; BPatGE 39, 55, 59 f – Buchstabe „M“; BPatG GRUR–RR 2013, 288, 289 ff; Teplitzky WRP 1999, 461 mit weiteren Beispielen). Ist ein Buchst oder eine Kombination von Buchst als Abkürzungso verselbstständigt, dass es eines gedanklichen Rückgriffs auf das zugrundeliegende, abgekürzte Wortnicht mehr bedarf, fehlt die zur Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft ( BPatGE 40, 85 – CT; GRUR 2003, 345, 346 – Buchstabe „K“; BPatG BeckRS 201834092 – PID als aus der Geburtshilfe stammender Fachabkürzung für „Präimplantationsdiagnostik“). Demgegenüber ist „Q“ weder eine Typen- oder Serienbezeichnung noch ein Sachhinweis auf die Qualität der Einzelhandelsdienstleistungen und daher unterscheidungskräftig ( BPatG BeckRS 2017, 129580; Kortge/Mittenberger-Huber GRUR 2018, 467). „CT“ verfügt als mehrdeutige Abkürzung„CT“ über die zur Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft ( BPatGE 40, 85 – CT), „yellowline“ als „gelbe Linie“ für „Überspannungsschutzgeräte“, weil das Gelb nicht auf elektrischen Strom hinweise ( BPatG BeckRS 2018, 17797 – YELLOWLINE“), während die für den angesprochenen Verkehrskreise als Wirkstoffhinweiserkennbare Kombination „ASS“ für Arzneimittelnicht unterscheidungskräftig ist ( BPatGE 39, 116, 119 – ASS). Auch „Fanmeile“ nimmt auf das jeweilige Sportereignis Bezug und ist nicht unterscheidungskräftig ( Kortge/Mittenberger-Huber GRUR 2019, 451, 454). Der Buchstabe „M“ ist für „Sportwagen“ nicht beschreibend, da es sich nicht um eine übliche Abkürzung für „Motor“ oder eine sonstige Sachangabe in Verbindung mit „Sportwagen“ handelt ( BPatG GRUR-Prax 2018, 330). Die Abkürzung muss klar als solche erkennbar sein, was das BPatG für „QE“ als Hinweis auf eine Heilmethode, für „B&P“, „LCM“ sowie die Buchstaben-/Zahlenkombination „MC3“ jeweils verneint hat ( BPatG BlPMZ 2012, 283 – B&P; 28 W (pat) 47/11 –LCD; 30 W (pat) 536/11 – MC3). Schutzfähig sind „ZBV“ iSv „Zusätzliche Versicherungsbedingungen“ mangels Gebräuchlichkeit ( BPatG BeckRS 2016 12533), „GSG-PDR“ für „Schusswaffen“ mangels entsprechender Nachweise ( BPatG BeckRS 201616007), „ramuc“ dank Verschmelzung zu einem einheitlichen Kunstwort ( BPatG BeckRS 2016 07097 für „Dienstleistungen eines Rechtsanwalts“) und „bb-nrw“ mangels Üblichkeit ( BPatG BeckRS 2016 10732). Nicht schutzfähig als Hinweis auf ein „baden-württembergisches Netzwerk/Internet“ ist „BWnet“ und „@“ als populäres Symbol für den Datenaustausch im Internet ( BPatG 2.12.2015 – 29 W (pat) 62/13). Für die Kombination von Buchstaben und Zahlen gelten die gleichen Maßstäbe wie für bloße Buchstabenkombinationen (BGH GRUR 2002, 884 – B-2 alloy; vgl auch BPatG PAVIS PROMA 25 – W (pat) 261/02 – b2, wo eine – am unteren Rand liegende – normale Kennzeichnungskraft angenommen wird für ua „Software“). Eine branchenübliche Verwendungvon Buchstabenkombinationen kann dazu führen, dass eine warenbeschreibende Bedeutung vermittelt wird und der Verkehr hierin keine unterscheidungskräftige Marke sieht. Dies muss aber nicht sein; so ist die Eintragung gerechtfertigt und besteht sogar eine normale Kennzeichnungskraft laut BGH, wenn ein beschreibender Anklang nicht gegeben ist ( BGH GRUR 2012, 930, 933 – Bogner B/Barbie B; so auch OLG München GRUR-RR 2008, 6 – B.T.I.; BPatG PAVIS PROMA 24 W (pat) 15/10 CC/CC; vgl Berlit WRP 2012, 1342, 1344; vgl auch BPatG PAVIS PROMA 25 – W (pat) 261/02 – b2, wo eine – am unteren Rand liegende – normale Kennzeichnungskraft angenommen wird für ua „Software“; OLG Köln Mitt 2009, 572 – Bezeichnung eines Bundesverbandes – LS –, wo eine glatt durchschnittliche Kennzeichnungskraft von „bsw“ verneint wird). Die Kombination „H 15“ ist ist unterscheidungskräftig, weil sie von medizinischen und pharmazeutischen Fachverkehrskreisen nicht als Synonym für Weihrauchextrakt und als Wirkstoffangabe verstanden wird ( BPatG BeckRS2017, 141107; Kortge/Mittenberger-Huber GRUR 2018, 467). Besteht eine Marke aus einer beschreibenden Wortfolge und aus einer Buchstabenkombination, die für sich genommen schutzfähig wäre, in der konkreten Gestaltung der Gesamtmarke wegen der Übereinstimmung mit den Anlauten der beschreibenden Worte aber nur als Abkürzung dieser Bezeichnungen wirkt, so wird der Verkehr auch die Abkürzung als beschreibend auffassen ( BPatG GRUR 2012, 637, 638 – ZVS Akronym; PAVIS PROMA – 33 W (pat) 3/05 – TRM Tenant Relocation Management; BPatG BeckRS 2016 03287 – GRM Gastro Relationship Management; BPatG BeckRS 2017, 125196 – BCM als Abkürzung von Body Cell Mass; vgl die Vorlagebeschlüsse BPatG GRUR 2011, 524 – NAI – Der Natur-Aktien-Index und GRUR 2011, 527 – Multi Market Fund MMF; vgl auch BGH GRUR 2008, 714, 719 – idw). Umgekehrt ist eine – auch längere Abkürzung – unterscheidungskräftig, wenn aus der Buchstabenfolge nicht ohne weiteres auf den zugrunde liegenden beschreibenden Begriff geschlossen werden kann ( BGH GRUR 2013, 731 – Kaleido; BPatG 25 W (pat) 514/12 – REHAB (Rehabilitation)). Auch wenn „AC“ für pharmazeutische Produkte mehrdeutig ist, kann der Verkehr die Buchstabenverbindung aufgrund der branchenüblichen hervorgehobenen Bezeichnung von Vitaminpräparaten mit ihren Buchstabensymbolenauf den Verpackungen und in der Werbung als Sachangabe auffassen ( BPatGE 41, 36, 40 – AC; aA BGH GRUR 2002, 261 f – AC). So kann auch auf dem Kfz-Sektorwegen der Jahrzehnte langen Übung, Buchstaben und -kombinationen zur Bezeichnung von Modell, Ausstattungsvarianten und Motorart zu verwenden, die Kombination „LT“ auch dann nicht unterscheidungskräftig sein, wenn der Sinngehalt nicht verstanden wird oder ein solcher überhaupt fehlt (Jahresbericht des BPatG GRUR 2000, 379 unter Bezugnahme auf BPatGPAVIS PROMA – 28 W (pat) 78/98–LT; BPatGE 44, 77, 78 f – ATM).