Jennifer Fraser - Markenrecht

Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2oder an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5erworben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen.

I. Systematik1

II. Benutzungsmarke2

III.Geschäftliche Bezeichnungen3 – 5

1. Unternehmenskennzeichen ( § 5 Abs 2 S 1)3

2. Besondere Bezeichnungen eines Geschäftsbetriebs (§ 5 Abs 2 S 2)4

3. Werktitel5

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Nach § 42ist ein Widerspruch grds nur aufgrund älterer eingetragener Marken zulässig. Deshalb sind die Rechte aus Benutzungsmarken und geschäftlichen Bezeichnungen mit älterem Zeitrang im Wege der Löschungsklagenach § 51 Abs 1, § 55 Abs 1geltend zu machen. Zugleich kommt ebenso wie in § 6der Grundsatz der Gleichwertigkeit der Kennzeichenrechte untereinander zum Ausdruck. Anders als in § 14und § 15, die zwischen Unterlassung- und Schadenersatzansprüchen aus Marken einerseits und geschäftlichen Bezeichnungen andererseits unterscheiden, fasst § 12diese Rechte in einer Bestimmung zusammen. Der Inhaber des älteren Rechts muss berechtigt sein, die Untersagung der Marke im gesamten Bundesgebiet verlangen zu können, so dass regional begrenzte Rechte als Löschungsgrund ausscheiden ( BGH GRUR 2004, 790, 792 – Gegenabmahnung; OLG Koblenz GRUR-RR 2006, 184, 186 – Rosenmondnacht). Da der Löschungsgrund einen Untersagungsanspruch voraussetzt, wird inzident auf § 14verwiesen, so dass nicht nur eine Verwechslungsgefahr gegeben sein muss, sondern auch eine markenmäßige Benutzung (Ströbele/Hacker/Thiering/ Hacker § 12 Rn 9).

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Es muss sich um prioritätsältere Benutzungsmarken oder geschäftliche Bezeichnungen handeln, die dazu berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen. Für die Benutzungsmarke ist deshalb nachzuweisen, dass sie im gesamten Bundesgebiet Verkehrsgeltung erlangt hat; für Rechte aus einer Marke mit nur regionaler Bedeutung ist deshalb kein Raum (vgl hierzu Hoffmann MarkenR 2002, 112 und MarkenR 2003, 133; OLG Koblenz GRUR-RR 2006, 184, 186 – Rosenmondnacht). Da § 4 Nr 2 MarkenGden Schutz nur davon abhängig macht, dass die Verkehrsgeltung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise erlangt worden ist, wäre es unschädlich, wenn dies innerhalb eines einheitlichen Wirtschaftsgebietes an einzelnen Orten nicht der Fall wäre (BGH GRUR 1967, 482, 485 – WKS-Möbel II). Allerdings besteht ein bundesweiter Schutz nicht, wenn das Unternehmen mit der älteren Marke lediglich beabsichtigt, überregional tätig zu sein, aber jahrelang nichts dagegen unternommen hat, dass die jüngere Marke in einem Teilgebiet des Inlands verwendet worden ist (BGH GRUR 1985, 72, 73 – Consilia). Ein Anspruch auf Löschung ist zu versagen, wenn es sich um ein regional tätiges Unternehmenhandelt, das lediglich für einen territorial begrenzten Bereich Verkehrsgeltungerlangt hat (vgl BGH GRUR 1991, 155, 156 – Rialto).

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Anders als bei Benutzungsmarken iSv § 4 Nr 2, für die eine bundesweite Verkehrsgeltung nachzuweisen ist, ist bei den in der Praxis bedeutsamen Unternehmenskennzeichen gem § 5 Abs 2 S 1mit der Benutzungsaufnahme grds unbegrenzter räumlicher Schutz im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verbunden ( Fammler Anm zu BGH GRUR 1993, 923 – Pic Nic in GRUR 1993, 925). Dies gilt allerdings nicht für die sog „Platzgeschäfte“, wie Restaurants, Hotels, Apotheken oder Kinos. Insoweit ist der Bezeichnungsschutz ortsgebunden(BGH GRUR 1957, 238 – Tabu I; BGH GRUR 1970, 479 – Treppchen; BGH GRUR 1977, 165 – Parkhotel; BGH GRUR 1977, 226 – Wach- und Schließ). Ein überörtlicher Schutzfür die Firmennamen derartiger Betriebe ist nur dann gegeben, wenn sie darauf angelegt sind, nach Art eines Filialbetriebs Geschäfte an den verschiedensten, über das gesamte Bundesgebiet verstreut liegenden Plätzen zu betreiben und dies durch die Eröffnung mehrerer Betriebe in verstreut liegenden Orten des Bundesgebietes oder eines Landes sichtbare Verwirklichung gefunden hat (BGH GRUR 1993, 923, 924 – Pic Nic; BGH GRUR 1970, 479, 480 – Treppchen; BGH GRUR 1985, 72 – Consilia).

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Demgegenüber ist bei den bes Bezeichnungen eines Geschäftsbetriebes – Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebes von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen – wiederum erforderlich, dass sie im gesamten Bundesgebiet Verkehrsgeltungerlangt haben. Dieser Nachweis ist bei Geschäftsabzeichen wie zB Farbzusammenstellungen idR schwer zu führen (vgl BGH GRUR 1997, 754, 255 – grau/magenta).

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Bei Werktiteln iSv § 5 Abs 3ist die Entstehung des Schutzes wiederum nur von der Benutzungsaufnahmeabhängig. Der Schutz erstreckt sich grds auf das gesamte Bundesgebiet. Dies ist für Inhaber eingetragener Marken risikobehaftet, weil ältere Werktitel – insb im Bereich der Computerprogramme – anders als Firmenrechte nicht ohne weiteres recherchierbar sind (vgl Betten Anm zu BGH GRUR 1998, 155 – PowerPoint in GRUR 1998, 157, 158). Werktitel dienen grundsätzlich nur der Unterscheidung eines Werkes von anderen, ohne dass sie einen Hinweis auf den Hersteller oder Inhaber des Werkes und damit auf eine bestimmte betriebliche Herkunft enthalten. Sie sind daher grundsätzlich nur gegen eine Verwechslungsgefahr im engeren Sinne geschützt, wie dies zwischen Werktiteln üblich ist ( BGH 2005, 264, 266 – Das Telefon-Sparbuch). Für eine durch Werktitel ausnahmsweise vermittelte Herkunftsvorstellung gibt es bei Werktiteln keine hinreichenden Anhaltspunkte ( BGH GRUR 2002, 1082, 1084, – 1, 2, 3 im Sauseschritt; OLG München GRUR-RR 2009, 307, 309 – Seewolf).

(1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag ein sonstiges, nicht in den §§ 9 bis 12aufgeführtes Recht erworben hat und dieses ihn berechtigt, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen.

(2) Zu den sonstigen Rechten im Sinne des Absatzes 1 gehören insbesondere:

I. Allgemeines1, 2

II. Die Regelung in Abs 13, 4

III. Die Regelung in Abs 25 – 30

1. Namensrechte7 – 11

2. Das Recht an der eigenen Abbildung12 – 14

3. Urheberrechte15 – 18

4. Sortenbezeichnungen19 – 22

5. Geographische Herkunftsangaben23 – 29

6. Sonstige gewerbliche Schutzrechte30

IV. Vorrang und Zeitrang31, 32

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§ 13schützt sonstige ältere Rechte, die das Gesetz in Abs 2beispielhaft aufführt. Mit § 13wird von der Option in Art 4 Abs 4c der MRL und Art 5 Abs 4b MakenRL 2015 Gebrauch gemacht, andere als Kennzeichenrechte als relative Schutzhindernisse vorzusehen (Ströbele / Hacker/Thiering/ Hacker § 13 Rn 1). § 13formuliert sonstige ältere Rechte, die ein Schutzhindernis darstellen können (ebenda), ohne dass die Aufzählung abschließend wäre. So zählt das postmortale Namensrecht als Persönlichkeitsrecht zu den sonstigen älteren Rechten iSv § 13 Abs 1( BPatG 13.6.2018 – 26 W(pat) 539/17 Rn 33 – Harald Juhnke, juris).