Jennifer Fraser - Markenrecht

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Insoweit lassen sich die Tätigkeiten, bei denen eine Beauftragung iSv § 8 Abs 2 UWG und eine Haftung für das Verhalten des Beauftragten durch den Betriebsinhaber angenommen worden ist, auch auf den Agenten/Vertreter gem § 11 MarkenGübertragen (vgl im Einzelnen HK-WettbR/ Meckel § 8 Rn 91 ff; BGH WRP 2000, 1258, 1261 – Filialleiter).

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Auch selbstständige Unternehmenkönnen auf Grund ihrer Einbindung in die Betriebsorganisation Agenten/Vertreter sein, wenn sich dies aus vertraglichen Pflichten wie Berichtspflicht, Auskunftspflicht oder auch bestimmten Kontrollrechten des Geschäftsherrn und vor allem aus einem vertraglichen Kündigungsrecht ergibt, mit dem der Geschäftsherr Einfluss und Druck auf den Agenten/Vertreterausüben kann (vgl BGH GRUR 1995, 605, 607 f – Franchise-Nehmer; vgl Ullmann GRUR 2009, 369). So fallen Vertriebshändler, die in einer auf Dauer angelegten Vertragsbeziehung und -bindung zum Geschäftsherrn stehen, unter den Begriff des Agenten/Vertreters (vgl OLG Schleswig NJWE-WettbR 2000, 119, 120 zum sog Einkaufsagenten). Auch der Lizenznehmerwird auf Grund der vertraglichen Verpflichtungen und der hierdurch bedingten Pflicht, die Interessen des Lizenzgebers zu wahren, bei weitgehender Auslegung noch als Vertreter einzustufen sein ( Bauer GRURInt 1971, 500; vgl ÖsterrOPM GRURInt 1998, 813 – Promarkt; Fezer § 11 Rn 16, wo eine Verpflichtung zur Interessenwahrung im benachbarten Ausland verneint wird). Ebenso gilt dies für Franchisenehmer, wenn sich aus dem Vertrag eine entspr Einbindung in die Betriebsstruktur des Geschäftsherrn ergibt (BGH GRUR 1995, 605, 607 – Franchise-Nehmer). Demgegenüber scheidet eine Rechtsstellung als Vertreter oder Agent aus, wenn die Tätigkeit auf den bloßen Austausch von Leistungengerichtet ist (BPatG Mitt 2001, 264, 266 – Kümpers; Ullmann GRUR 2009, 369). Dies gilt auch für den Wiederverkäufer, für den keine bes Verpflichtungen bindender Art gegenüber dem Vertragspartner bestehen. So kann auch ein Rahmenvertrag für Wiederverkäufer, der lediglich die Bedingungen für eine Vielzahl wiederkehrender Einzelverträge festlegt, ohne den Wiederverkäufer zur Abnahme bestimmter Mengen –ausschließlich vom Hersteller- zu verpflichten, nicht zu einer Einstufung als Agent oder Vertreter führen.

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Eine Stellung als Agent/Vertreter ist auch zu verneinen, wenn es sich um einen –auch früheren – Gesellschafterdes Markeninhabers handelt. Insoweit ist oder war der Gesellschafter Teil der Gesellschaft und damit des Markeninhabers selbst, so dass es an einem Mindestmaß von Über- und Unterordnung fehlt, das begriffsnotwendig zum Wesen eines Agenten oder Vertreters gehört. Ansprüche auf Löschung oder Übertragung der Marke können sich deshalb nur aus dem Gesellschaftsvertrag ergeben ( BGH GRUR 2008, 611, 613 – audison).

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Umstritten ist, ob ein Anspruch gegen Rechtsnachfolgerdes ungetreuen Agenten oder Vertreters bzw Strohmannes möglich ist. Der Wortlaut von § 11und Art 6 septiesPVÜ beschränkt sich auf die Nennung des Agenten oder Vertreters selbst. Jedoch kann der Übertragungsanspruch auch gegenüber Rechtsnachfolgern und Strohmännern durchgesetzt werden, da der Agent bzw Strohmann insoweit Nichtberechtigter war und ein gutgläubiger lastenfreier Erwerb der Marke nicht möglich ist (so Ingerl/Rohnke § 11 Rn 9; Ingerl GRUR 1998, 4 f; Ströbele/Hacker/Thiering /Hacker § 11 Rn 17; aA Bauer GRURInt 1971, 503, der in solchen Fällen auf das UWG verweist).

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Dem Wortlaut ist nicht eindeutig zu entnehmen, ob § 11nur für zum Zeitpunkt der Eintragung bestehende Vertragsverhältnisse gilt. Eine Beschränkung auf bestehende Vertragsverhältnisse wäre in zweierlei Hinsicht problematisch. Entscheidend für den Löschungsanspruch ist nach dem Gesetzeszweck die Anmeldung ohne Zustimmung des Geschäftsherrn, so dass auf den Zeitpunkt der Anmeldungund nicht auf den späteren, sich bei hoher Geschäftsbelastung des DPMA möglicherweise verzögernden Eintragungszeitpunkt abzustellen ist ( Ingerl GRUR 1998, 2; Ingerl/Rohnke § 11 Rn 6; Sack GRUR 1995, 97). Zum anderen ist Grund der unberechtigten Anmeldung nicht selten die zu erwartende oder bereits vollzogene Beendigung des Vertragsverhältnisses, so dass § 11kaum zur Anwendung käme, wenn die angegriffene Marke noch während eines bestehenden Vertragsverhältnisses angemeldet worden sein müsste. Eine derartige Beschränkung auf bestehende Vertragsverhältnisse würde nicht die nachvertraglichen Pflichteneines Agenten/Vertreters berücksichtigen, wie sie sich zB für den Handelsvertreter ausdrücklich aus § 86 HGB und iÜ aus allg Grundsätzen ergeben. Dementsprechend geht die amtl Begr davon aus, dass auch nach Beendigung des Agentenverhältnisses eingereichte Anmeldungennoch als Verstoß gegen fortwirkende Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis angesehen werden können (Sonderheft BlPMZ 1994, 64). Die gegenteilige Auffassung, die § 11auf bestehende Vertragsverhältnisse beschränkt (BPatG BlPMZ 1992, 111-LS; Ingerl GRUR 1998, 2), berücksichtigt nicht hinreichend die tatsächlichen Gegebenheiten, die für die Anwendung von § 11auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses sprechen. Denn im Regelfall werden Agenten/Vertreter die Marke wegen der Beendigung des Vertragsverhältnisses für sich selbst nutzen wollen und erst nach Vertragsende die Marke des Geschäftsherrn für sich anmelden. Eine Beschränkung auf bestehende Vertragsverhältnisse würde § 11weitgehend ins Leere laufen lassen. Auch der Wortlaut zwingt nicht zu einer Anwendung nur auf bestehende Vertragsbindungen. Vielmehr hat der Gesetzgeber in der Neufassung des § 11durch Streichung des in § 5 Abs 4 Nr 2 WZG enthaltenen Tatbestandsmerkmals „während des Bestehens dieses Vertragsverhältnisses“ die auf Art 6 septiesPVÜ beruhende Beschränkung aufgegeben. Dies steht auch im Einklang mit dem durch die amtl Begr zu § 11dokumentierten Schutzzweck, auch die Verletzung nachvertraglicher Pflichten zu sanktionieren, weshalb eine Anwendung auch für dem am häufigsten vorkommenden Fall einer Anmeldung anlässlich der Beendigung von Vertragsverhältnissen (vgl Ingerl GRUR 1999,1; BGH GRUR 1967, 533, 536 – Myoplastic) zulässig und geboten ist ( BPatG BIPMZ 1992, 111 – LS; Bauer Die Agentenmarke, S 248; ders GRURInt 1971, 501). Problematisch wäre die Anwendung von § 11auf noch nicht bestehende Agentenverhältnisse, weil dies zu sehr im Widerspruch zu dem Wortlaut stünde (anders BGH GRUR 2008, 611, 613 – audison, sofern später ein Agentenverhältnis begründet wird).

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Für eine analoge Anwendung auch auf Benutzungsmarken des Agenten ( Ingerl GRUR 1998, 6; v Schultz/v Zumbusch § 17 Rn 12) ist keine Grundlage gegeben. Der Gesetzgeber hat sich unmissverständlich und bewusst für eine Anwendung nur auf registrierte Marken entschieden, so dass es am Erfordernis einer unbewussten Lücke im Gesetz fehlt.

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Wenn § 11einen Anspruch auf Löschung der Marke gewährt, die ohne Zustimmung des Markeninhabers eingetragen worden ist, scheint dem Wortlaut nach eine mit der Marke des Geschäftsherrn identische MarkeVoraussetzung für die Anwendung der Vorschrift zu sein. Art 6 septiesPVÜ und die Lit zu § 5 Abs 4 Nr 2 WZG gehen demgegenüber davon aus, dass auch verwechslungsfähige Markenzu löschen sind (Ströbele/Hacker/Thiering/ Hacker § 11 Rn 19; Busse/Starck § 43 Rn 43; Bauer GRURInt 1971, 501; vgl auch Ingerl GRUR 1998, 3). Hierfür sprechen neben praktischen Erwägungen auch die Entstehungsgeschichte, da weder aus der amtl Begr zu § 11noch sonst Gründe ersichtlich sind, diese Bestimmung auf identische Marken zu beschränken. Nachdem der BGH eine Löschung wegen Bösgläubigkeit nach § 50 Abs 1auch bei mit vorbenutzten Zeichen verwechselbaren Marken für gerechtfertigt gehalten hat ( BGH GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000), erscheint es in dem noch krasseren Fall eines ungetreuen Agenten geboten, § 11auch auf nur verwechselbare ältere Marken des Geschäftsherrn zu erstrecken. Dementsprechend geht auch BGH und BPatG davon aus, dass sich § 11auf die Eintragung verwechslungsfähiger Marken für ähnliche Warenerstreckt ( BGH GRUR 2010, 828, 831 – DiSC; BPatG Mitt 2001, 264, 266 – Kümpers; OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 269, 271 – „Snomed“). Bei dieser hypothetischen Gegenüberstellung von Agentenmarke und Marke des Geschäftsherrn ist auf das inländische Verständnis abzustellen, so dass ein geringerer Schutzumfang einer ausländischen Marke im Ausland sich nicht auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr für das Inland auswirkt ( BGH GRUR 2010, 831 f – DiSC; aA Ullmann GRUR 2009, 368 f, der allenfalls geringfügige Abweichungen zulässt).