Jennifer Fraser - Markenrecht

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Eine solche Ausnutzung der Unterscheidungskraft kommt beispielsweise bei einer Dekoration eines Produktes mit einer anderen Marke in Betracht (BGH GRUR 1994, 635, 636 – Pulloverbeschriftung).

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Die Ausnutzung kann der Verletzer dadurch unterstützen, dass er geschäftliche Beziehungen zum Inhaber der bekannten Marke suggeriert (OLG Stuttgart GRUR-RR 2007, 313, 315 – CARRERA).

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Von einer Ausnutzung der Wertschätzung (Rufausbeutung) ist auszugehen, wenn ein Wettbewerber sich mit der Kennzeichnung seiner Waren einer fremden Marke angenähert hat, um Gütevorstellungen, die der Verkehr mit den unter der Marke vertriebenen Erzeugnissen verbindet, für sich auszunutzen, so genannter Imagetransfer (BGH GRUR 2019, 165, Rn 22 – keine-vorwerk-vertretung, juris; GRUR 2005, 583, 584 – Lila-Postkarte; OLG Stuttgart GRUR-RR 2007, 313, 315 – CARRERA; LG Berlin GRUR-RR 2007, 40, 41 – Stiftung Gentest).

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Eine Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung kann sich auf konkrete Gütevorstellungen, den Markterfolg des konkreten Produktes, allgemeine Vorstellungen von Größe, Alter, Tradition, Erfolg und Leistungsfähigkeit des herstellenden Unternehmens, Luxus-, Exklusiv- und Prestigevorstellungen oder schlicht ein positives Markenimage ergeben (OLG Stuttgart GRUR-RR 2007, 313, 315 – CARRERA; Ingerl/Rohnke § 14 Rn 1366 mwN).

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Eine Beeinträchtigung der Wertschätzung kann nicht nur auf die Weise erfolgen, dass die durch den Zweitbenutzer der Marke verursachte Unzufriedenheit unterschwellig und mittelbar auch den Erstbenutzer trifft (LG Berlin GRUR-RR 2007, 40, 41 – Stiftung Gentest), sondern bereits durch eine zu der bekannten Marke bereits unpassende Assoziation (vgl Ströbele/Hacker/Thiering /Hacker § 14 Rn 406), wozu ausreichen kann, dass ein flüchtiger Betrachter eines Kleidungsstücks mit dem Logo der bekannten Marke den Eindruck gewinnen kann, durch die Anlehnung an die Marke solle eine krit Aussage über diese getroffen werden (LG Berlin GRUR-RR 2007, 40, 41 – Stiftung Gentest).

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Eine Markenverletzung ist jedoch nur gegeben, wenn ein Moment der Anstößigkeit gegeben ist ( BGH GRUR 1997, 311, 313 – Yellow Phone; EuGH GRURInt 1999, 438, 441 – BMW/Deenik). Sie liegt nicht vor, wenn ein rechtfertigender Grund die Markennennung legitimiert oder als Ergebnis einer umfassenden Interessenabwägung die Nutzung berechtigt erscheinen lässt.

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Die Rechtswidrigkeit kann grds durch das Bestehen eines Rechtfertigungsgrundes entfallen (vgl Mahr WRP 2006, 1083). Als solcher kommt ein berechtigtes Berufen auf die Meinungs-, Presse- oder Kunstfreiheit nach Art 5 Abs 3 GG in Betracht (BVerfG NJW 1994, 3342; BGH GRUR 2005, 583, 584 – Lila-Postkarte; OLG Hamburg MarkenR 2006, 114 – Bildmarke AOL; MarkenR 2006, 116 – Trabi 03). Die Kunstfreiheit besteht jedoch nicht schrankenlos; ihr können die von Art 14 Abs 1 S 1 GG geschützten Eigentumsrechte, zu denen auch Markenrechte zählen, entgegenstehen, so dass eine Abwägung der beiderseitigen Interessen vorzunehmen ist (BGH Urt v 2.4.2015 – I ZR 59/13, MarkenR 2015, 486 Rn 47 ff – Springender Pudel – juris; GRUR 2005, 583, 584 – Lila-Postkarte; OLG Stuttgart GRUR-RR 2007, 313, 315 – CARRERA; LG Berlin GRUR-RR 2007, 40, 42 – Stiftung Gentest). Die Abwägung dürfte zugunsten des Inhabers der älteren Marke ausfallen, wenn die jüngere Nutzung auf herabwürdigende Weise erfolgt ( LG Köln GRUR-RR 2013, 106, 107 – Scheiß RTL). Andererseits kann eine krit (auch satirische) Auseinandersetzung mit der älteren Marke (beispielsweise bei der Verwendung auf einem T-Shirt oder einer Postkarte) von der Meinungsfreiheit umfasst sein. Ein rechtmäßiges Berufen auf die Kunstfreiheit dürfte bei einer eigenständigen kreativen Leistung vorliegen, bei der es schwerpunktmäßig auf den humorvoll-satirisch abgewandelten Werbespruch ankommt (vgl Mahr WRP 2006, 1083, 1088). Von der Kunstfreiheit gedeckt war nach Ansicht des BGH beispielsweise der Slogan „Über allen Wipfeln ist Ruh, irgendwo blökt eine Kuh, Muh! Rainer Maria Milka“ auf einer lila Postkarte (BGH GRUR 2005, 583, 584 – Lila-Postkarte).

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Ferner kann die Wahrnehmung berechtigter Interessen die Markennutzung rechtfertigen (vgl Ingerl/Rohnke § 14 Rn 1362).

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Wenn ein Rechtfertigungsgrund nicht festgestellt werden kann, ist im nächsten Schritt eine umfassende Interessenabwägungvorzunehmen (BGH GRUR 1997, 311, 313 – Yellow Phone). Da iRd § 9 Abs 1 Nr 3eine umfassende Unlauterkeitsprüfung vorzunehmen ist, kommt der Schutzschranke des § 23insoweit keine eigene Bedeutung zu. Gegenüberstehende Rechte, wie die Verwendung des eigenen Namens, sind bereits im Rahmen dieser Prüfung gegeneinander abzuwägen (BGH GRUR 2019, 165, Rn 22 – keine-vorwerk-vertretung, juris; GRUR 2002, 622, 625 – shell.de; GRUR 2001, 1050, 1053 – Tagesschau; GRUR 2001, 1054, 1057 – Tagesreport; OLG Köln GRUR 2001, 424 – Mon Chéri/MA CHÉRIE).

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Die jüngere Marke wird aus dem Markenregister gelöscht, soweit dem auf die ältere Marke gestützten Widerspruch auf der Grundlage des § 9 Abs 1 Nr 1oder 2stattgegeben wird. Eine Löschung kann ferner Ergebnis einer Löschungsklage sein, wobei diese auch auf § 9 Abs 1 Nr 3gestützt werden kann.

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Sollte eine Kollision nur in Bezug auf einzelne Waren aus dem Waren- bzw Dienstleistungsverzeichnis festgestellt werden können, so wird die Marke gem § 43 Abs 2 S 1 bzw § 51 Abs 5 nur teilweise gelöscht, iÜ bleibt sie eingetragen.

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Der Widerspruch wird jedoch zurückgewiesen oder eine Löschungsklage abgewiesen, wenn eine Kollision iSd § 9 Abs 1nicht gegeben ist.

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Schließlich kann die Löschungsreife im Verletzungs- oder Löschungsverfahren auch einredeweise oder durch Widerklage auf Löschung geltend gemacht werden.

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Nach § 9 Abs 2stellen Anmeldungen von Marken nur ein Eintragungshindernis dar, wenn sie auch eingetragen werden. Da sich die Priorität jedoch gem § 6 Abs 2nach dem Anmeldetag oder einem früheren Prioritätstag der Marke richtet, ist das relative Schutzhindernis bereits vor der Eintragung gegeben. Die Entscheidung über einen Widerspruch, der sich auf eine nur angemeldete, aber noch nicht eingetragene Marke stützt, muss daher solange warten, bis die ältere Marke tatsächlich eingetragen ist. Ein schon anhängiges Widerspruchs- oder Löschungsverfahren ist bis dahin auszusetzen.

(1) Von der Eintragung ausgeschlossen ist eine Marke, wenn sie mit einer im Inland im Sinne des Artikels 6 bisder Pariser Verbandsübereinkunft notorisch bekannten Marke mit älterem Zeitrang identisch oder dieser ähnlich ist und die weiteren Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1, 2oder 3gegeben sind.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Anmelder von dem Inhaber der notorisch bekannten Marke zur Anmeldung ermächtigt worden ist.

I. Begriff der notorisch bekannten Marke1

II. Im Eintragungsverfahren zu berücksichtigende Notorietät2, 3

III. Ermächtigung zur Anmeldung4

Literatur:

Kur Die notorisch bekannte Marke im Sinne von 6 bis PVÜ und die „bekannte Marke“ im Sinne der Markenrechtsrichtlinie; Piper Der Schutz der bekannten Marken, GRUR 1996, 429, 432; Sack Sonderschutz bekannter Marken, GRUR 1995, 81; Schmieder „Ersichtlichkeit“ von Eintragungshindernissen als allgemeine Prüfungsbeschränkung im Warenzeichen-Registerrecht?, GRUR 1992, 672.