Jennifer Fraser - Markenrecht

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Als weitere Möglichkeit des Inhabers der notorisch bekanten Marke besteht ein Löschungsantrag wegen Bösgläubigkeit gem § 5 Abs 1(vgl Kur GRUR 1994, 330, 339). Der Schutz der notorisch bekannten Marke hängt weder von der Benutzung noch von der Eintragung ab. Es kann sich auch um eine ausl Marke handeln, die im Inland noch nicht benutzt wird. Äußerst umstritten ist der erforderliche Bekanntheitsgrad. Der BGH hat zu der entspr Bestimmung der PVÜ einen Bekanntheitsgrad verlangt, der das für die Erlangung der Verkehrsgeltung geforderte Maß deutlich übersteigt (BGH GRURInt 1969, 275 – Recrin). Im „Dimple“-Urt hat das Gericht einen Bekanntheitsgrad für den Kollisionszeitpunkt von etwas über 30 % genügen lassen (BGH GRUR 1985, 550, 551 – DIMPLE). Andererseits hat der BGH später einen Bekanntheitsgradvon lediglich 30 % in den Teilbereichen „bundesdeutsche Sportler“ und „Verbraucher in Baden-Württemberg und Bayern“ in Zweifel gezogen (BGH GRUR 1991, 464, 466 – Salomon). In jedem Falle dürften 30 % die Untergrenzefür die nach § 10erforderliche Bekanntheit sein. Allerdings werden im Schrifttum Bekanntheitsgrade verlangt, die zwischen denen der bekannten und der berühmten Markebei ca 70 % liegen ( Ingerl/Rohnke § 4 Rn 31). Andere halten Werte von über 50 % nicht für zwingend erforderlich (Ströbele/Hacker/Thiering /Ströbele § 4 Rn 48) oder Werte von über 30 % für ausreichend ( Piper GRUR 1996, 429, 432 f).

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Im Amtsprüfungsverfahren ist die Notorietät nur zu berücksichtigen, wenn sie amtsbekannt ist (§ 37 Abs 4). Deshalb ist der Prüfer nicht gezwungen, Recherchen über die Bekanntheit anzustellen, oder bei Zweifelsfällen in nähere Ermittlungen einzutreten ( Kur GRUR 1994, 330, 338). Eine Eintragung ist nur zu versagen, wenn die Notorietät offensichtlich ist und die Voraussetzungen des § 10 Abs 1unzweifelhaft gegeben sind (vgl Schmieder GRUR 1992, 672, 673).

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Abs 1verlangt neben der Identität oder Ähnlichkeit mit der notorisch bekannten Marke, dass die weiteren Voraussetzungen des § 9 Abs 1 Nr 1, 2oder 3gegeben sind. Für die von Amts wegen im Eintragungsverfahren zu berücksichtigende Notorietät erfährt § 10aber durch § 37 Abs 4 eine Einschränkung insoweit, als ein Eintragungshindernis nur in den Fällen des § 9 Abs 1 Nr 1oder 2besteht, so dass ohne Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren/Dienstleistungen nur der Weg der Löschungsklage nach § 51 Abs 2 S 2 besteht. Eine entspr Einschränkung sieht § 42 Abs 2 Nr 2 für das Widerspruchsverfahren vor, so dass bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 9 Abs 1 Nr 3eine Geltendmachung nur im Wege der Löschungsklage nach § 51 Abs 2 S 2 in Betracht kommt. Durch diese Bezugnahme auf § 9 Abs 1 Nr 3in § 10 Abs 1wird zugleich deutlich, dass der Gesetzgeber keinen höheren Bekanntheitsgrad für die notorisch bekannte Marke verlangt (so aber Sack GRUR 1995, 81, 91).

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Abs 2schließt die Anwendung aus, wenn der Anmelder von dem Inhaber der notorisch bekannten Marke zur Anmeldung ermächtigt worden ist. Eine Ermächtigung kommt insb bei deutschen Tochtergesellschaften, Kooperationspartnern, Alleinvertriebsberechtigten oder Lizenznehmern in Betracht. Die Ermächtigung muss im Zeitpunkt der Anmeldung vorliegen. Allerdings schließt auch eine nachträgliche Genehmigungdas Eintragungshindernis aus, wie sich aus § 51 Abs 2 S 3 ergibt. Mangels entgegenstehender Regelung ist die Ermächtigung formfrei. Da allerdings die Ermächtigung ggf gegenüber dem DPMA nachzuweisen ist, besteht schon aus praktischen Gründen der Zwang zur Schriftform. Schon aus Gründen der Rechtssicherheit kann die Ermächtigung allenfalls bis zur Anmeldung selbst widerrufenwerden. Will der Inhaber der notorisch bekannten Marke Einfluss auf das weitere Schicksal der Marke haben, muss er sich vertraglichdurch Ansprüche auf Löschungabsichern (vgl zur Problematik auch die Ausführungen zu § 11 Rn 14).

Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden, wenn die Marke ohne die Zustimmung des Inhabers der Marke für dessen Agenten oder Vertreter eingetragen worden ist, es sei denn, es liegt ein Rechtfertigungsgrund für die Handlungsweise des Agenten oder des Vertreters vor.

I. Vorbemerkung1, 2

II. Agenten/Vertreter3 – 8

III. Maßgeblicher Zeitpunkt für Tätigkeit als Agent/Vertreter9, 10

IV. Marke des Geschäftsherrn11 – 13

V.Eintragung ohne Zustimmung und Rechtfertigung14 – 16

1. Zustimmung des Geschäftsherrn14, 15

2. Rechtfertigung16

VI.Verhältnis zu anderen Bestimmungen17, 18

1. § 50 Abs 1 (Bösgläubige Anmeldung)17

2. § 4 Nr 9 UWG18

Literatur:

Bauer Die Agentenmarke (Art 6 septiesPVÜ), GRURInt 1971, 496; ders Die Agentenmarke, Band 27 der Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz, 1972; Hoffmann Agentenmarke vs. lokale, inländische Geschäftsherrenmarke – gesetzessystematische Überlegungen zum Wirkungskreis des § 11 MarkenG, MarkenR 2002, 112; ders Agentenmarke – „die Zweite“, MarkenR 2003, 131; Ingerl Die Neuregelung der Agentenmarke im Markengesetz, GRUR 1998, 1; Sack Sonderschutz bekannter Marken, GRUR 1995, 97; Ullmann Die bösgläubige Markenanmeldung und die Marke des Agenten, GRUR 2009, 364.

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Das WZGsah in § 5 Abs 4 Nr 2 die Möglichkeit des Widerspruchs gegen die Eintragung eines vom Agenten/Vertreter angemeldeten Zeichens durch den berechtigten Markeninhaber vor, während in § 11 Abs 1 Nr 1a WZG die Möglichkeit der Löschungsklage geregelt war. Voraussetzung war, dass der Markenschutz in einem anderen Staatbestand. Eine derartige Einschränkung sieht § 11nicht mehr vor, so dass die Bestimmung auch bei rein inländischen Sachverhalten zur Anwendung kommt (amtl Begr zum MarkenG, Sonderheft BlPMZ, 1994, 67).

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Der Widerspruch gegen die unberechtigte Anmeldung und Eintragung ist nunmehr in § 42 Abs 2 Nr 3 geregelt, der auf § 11verweist. Demgegenüber betrifft § 11den Löschungsanspruch, der ebenso wie der alternative Übertragungsanspruch nach § 17im Klagewege geltend zu machen ist.

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Der Begriff des Agenten/Vertreters wird nicht näher erläutert. Demgegenüber stellte der Wortlaut der §§ 5 Abs 4 Nr 2, 11 Abs 1 Nr 1a WZG darauf ab, dass der Anmelder auf Grund eines Arbeits- oder sonstigen Vertragsverhältnisses die Interessen des Widersprechenden/Löschungsklägers wahrzunehmen hatte. Indes ist mit der Änderung des Wortlauts, der die Terminologie von Art 6 septiesPVÜ übernimmt, keine sachliche Änderung beabsichtigt, so dass die unter Geltung des WZG entwickelten Anwendungskriterien grds übernommen werden können.

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Es muss sich um ein Vertragsverhältnis handeln, das dem Agenten/Vertreter über den bloßen Austausch von Leistungen hinausgehende Pflichtenauferlegt ( Ullmann GRUR 2009, 364, 369). Ohne dass eine Bindung ausschließlich an den Geschäftsherrn erforderlich wäre wie bei zur Interessenwahrung verpflichteten Handelsvertretern(§ § 84, 86 HGB), Kommissionären(§§ 383, 384 HGB; vgl DPA Mitt 1985, 239), Alleinvertretern( Ingerl GRUR 1998,2) oder Alleinhändlern(vgl BPatG BlPMZ 1992,111-LS), ist doch eine gewisse Eingliederung in die Vertriebsstruktur des Vertragspartnerserforderlich (Ströbele/Hacker/Thiering /Hacker § 11 Rn 7). Dies ist bei gesellschaftsrechtlichen Beziehungen nicht der Fall; zwischen Gesellschaftern besteht kein Agentenverhältnis ( BGH GRUR 2008, 611, 613 – audison).