Jennifer Fraser - Markenrecht

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Der Schutzbereich der Norm erfasst nur „ Marken“, keine sonstigen Kennzeichen wie Unternehmenskennzeichenoder Werktitel iSv § 5(vgl aber Hoffmann MarkenR 2002, 112 und ders in MarkenR 2003, 131; v Schultz/v Zumbusch § 17 Rn 11). Über den Wortlaut hinaus ergibt sich dies auch aus der Gesetzessystematik. § 42 Abs 2 Nr 3 verweist auf § 11als Widerspruchsgrund; nur eine Marke berechtigt zum Widerspruch. Die Marke des Geschäftsherrn muss nicht die Voraussetzungen des § 4 Nr 2erfüllen, also keine Verkehrsgeltungerlangt haben (so aber Hoffmann MarkenR 2003, 131; Ströbele/Hacker/Thiering/ Hacker § 11 Rn 16; Ingerl/Rohnke § 11 Rn 14; missdeutig Ingerl GRUR 1998, 1 f). So erfasste der Regelungsbereich des § 5 Abs 4 Nr 2 WZG nur ausl Marken, so dass eine Marke unabhängig von dem Grad der Verkehrsgeltung in dem Staat, in dem der Geschäftsherr die Marke benutzte, nicht von einem Agenten/Vertreter im Inland angemeldet werden durfte. Wenn der ausl Geschäftsherr so gestellt werden soll, als hätte er im Inland Markenschutz erlangt, kann nichts anderes für inländische Markendes Geschäftsherrn gelten, die nunmehr von § 11mitumfasst werden. (vgl BPatG Mitt 2004, 87, 90 – GALLUP; vgl auch Hoffmann MarkenR 2003, 133). Dementsprechend kann auch eine Marke mit nur regional beschränkter Benutzung unabhängig vom Grad der Verkehrsgeltung unter § 11fallen ( Hoffmann MarkenR 2002, 112, der allerdings in dieser Region Verkehrsgeltung verlangt; Ingerl GRUR 1998, 3). Zudem verlangt der BGH auch bei Löschung wegen Bösgläubigkeit nicht, dass die vorbenutzte Marke Verkehrsgeltung erlangt hat (BGH GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000).

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Dem Wortlaut nach muss es sich um die Marke des Geschäftsherrnselbst handeln. Das kann zu unbilligen Erg führen, wenn ein Gesellschafteroder Geschäftsführerdie Marke eingebracht hat. In diesen Fällen wird man davon ausgehen können, dass die Markenbenutzung durch den Geschäftsherrn, der der Gesellschafter zugestimmt hat, mit einer Inhaberschaft iSv § 11gleichzustellen ist. Dem Geschäftsherrn gleichzustellen ist zudem der Rechtsnachfolger des Geschäftsherrn oder ein vom Geschäftsherrn zur Fortsetzung der Geschäfte des Agenten autorisierter Dritter, die zumindest im Wege der Abtretung der Rechte des Geschäftsherrn zur Geltendmachung seiner Rechte befugt sind (vgl Ströbele/Hacker/Thiering/ Hacker § 11 Rn 13; so wohl auch BPatG Mitt 2004, 87, 90 – GALLUP).

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Die Zustimmung des Geschäftsherrn muss im Zeitpunkt der Anmeldungvorliegen. Allerdings schließt auch eine nachträgliche Genehmigungden Löschungsanspruch nach § 11aus (vgl § 51 Abs 2 S 3). Mangels entgegenstehender Regelung ist die Zustimmung formfrei. Sie kann auch konkludenterklärt werden, wobei indes aus Gründen der Rechtsklarheit und -sicherheit Zurückhaltung geboten ist. So wird sich eine Zustimmung nicht mittelbar aus den Parteivereinbarungen herleiten lassen (vgl BGH MarkenR 2001, 300, 302 f – buendgens). Beweispflichtigfür die Zustimmung oder Genehmigung ist der Agent/Vertreter (Ströbele/Hacker/Thiering/ Hacker § 11 Rn 21; HABM PAVIS PROMA R 0493/02-2 – FIRST DEFENSE).

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Die amtl Begr geht davon aus, dass die Zustimmung widerrufenwerden kann (Sonderheft BlPMZ 1994, 67; so auch OLG Schleswig NJWE-WettbR 2000, 19, 120), was indes durch den Wortlaut von § 11nicht gedeckt ist (vgl Ströbele/Hacker/Thiering/ Hacker § 11 Rn 20). Stimmt der Geschäftsherr der Markenanmeldung zu, kann er sie allenfalls bis zur Anmeldungselbst widerrufen( Ingerl/Rohnke § 11 Rn 18: aA OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 269, 271 f – SNOMED). Will der Geschäftsherr Einfluss auf das weitere Schicksal der Markenehen, muss er sich vertraglich durch Ansprüche auf Löschung oder besser noch Übertragung der eingetragenen Marke absichern (vgl auch Ingerl/Rohnke NJW 1994, 1252).

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Der Gesetzgeber hat bewusst darauf verzichtet, einen Löschungsanspruch bei gerechtfertigter Anmeldung vorzusehen (amtl Begr, Sonderheft BlPMZ 1994, 67). Diese von Art 6 septiesPVÜ im Wortlaut abw Regelung ist schon deshalb zweckmäßig, weil ein ohne Zustimmung gerechtfertigtes Verhalten kaum denkbar ist. Jedenfalls rechtfertigen bes Aufwendungen wie Werbemaßnahmen nicht die Anmeldung der Marke trotz Fehlen einer Zustimmung des Geschäftsherrn ( Ingerl GRUR 199, 4; vgl aber BGH GRUR 1967, 533, 536 m Anm Reimer GRUR 1967, 537, 538; Bauer GRURInt 1971, 502). Zumindest ist im Hinblick auf das Zustimmungserfordernis größte Zurückhaltung bei der Annahme eines Rechtfertigungsgrundes geboten. Für die Rechtfertigung – ebenso für die Zustimmung- ist der Agent oder dessen Vertreter beweispflichtig, wie nunmehr durch die seit 14.1.2019 geltenden Fassung eindeutig zum Ausdruck kommt.

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Im Gegensatz zu der Löschung wegen bösgläubiger Anmeldung kommt es bei § 11allein darauf an, dass der Agent/Vertreter objektiv nicht berechtigt war, die Marke anzumelden ( BPatG Mitt, 2001, 264, 266 – Kümpers; Ingerl/Rohnke § 11 Rn 18). Demgegenüber stellen § 50 Abs 1iVm § 8 Abs 2 Nr 10nicht darauf ab, dass der Anmelder in irgendeinem Verhältnis zu dem Vorbenutzer der Marke gestanden hat. Allerdings werden sich häufig die Fälle des § 11und § 50überschneiden (vgl Ullmann GRUR 2009, 364 ff), so dass es einer eingehenden Überprüfung der Frage bedarf, für welchen Weg sich der Geschäftsherr entscheidet. Der sicherste Weg dürfte oft die Widerspruchseinlegung nach § 42 Abs 2 Nr 3 iVm § 11sein, die an eine dreimonatige Frist nach Veröffentlichung der Marke gebunden ist. Allerdings soll auch bei einem auf eine inländische, registrierte Marke des Geschäftsherrn gestützten Widerspruch die Nichtbenutzungseinrede zulässig sein (BPatG Mitt 2004, 87 – GALLUP), was nicht unproblematisch ist, weil dies eine Schlechterstellung des inländischen Geschäftsherrn gegenüber Geschäftsherrn mit im Ausland registrierten Marken darstellt, zumal der Agent insoweit nicht schützenswert erscheint. Zudem bedarf es nicht des Nachweises einer Bösgläubigkeit. Wird Widerspruch wegen eines Agentenverhältnisses eingelegt und lässt sich ein – bestehendes oder noch fortwirkendes – Vertragsverhältnis nicht nachweisen, ist ein Übergang in das Löschungsverfahren – abgesehen von der ohnehin höheren Löschungsgebühr – nicht zulässig.

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Wird § 11auf Fälle der Anmeldung nach Beendigung des Vertragsverhältnisses angewendet, dürfte es nicht notwendig sein, die Bestimmung des § 4 Nr 9 UWG heranzuziehen. Die von Ingerl genannten Anwendungsfälle – Sittenwidrigkeit der Anmeldung zur Erzwingung sachfremder Vorteile, zB um die Weitergewährung des Vertriebsrechts zu erzwingen (OLG Hamburg GRUR 1990, 694 – Conrad Johnson), um günstige Vertragsbedingungen zu erlangen (BGH GRUR 1967, 304, 305 f – Siroset) oder Abstandszahlungen zu erpressen ( Ingerl GRUR 1998, 5) – sind deshalb nur dann über das UWG zu lösen, wenn der Auffassung gefolgt wird, dass § 11nur für bestehende Vertragsverhältnisse des Agenten/Vertreters Anwendung findet.