Jennifer Fraser - Markenrecht

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Eine Schwächung kann grds durch benutzte Drittzeichen eintreten (BGH GRUR 2002, 898, 899 – defacto; OLG Hamburg MMR 2006, 608 – ahd.de – dort abl; Ingerl/Rohnke § 14 Rn 651). Sehr oft wird in Widerspruchsverfahren eine solche Schwächung der Kennzeichnungskraft eines Zeichens durch eine Nutzung von Drittmarken angeführt. Voraussetzung für eine Schwächung durch eine vielfache Verwendung des Zeichens (bzw -bestandteils) ist, dass die Drittkennzeichen im Bereich der gleichen oder eng benachbarten Branchen, Waren oder Dienstleistungen und in einem Umfang tatsächlich in Erscheinung treten, der geeignet erscheint, die erforderliche Gewöhnung des Publikums an die Existenz weiterer Kennzeichen im Ähnlichkeitsbereich zu bewirken (BGH GRUR 2002, 626, 628 – IMS; GRUR 2001, 1161, 1162 – CompuNet/ComNet; GRUR 1990, 367, 368 – alpi/Alba Moda; OLG München GRUR-RR 2008, 6 – B.T.I., bti/BPI). Die Existenz eines einzigen Drittzeichens reicht daher nicht für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft aus ( BGH GRUR 2010, 833 Rn 17 – Malteserkreuz II; Ströbele/Hacker/Thiering /Hacker § 9 Rn 183; allerdings kann nach der Auffassung des EuGH eine Verwechslungsgefahr bei langjähriger Koexistenz entfallen, EuGH GRURInt 2010, 129 Rn 82 – La Espgnola/Carbonelle), der BGH lehnte auch eine Schwächung der Kennzeichnungskraft beim Bestehen von vier Drittmarken ab (BGH GRUR 1999, 586, 587), wobei diesbezüglich immer auf den Einzelfall abzustellen ist und eine quantitative Grenze nicht gezogen werden kann. Ebenfalls reicht eine Drittnutzung für anderweitige Waren und/oder Dienstleistungen nicht aus ( BPatG MarkenR 2017, 174, 180 – Malteser-Apotheke: die Benutzung des Begriffes Malteser für Apotheken schwächt nicht die Kennzeichnungskraft für pharmazeutische Erzeugnisse). Es wird letztendlich darauf ankommen, wie nah sich die Zeichen und Waren-/Dienstleistungsbereiche kommen, auch dürfte zwischen den Arten der beworbenen Waren danach zu unterscheiden sein, ob es sich um Waren des täglichen Lebensbedarfs handelt oder um Produkte, deren Erwerb regelmäßig ein erhöhter Entscheidungsfindungsaufwand vorausgeht. Im ersteren Fall ist einerseits zu berücksichtigen, dass der Verkehr eine Zeichenähnlichkeit oftmals nur flüchtig prüft, dafür regelmäßiger mit dem in Frage stehenden Zeichen und den betroffenen Drittzeichen in Kontakt tritt, während er im zweiten Falle zwar intensiver prüft, dafür möglicherweise einer schwächeren Erinnerungskraft an die Drittzeichen unterliegt. Eine Nutzung einer Marke in nicht kennzeichnungsmäßigem Gebrauch (vgl § 14 Rn 156), wie zB der Einsatz des Begriffes mit seiner inhaltlichen Bedeutung in Werbesprüchen, reicht zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft nicht aus (BPatG GRUR 2007, 154, 155 – Chrisma/Charisma).

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Maßgeblicher Zeitpunktfür die Überprüfung einer etwaigen Schwächung der Kennzeichnungskraft ist der Tag, an dem sich die Zeichen erstmalig gegenüberstehen. Insb darf die Verwendung der Verletzermarke nicht zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens herangezogen werden (EuGH GRUR 2006, 495, 497 – Levi Strauss/Casucci).

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Die Schwächung eines Zeichens muss auf der Grundlage tatsächlicher Feststellungen begründet sein. Die Darlegungs- und Beweislast trifft dabei denjenigen, der sich auf die Schwächung des gegnerischen Zeichens beruft, dabei muss zum Umfang der Benutzung und zur Bekanntheit der Drittzeichen vorgetragen werden ( BGH GRUR 2009, 685 Rn 25 – ahd.de; GRUR 2008, 1104 Rn 25 – Haus & Grund II). Die Nutzung der Drittzeichen muss im Widerspruchsverfahren „liquide“, dh unstr oder amtsbekannt sein (vgl oben Rn 248; BPatG GRUR 2004, 433, 434 OMEGA/OMEGA LIFE). Sie muss des Weiteren tatsächlich ausgeübt werden, die schlichte Eintragung von Drittzeichen reicht nicht aus, da diese eine Gewöhnung des Publikums an das Zeichen nicht ermöglicht (BGH GRUR 2002, 898, 899 – defacto; GRUR 2002, 626, 628 – IMS; GRUR 2001, 1161, 1162 – CompuNet/ComNet; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2005, 281, 282 – ATLAS; OLG Hamburg GRUR-RR 2004, 42, 44). Soweit eine tatsächliche Nutzung der Drittzeichen nicht „liquide“ ist, ist die Eintragung einer Vielzahl von Drittzeichen jedoch nicht von vorneherein unbeachtlich; sie kann darauf hindeuten, dass bereits eine originäre schwache Kennzeichnungskraft besteht (vgl Ströbele/Hacker/Thiering /Hacker § 9 Rn 187).

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Eine Nichtbenutzung während der Benutzungsschonfrist von 5 Jahren führt allerdings nicht zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft.

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Nach § 9 Abs 1 Nr 3kann eine Marke gelöscht werden, wenn es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

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Die Regelung in § 9 Abs 1 Nr 3wegen einer unlauteren Rufausbeutung oder Verwässerungkorrespondiert mit der Vorschrift des § 14 Abs 2 Nr 3, welche im Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten maßgeblich ist (vgl auch die dortige Kommentierung unter § 14 Rn 235 ff). Soweit sich keine ähnlichen Waren oder Dienstleistungen gegenüberstehen, ist § 9 Abs 1 Nr 3 im Widerspruchsverfahrennach § 42 Abs 2 Nr 1, Nr 2 nichtzu berücksichtigen (vgl § 42 Rn 48). Die Verletzung einer bekannten Marke kann jedoch Gegenstand eines Löschungsverfahrens nach § 55sein (§ 55 Rn 21). Sie setzt wie der Identitätsschutz keine Verwechslungsgefahr voraus (EuGH GRUR 2004, 58, 60 – adidas/Fitnessworld; GRUR 2003, 240, 242 – Davidoff/Gofkid).

292

Der Bekanntheitsschutz der Marke ist ein absolutes Recht und damit Gegenstand der Eigentumsgarantie des Art 14 Abs 1 S 1 GG ( BVerfGE 95, 173 – Rauchen schadet der Gesundheit; 78, 58, 70 – Esslinger Neckarhalde II; BGH GRUR 2005, 583, 584 – Lila-Postkarte; Büscher FS Ullmann, S 129).

293

Die Erfüllung dieses Verletzungstatbestandes setzt die Bekanntheit der älteren Marke, eine Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und eine rechtswidrige, unlautere Beeinträchtigung der bekannten Marke voraus.

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Voraussetzung für einen Markenschutz aus § 9 Abs 1 Nr 3ist das Vorliegen einer bekannten Marke. Eine solche ist gegeben, wenn sie im Inland einem bedeutenden Teil des Publikums, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, bekannt ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind ( BGH MarkenR 2016, 599 Rn 37 – Wunderbaum II, juris; Urt v 23.9.2015 – I ZR 105/14, MarkenR 2015, 552 Rn 20 – Goldbären, juris; Urt v 2.4.2015 – I ZR 59/13, MarkenR 2015, 486 Rn 10 – Springender Pudel – juris; MarkenR 2011, 475 Rn 42 – TÜV II; GRUR 2003, 428, 432 – BIG BERTHA; GRUR 2002, 340, 341 – Fabergé; EuGH GRUR 2009, 1158 Rn 24 – Pago/Tirolmilch; GRURInt 2000, 73, 75 – Chevy). Die Bekanntheit muss als Kennzeichnung für bestimmte Waren oder Dienstleistungen gegeben sein ( BGH U MarkenR 2015, 486 Rn 10 – Springender Pudel – juris; MarkenR 2011, 475 Rn 42 – TÜV II; GRUR 2004, 235, 238 – Davidoff II).

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Für die Beurteilung einer Markenbekanntheit ist auf das Publikum abzustellen, an das sich die ältere Marke richtet, welches von der Ware oder Dienstleistung betroffen ist (BGH GRUR 2003, 428, 432 – BIG BERTHA; GRUR 2002, 340, 341 – Fabergé). Dies ist nach der Waren- bzw Dienstleistungsgattung zu bemessen. Für Waren oder Dienstleistungen, die sich nicht an ein bestimmtes Spezialpublikum wenden, ist auf die Gesamtbevölkerung abzustellen (BGH GRUR 2002, 340, 341 – Fabergé; EuGH GRURInt 2000, 73, 74 – Chevy), sonst auf diese speziellen Kundenkreise (BGH GRUR 2003, 428, 433 – BIG BERTHA).