Jennifer Fraser - Markenrecht

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Im Verletzungsverfahrenkommt es hinsichtlich der potenziell verletzten Marke auf deren Markenschutz unter den oben aufgeführten Gesichtspunkten an. Abzustellen ist während der Benutzungsschonfristvon fünf Jahren nach § 25auf sämtliche eingetragenen Waren- und Dienstleistungen; erst nach Ablauf dieser Frist hat der Inhaber der älteren Marke seine tatsächliche Nutzung für die in Streit stehenden Waren bzw Dienstleistungen nachzuweisen (BGH GRUR 2002, 626, 627 – IMS). Wird die Marke lediglich für einen Teil der Waren, für die sie eingetragen ist, genutzt, so gilt sie zur Beurteilung der Warenähnlichkeit lediglich für diesen Teil als eingetragen (BGH MarkenR 2006, 409, 411 – Ichthyol II; zust Anm Fritzsche GRUR 2006, 943). Bezüglich der Verletzermarke ist dagegen ausschl die konkrete Benutzung der Marke zu betrachten und eine Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit nur anhand der beworbenen Waren/Dienstleistungen zu beurteilen.

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Für die Annahme einer Warenähnlichkeit kommt es nicht auf die Klasseneinteilung an. Dies besagt Abs 3nun ausdrücklich, galt aber nach der Rechtsprechung schon vor Einfügung des neuen Abs 3. Die amtliche Begründung weist hierauf unter Bezugnahme auf die Entscheidung BPatG GRUR 2010, 441, 443 – printnet/PRINECT ausdrücklich hin (amtl Begr S 66). Es bedarf deshalb im Einzelfall der Feststellung, dass die Verbraucher die Vermarktung der streitgegenständlichen Waren unter derselben Marke als üblich ansehen, was idR voraussetzt, dass die Hersteller oder Händler der fraglichen Produkte jeweils üblicherweise dieselben sind (BGH MarkenR 2003, 141, 146 – BIG BERTHA; GRUR 2002, 544, 546 – Bank 24; MarkenR 2000, 359, 361 – Bayer/BeiChem; MarkenR 1999, 93, 95 – TIFFANY; BPatG MarkenR 2006, 460, 464 – EVIAN/REVEAN, MarkenR 2006, 77, 78 – BIG LEXX; EuGH GRUR 1998, 922, 924 – Canon; EuG GRURInt 2005, 503, 506 – SISSI ROSSI/MISS ROSSI). Ausreichend kann allerdings auch sein, dass das Publikum zu der Einschätzung gelangen kann, dass die Waren bzw Dienstleistungen unter der Kontrolle ein und desselben Unternehmens oder ggf auch wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen hergestellt bzw erbracht werden (BGH MarkenR 2015, 36, Rn 16 – ZOOM/ZOOM, juris; GRUR 2001, 164, 165 – Wintergarten; GRUR 1999, 731, 733 – Canon II; GRUR 1999, 496, 498 – TIFFANY; EuGH GRUR 2003, 55, 57 – Arsenal FC; GRUR 1998, 922, 924 – Canon).

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Bei der Beurteilung der Waren- bzw Dienstleistungsähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren bzw Dienstleistungen kennzeichnen ( BGH MarkenR 2016, 157, 160 Rn 21 – BioGourmet). Hierzu gehören insb die Artder Waren, ihr Verwendungszweckund ihre Nutzungsowie die Eigenart als miteinander konkurrierendeoder einander ergänzendeWaren bzw Dienstleistungen (BGH MarkenR 2018, 18, 19 Rn 11 – OXFORD/Oxford Club; Beschl v 3.7.2014 – I ZB 77/13, MarkenR 2015, 36, Rn 16 – ZOOM/ZOOM, juris; WRP 2007, 321, 323 – COHIBA; MarkenR 2006, 390, 392 – TOSCA BLU; GRUR 2004, 600, 601 – d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2004, 241, 243 – GeDIOS; MarkenR 2003, 141, 146 – BIG BERTHA; GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN; MarkenR 2000, 359 – Bayer/BeiChem, 361; GRUR 1999, 731, 732 – Canon II; BPatG MarkenR 2017, 174, 178 – Malteser-Apotheke; EuGH MarkenR 2011, 338, 434 Rn 41 – stabilator/STABILAT; EuG GRURInt 2014, 54, 55 Rn 24 – KNUT – DER EISBÄR/KNUD; GRURInt 2004, 1020, 1022 – M+M; EuGH WRP 2006, 1102, 1108 – VITAFRUT/VITAFRUIT). Bei Dienstleistungensind wegen ihrer fehlenden Körperlichkeit Art und Zweck, also der Nutzen für den Dienstleistungsempfänger, sowie die Vorstellung des Verkehrs maßgeblich; es kommt darauf an, dass die Dienstleistungen üblicherweise unter derselben Verantwortung erbracht werden ( BGH MarkenR 2018, 18, 19 Rn 11 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2001, 164, 165 – Wintergarten).

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Wichtigstes Kriterium für eine Warenähnlichkeit ist die betriebliche Herkunft, die Herstellung der Produkte bzw die Erbringung der Dienstleistungen durch dasselbe Unternehmen. Eine Bejahung dieses Kriteriums führt grds zur Annahme einer Warenähnlichkeit (BGH GRUR 2004, 600, 601 – d-c-fix/CD-FIX; EuGH ABlEU Nr C 142/8 v 7.6.2008 – Ferrero/Ferro; Ströbele/Hacker/Thiering /Hacker § 9 Rn 90).

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Dabei kommt es nicht auf die örtliche Identität der Herkunftsstätten an, sondern darauf, ob das Publikum davon ausgeht, dass die Produkte unter der Kontrolle desselben Unternehmens hergestellt bzw die Dienstleistungen von ihm erbracht werden (BGH GRUR 2004, 600, 601 – d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2003, 428, 432 – BIG BERTHA; GRUR 2002, 544, 546 – Bank 24; GRUR 1999, 731, 732 – Canon II; GRUR 1999, 158, 160 – GARIBALDI; EuGH GRUR 1998, 922 – Canon). Bei der Zuordnung zu einem bestimmten Unternehmen ist jedoch zu beachten, dass aufgrund zunehmender Unternehmensgrößen und damit meist verbundener breiter Sortimente die Annahme derselben Herkunftsstätte in einem engeren Sinn zu verstehen ist, wonach das Produkt aus einer abtrennbaren Einheit des Unternehmens stammen muss (BGH GRUR 1995, 216, 217 – Oxygenol II). Zudem muss eine Branchenüblichkeit darin bestehen, dass die Herstellung der gegenüberstehenden Waren von ein und demselben Unternehmen produziert werden (BPatG GRUR 1991, 761, 763 – PINGO).

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Der BGH nahm beispielsweise an, dass das Publikum davon ausgehe, dass Videogeräte (Kameras und Rekorder) und Leerkassetten vom selben Unternehmen hergestellt würden (BGH GRUR 1999, 731, 733 – Canon II). Auch Feuerzeuge und Zigaretten sollen vielfach von denselben Herstellern stammen (BGH GRUR 1999, 496, 498). Die Markenämter gehen davon aus, dass Brauereien oftmals auch nicht alkoholische Getränke und Mischgetränke herstellen, weshalb alkoholische Getränke zu anderen Getränken eine Ähnlichkeit aufweisen (BPatG GRUR 2008, 77 – QUELLGOLD/Goldquell; HABM GRUR-RR 2006, 403, 407 – Oktobierfest/OKTOBERFESTBIER).

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Ein weiteres Beurteilungskriterium der Warenähnlichkeit ist der Vertrieb der gegenüberstehenden Waren/Dienstleistungen. Hierunter fällt zunächst der Vertriebsweg (BGH MarkenR 2015, 36, Rn 27 – ZOOM/ZOOM, juris; GRUR 2003, 428, 432 – BIG BERTHA; GRUR 1999, 158, 159 – GARIBALDI). Aber auch das Angebot beider Produkte in Spezialläden (BGH MarkenR 2007, 495, 497 – Kinderzeit für Kioske; GRUR 2004, 600, 601 – d-c-fix/CD-FIX für Folien; GRUR 2003, 1044, 1045 – Kelly für Knabberartikel in Kiosken und Tankstellen; GRUR 2003, 428, 432 – BIG BERTHA für Golfartikel; GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN für Getränke; GRUR 1999, 496, 497 – TIFFANY für Raucherartikel; GRUR 1999, 245, 247 – LIBERO für alkoholische Getränke in Getränkemärkten; GRUR 1998, 1034, 1036 – Makalu für Wanderartikel) oder in denselben Abteilungen von Supermärkten und Großkaufhäusern (BPatG GRUR 1997, 651, 652 – PUMA; GRUR 1996, 204, 205 – Swing) kann das Publikum zu der Annahme veranlassen, es handele sich um Produkte desselben Herstellers, weshalb Warenähnlichkeit anzunehmen ist (BGH GRUR 1999, 245, 247 – LIBERO; GRUR 1999, 496, 497 – TIFFANY; Ströbele/Hacker/Thiering /Hacker § 9 Rn 92; Lange Rn 3074). Ein gemeinsames Angebot in Supermärkten reicht dagegen nicht aus, selbst in Möbelhäusern wird oftmals ein Vollsortiment angeboten, was es nicht erlaubt, schon vom gemeinsamen dortigen Angebot auf eine Warenähnlichkeit zu schließen ( OLG Saarbrücken 27.7.2012 – 1 U 257/11-76 – das OLG Saarbrücken nahm aus anderen Gesichtspunkten allerdings zu Recht eine geringe Warenähnlichkeit zwischen Küchenmöbeln und Polstermöbeln an). Selbst in Spezialläden wie zum Beispiel Schreibwarengeschäften wird im Einzelnen zu prüfen sein, ob das Publikum davon ausgeht, dass die gegenüberstehenden Waren von demselben Hersteller stammen, was zB für Kopierpapier, welches seinem Zweck nach nicht bedruckt ist, und Druckschriften, bei denen es maßgeblich auf ihren redaktionellen Inhalt ankommt, nicht gilt ( BGH MarkenR 2015, 36, Rn 28 – ZOOM/ZOOM, juris). Angesichts der unterschiedlichen Möglichkeiten des Vertriebs ist auf die konkrete Situation der gegenüberstehenden Waren und der jeweiligen Händler abzustellen, was eine generalisierende Betrachtungsweise verbietet; dem gemeinsamen Vertrieb kommt deshalb oft nur eine untergeordnete Rolle zu ( BGH MarkenR 2015, 36, Rn 27 – ZOOM/ZOOM, juris; GRUR 2014, 488 Rn 16 – DESPERADOS/DESPERADO).