Jennifer Fraser - Markenrecht

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Die von Ingerl/Rohnke (§ 14 Rn 415) angebrachte Kritik, dass nicht sämtliche Umstände des Einzelfalles – wie zB die Preisgestaltung – Einfluss auf die Beurteilung nehmen dürfen, stellt eine rein definitionsbezogene Kritik dar, da die Rspr die Preisgestaltung bereits wegen deren Variierbarkeit als Unterscheidungskriterium ablehnt (BGH GRUR 2000, 506, 508 – ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 1999, 164, 166 – JOHN LOBB). Ebenso bedeutet das Abstellen auf alle Umstände des Einzelfalles nicht, dass keine allg Erfahrungssätze oder Branchenübungen gebildet werden können, sie sollten jedoch nicht ohne konkrete Prüfung des Einzelfalles strikt angewendet werden (vgl Ströbele/Hacker/Thiering /Hacker § 9 Rn 48; Hacker GRUR 2004, 537, 547).

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Der EuGH sieht es allerdings nicht als berücksichtigungsfähigen Umstand an, dass ein Zeicheninhaber mit dem übereinstimmenden Bestandteil eine Markenserie begründet hat. Die unmittelbare Verwechslungsgefahr und die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens seien nebeneinander zu prüfen ( EuGH MarkenR 2011, 170 – TiMi KINDERJOGHURT/KINDER). ME sollte allerdings der Umstand, dass auf der einen Seite ein Serienzeichen vorliegt, zumindest dazu geeignet sein, eine selbstständig kennzeichnende Stellung des Serienbestandteiles innerhalb der jüngeren Serie anzunehmen (vgl unten Rn 228).

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Maßgeblicher Zeitpunkt für das Vorliegen der Verwechslungsgefahr ist das erstmalige Gegenüberstehen beider Marken (BGH GRUR 1998, 934 – Wunderbaum; OLG Hamburg GRUR-RR 2004, 42 – Red Bull/Sitting Bull; Ingerl/Rohnke § 14 Rn 265). Für die Beurteilung der Rechtsfrage, ob eine Verwechslungsgefahr vorgelegen hat oder nicht, kommt es auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung an (Ströbele/Hacker/Thiering /Hacker § 9 Rn 50; Ingerl/Rohnke § 14 Rn 411).

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Eine vorausgegangene Verletzungshandlung kann sich nach der Rechtsprechung des OLG Hamburg dergestalt auf die zu beurteilende Verwechslungsgefahr auswirken, dass nun ein größerer Zeichenabstand einzuhalten ist. Es kann daher bei Abänderung nur eines Buchstabens ggü der vorangegangenen Verletzung eine Verwechslungsgefahr auch dann anzunehmen sein, wenn die Zeichen iÜ nicht ähnlich wären ( OLG Hamburg GRUR-RR 2006, 219).

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Die Verwechslungsgefahr setzt eine Ähnlichkeit der Waren bzw Dienstleistungen voraus. In langjähriger Praxis prüft das BPatG zunächst das Vorliegen ähnlicher Waren bzw Dienstleistungen, bevor es überhaupt in die Prüfung einer Zeichenähnlichkeit einsteigt. Der BGH (GRUR 1999, 731, 732 – Canon II; GRUR 1999, 496, 497 – TIFFANY; GRUR 1999, 158, 159 – GARIBALDI) folgt dieser Rspr nunmehr seit der ersten maßgeblichen Entsch des EuGH zur Auslegung des Begriffes Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit nach der MarkenRL in dessen Canon-Entscheidung im Jahr 1998, in der der EuGH ausführte, dass eine Verwechslungsgefahr nach Art 4 Abs 1 lit b MarkenRL eine Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erfordert (EuGH GRUR 1998, 922 – Canon).

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Entspr den oben dargestellten Grundsätzen der Wechselwirkungstheorie ist dabei bereits ein Grad der Ähnlichkeit im Einzelfall konkret festzustellen (BGH GRUR 2003, 1047, 1049 – Kellogg's/Kelly's; GRUR 2002, 626, 628 – IMS), um diesbezüglich die Ähnlichkeit der Marken und deren Kennzeichnungskraft ermitteln zu können.

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Die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ist ein Rechtsbegriff(vgl Ströbele/Hacker//Thiering /Hacker § 9 Rn 55). Ihre Beurteilung liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet, die Würdigung der tatsächlichen Grundlagen für die rechtliche Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Waren ist eine Tatsachenfrage ( BGH MarkenR 2015, 36, Rn 15 – ZOOM/ZOOM, juris; BPatG MarkenR 2006, 460 – EVIAN/REVEAN); in einem Revisionsverfahren ist deshalb nur zu überprüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutr erfasst und entspr der Denkgesetze und der allg Lebenserfahrung geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird (BGH MarkenR 2015, 552 Rn 26 – Goldbären, juris; Beschl v 3.7.2014 – I ZB 77/13, MarkenR 2015, 36, Rn 15 – ZOOM/ZOOM, juris; GRUR 2014, 488 Rn 12 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2002, 626, 627 – IMS; GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN; GRUR 2000, 886, 887 – Bayer/BeiChem).

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Noch unter Geltung des WZG war auf eine Gleichartigkeit der gegenüberstehenden Produkte abzustellen. Mit Einführung des MarkenG ist wegen dieser begrifflichen Änderung ein Streit darüber aufgekommen, ob hiermit auch eine inhaltliche Änderung verbunden ist. Ströbele/Hacker/Thiering/ Hacker § 9 Rn 53 ff) fasst diese Diskussionen zutr dahingehend zusammen, dass der neue Begriff der Waren- bzw Dienstleistungsähnlichkeit zwar weitergeht als derjenige der Gleichartigkeit, so dass die alte Rspr insoweit übertragen werden kann, als sie eine Gleichartigkeit angenommen hat. Dieser weitere Anwendungsbereich führe aber iE nicht zu einer häufigeren Bejahung der Verwechslungsgefahr, da diese letztendlich durch die Auswirkungen der Wechselwirkungstheorie wieder dergestalt eingeschränkt wird, dass in den Fällen, in denen nur von einer äußerst geringen Warenähnlichkeit auszugehen ist, die gegenüberstehenden Zeichen nahezu identisch sein und eine starke Kennzeichnungskraft aufweisen müssen. Da der Meinungsstreit in der Praxis keine große Bedeutung entwickelt, sei für die Darstellung der historischen Entwicklung und für den Diskussionsstand bei Einführung des MarkenG und der damit verbundenen Änderungen auf die ausführliche Darstellung von Ströbele/Hacker/Thiering/ Hacker § 9 Rn 53 ff verwiesen.

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IRv Widerspruchsverfahrenist zunächst auf das jeweils eingetragene Waren-/Dienstleistungsverzeichnis abzustellen ( BGH MarkenR 2015, 552 Rn 28 – Goldbären, juris). Während der nach § 43 Abs 1geltenden Benutzungsschonfristkönnen sämtliche eingetragene Waren bzw Dienstleistungen berücksichtigt werden. Nach Ablauf von fünf Jahren ab der Eintragung kann der Anmelder der jüngeren Marke die Einrede der fehlenden Nutzung erheben, der Widersprechende hat sodann seine tatsächliche Nutzung glaubhaft zu machen (BPatG MarkenR 2006, 460 – EVIAN/REVEAN; GRUR 2001, 513, 515 – CEFABRAUSE/CEFASEL). Falls die ältere Marke für einen Oberbegriff geschützt ist, ihr Inhaber sie allerdings nur für einzelne unter diesen Oberbegriff fallende Waren oder Dienstleistungen nutzt, sind nur diejenigen Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, deren Nutzung der Inhaber der älteren Marke glaubhaft gemacht hat ( BGH MarkenR 2015, 552 Rn 28 – Goldbären, juris; MarkenR 2011, 547 Rn 10 – Maalox/Melox-GRY; MarkenR 2006, 409 – Ichthyol II).

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Soweit die tatsächliche Nutzung hingegen unbestr ist, sind sämtliche Waren/Dienstleistungen aus dem Waren-/Dienstleistungsverzeichnis heranzuziehen, auf die sich der Widersprechende mit seinem Widerspruch beruft (BGH GRUR 2002, 65, 67 – Ichthyol). Nutzt der Widersprechende seine Marke über die eingetragenen Waren/Dienstleistungen hinaus, kann er einen Widerspruch nicht hierauf stützen (BGH GRUR 1999, 164, 166 – JOHN LOBB; EuG GRURInt 2005, 594, 595 – RIGHT GUARD XTREME sport; GRURInt 2004, 1020, 1022 – M+M); er kann – falls er insoweit eine Benutzungsmarke nach § 4 Nr 2erworben haben sollte – ein Widerspruchsverfahren nach § 42 Abs 2 Nr 4 einleiten.