Jennifer Fraser - Markenrecht

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Wenn mangels ausreichender Verkehrsgeltung die Voraussetzungen für einen Schutz nach § 4 Nr 2nicht erfüllt sind, kann trotzdem ein Schutz nach §§ 3, 5 UWG in Betracht kommen. Bei der Prüfung ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes ist im Grundsatz davon auszugehen, dass Gegenstände von jedermann nachgeahmt und solche Nachahmungen auch vertrieben werden dürfen. Soweit ein Kennzeichenschutz kraft Verkehrsgeltung noch nicht entstanden ist, kann der Verwendung der Kennzeichnungsmittel durch einen Mitbewerber der Einwand des unlauteren Wettbewerbsverhaltens nur ausnahmsweise entgegengehalten werden. Selbst der maßstabgetreue Nachbau einer fremden, nicht unter Sonderrechtsschutz stehenden Ware ist für sich allein wettbewerbsrechtlich nicht zu beanstanden (vgl OLG Köln MarkenR 2005, 449 ff – Beauty-Trolley; GRUR-RR 2001, 26 f – Dämmstoffplatten).

Bei der Bejahung einer Unlauterkeit nach §§ 3, 5 UWG wird Zurückhaltung geboten sein. Denn auch iRd Anwendung des § 5 UWG müssen diejenigen Grundsätze beachtet werden, die der Ausgestaltung des Markenrechts zugrunde liegen ( BGH 23.6.2016 – I ZR 241/14 – Baumann II; OLG Köln 29.6.2018 – 6 U 60/18 – Sonnenlogo, juris Rn 77, jew mN). Die Grenzen eines kraft Benutzung gewährten kennzeichenrechtlichen Schutzes, die im Interesse der Rechtssicherheit an einem bestimmten Ausmaß der errungenen Verkehrsbekanntheit, das ist die Verkehrsgeltung des § 4 Nr 2( Rn 65 ff), bestehen, dürfen nicht ohne „sorgfältige Beachtung aus wettbewerbsrechtlichen Erwägungen“ ausgedehnt werden.

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Zwar wird der lauterkeitsrechtliche Schutz gegen Irreführung über die betriebliche Herkunft nach § 5 Abs 1 Nr 1 UWG durch den kennzeichenrechtlichen Individualschutz nicht vollständig verdrängt. Bei der Auslegung von § 5 Abs 1 Nr 1 UWG sind aber Wertungswidersprüche zum Markenrecht zu vermeiden ( BGH aaO – Baumann II Rn 23 mN). Hat ein Unternehmen Waren unter einem Zeichen angeboten, für das – sei es, weil der Erwerb einer Marke versäumt worden ist, sei es, weil dem Zeichen die Eintragung als Marke versagt worden ist – kein Markenschutz besteht, kann dem Unternehmen ein lauterkeitsrechtliches Verbietungsrecht nicht allein deswegen zuerkannt werden, weil nicht auszuschließen ist, dass jedenfalls ein Teil des angesprochenen Verkehrs das ihm bekannte Zeichen gleichwohl als Herkunftshinweis auf das Unternehmen versteht und daher bei Verwendung desselben Zeichens durch einen Mitbewerber möglicherweise einer Herkunftstäuschung unterliegt. Wertungswidersprüche mit dem Markenrecht können in einem solchen Fall nur auf die Weise vermieden werden, dass an den lauterkeitsrechtlichen Schutz des Zeichens unter dem Gesichtspunkt der irreführenden Herkunftstäuschung keine geringeren Anforderungen gestellt werden als an den Schutz einer Benutzungsmarke infolge Verkehrsgeltung nach § 4 Nr 2. Daher ist für die Verkehrsgeltung ein Zuordnungsgrad wie bei einer Verkehrsdurchsetzung erforderlich, wenn das Zeichen keinen markenrechtlichen Schutz genießt ( OLG Frankfurt 7.3.2018 – 6 U 180/17 – Be happy, juris mN). Um eine möglichst ungehinderte Entfaltung des freien Wirtschaftsverkehrs zu gewährleisten, mutet das MarkenR nämlich jedem Inhaber einer gewerblichen Kennzeichnung grds zu, die Gefahr einer Schwächung seines Kennzeichens hinzunehmen, wenn die Grenze der Verwechslungsgefahr noch nicht überschritten ist (vgl BGH NJW 1997, 2379 f – grau/magenta).

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Unabhängig von der Frage, ob dem Inhaber einer Benutzungsmarke Bösgläubigkeit iSv § 8 Nr 10oder Unlauterkeit vorgeworfen werden kann, steht einem aus § 4 Nr 2in Anspruch Genommenen grds der Einwand rechtsmissbräuchlichen Verhaltens offen (BGH WRP 2008, 1319 ff – Eros). Der Einwand nach § 242 BGB wird regelmäßig damit zu begründen sein, der Inhaber der Benutzungsmarke habe sich bereits beim Erwerb derselben oder später bei der Geltendmachung seiner Rechte aus der Benutzungsmarke arglistig verhalten. Auf diese Weise kann die Benutzungsmarke im Einzelfall ihre Wirkung verlieren oder dem Gegenüber ein in der Folge gleiches Recht zugebilligt werden (vgl hierzu nur MüKo-BGB/ Roth/Schubert § 242 Rn 246, 249, 8. Aufl mN).

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Nur ein unterscheidungskräftiges Zeichen vermag die Voraussetzungen für das Entstehen von Verkehrsgeltung zu erfüllen. Während gem § 8 Abs 2von der Eintragung Zeichen ausgeschlossen sind, denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, gilt dieser Gesichtspunkt auch für die Benutzungsmarke (vgl BGH NJW-RR 2004, 251 ff – Farbmarkenverletzung I; OLG Köln WRP 2010 1413 f – Festivalplaner; OLG Hamburg GRUR-RR 2001, 7, 8 f – FUN Radio).

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Unterscheidungskraft kommt einer Marke dann zu, wenn sie geeignet ist, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für Dienstleistungen oder Waren eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden ( BPatG 24.1.2015 – 28 W (pat) 60/13 – delikat, juris Rn 27; vgl Fezer § 4 Rn 27). Nicht etwa nur Phantasiewörter sind zB unterscheidungskräftig, auch bereits vorkommende Wörter können normale Unterscheidungskraft genießen.

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Die Unterscheidungskraft darf nicht abstrakt, sondern nur in Bezug auf die jeweils so gekennzeichneten Dienstleistungen oder Waren bestimmt werden. Für die Unterscheidungskraft ist es deshalb ausreichend, dass der Marke für die konkreten Dienstleistungen oder Waren kein im Vordergrund stehender umschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich nicht um ein gebräuchliches Wort handelt, welches „nur als solches und nicht als Kennzeichnungsmittel verstanden wird“ (vgl BGH NJW 1995, 1221 f – PROTECH; OLG Köln WRP 2010, 1413 f – Festivalplaner; LG Frankfurt GRUR-RR 2002, 134 f – Humanitas).

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Die Unterscheidungskraft fehlt nicht immer bereits dann, wenn das Zeichen einen eigenen Sinngehalt aufweist, sondern auch, wenn der konkrete Sinngehalt in Bezug auf die konkreten Waren nach der Verkehrsauffassung dazu führt, dass eine Sachangabe über die Dienstleistungen oder Waren angenommen wird (vgl BGH NJW-RR 1997, 1197 f – à la carte; OLG Hamburg GRUR-RR 2001, 7, 9 – FUN Radio). Für eine bloß beschreibende Angabe reicht es aus, dass dem betr Wort eine „wirklich konkrete Aussage“ über die so gekennzeichnete Dienstleistung oder Ware entnommen werden kann (vgl BGH NJW-RR 1996, 230 f; OLG Hamburg GRUR-RR 2001, 7, 9 – FUN Radio; die Kommentierung zu § 8 Abs 2 Nr 1unter § 8 Rn 18 ff). Dabei können Umsätze und Werbeaufwendungen ein Indiz für das Vorliegen einer entsprechend Verkehrsgeltung darstellen (vgl OLG Hamburg NJW-WettbR 1996, 254 f – Noblesse vario).

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Auch der Benutzungsmarke kommt die Funktion zu, nicht nur die so gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von anderen zu unterscheiden, sondern zugleich auch auf ein Unternehmen hinzuweisen (vgl BGH NJW-RR 1994, 1460 – WIR IM SÜDWESTEN; OLG Köln WRP 2010, 1413 f – Festivalplaner; OLG Hamburg NJW-WettbR 1999, 281 f – Netlife; Erdmann GRUR 2001, 609, 611).

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Von einer Verkehrsgeltung kann gesprochen werden, wenn ein unterscheidungskräftiges Zeichen in der Weise bekannt ist, dass die relevanten Verkehrskreise die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von gleichen oder gleichartigen Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft unterscheiden (vgl Baumbach/Hefermehl WZG § 25 Rn 36 mN). Verkehrsgeltung liegt vor, wenn ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise eine Verbindung zwischen dem konkreten Zeichen und einem bestimmten Unternehmen herstellt und dieser Teil der Verkehrskreise das Erscheinungsbild des Zeichens wiedererkennt ( OLG Dresden 25.3.2014, 14 U 1364/13, juris Rn 30).