Jennifer Fraser - Markenrecht

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Demgegenüber fallen mehr oder minder willkürliche gestalterische Elemente, die bei relativ geringwertigen Artikeln der Verzierung, möglicherweise aber auch als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Betrieb dienen, nicht unter den Ausnahmetatbestand des § 3 Abs 2 Nr 3(vgl BGH WRP 2001, 265 – Stabtaschenlampen, ohne nähere Begr). Bei Massenwaren wie Schokoladenprodukten wird eher der Genuss und die Qualität im Vordergrund stehen, so dass die Form nicht den wesentlichen Wert zu verleihen vermag ( BPatG GRUR 2011, 68, 71 – Goldhase in neutraler Aufmachung). Eine Sesselform, bei der deren Nutzen und Verwendungszweck als Sitzmöbel und nicht der ästhetische Wert im Vordergrund steht, ist nicht nach § 3 Abs 2 Nr 3von der Eintragung ausgeschlossen ( BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 93/98; vgl auch Kopacek/Kortge GRUR 2012, 441).

Der Markenschutz entsteht

I.Einführung1 – 14

1. Die Tatbestände1 – 6

2. Der Einfluss des Gemeinschaftsrechts auf die Interpretation von § 47 – 10

3. Keine gravierende Veränderung der Rechtslage im Vergleich zum WZG11 – 13

4. Auf § 4 Nr 2 gestützter Widerspruch nach § 42 Abs 2 Nr 414

II. Der Schutz der Registermarke nach § 4 Nr 115 – 26

III.Der Schutz der Benutzungsmarke nach § 4 Nr 227 – 110

1. Gleichwertigkeit der verschiedenen Markenformen27 – 32

2. Verhältnis zu §§ 3 ff UWG33 – 35

3. Anwendung von § 242 BGB36

4. Unterscheidungskraft und Verkehrsgeltung37 – 46

5. Das zur Marke geeignete Zeichen47 – 50

6.Das Kriterium der Darstellbarkeit51 – 55

a) Nach der alten Rechtslage51, 52

b) Nach der geltenden Rechtslage53 – 55

7. Benutzung56

8.Im geschäftlichen Verkehr57 – 64

a) Allgemeines57 – 59

b) Im Domainrecht60 – 64

9.Erwerb von Verkehrsgeltung innerhalb beteiligter Verkehrskreise65 – 71

a) Allgemeines65 – 67

b) Das Merkmal „innerhalb beteiligter Verkehrskreise“68 – 71

10. Der erforderliche Grad der Verkehrsgeltung72 – 96

a) Das Problem der örtlich begrenzten Verkehrsgeltung78 – 81

b) Die Intensität der geforderten Verkehrsgeltung82 – 85

c) Beispiele aus der Rechtsprechung86 – 93

d) Die Verkehrsgeltung auf der Grundlage eines Monopols94 – 96

11. Inhaberschaft der Benutzungsmarke97 – 103

12. Schutzumfang der Benutzungsmarke104, 105

13. Erwerb, Dauer und Ende des Markenschutzes106 – 110

IV.Der Schutz der notorisch bekannten Marke nach § 4 Nr 3111 – 118

1. Sinn und Zweck der Norm111 – 115

2. Der Begriff der notorischen Bekanntheit116 – 118

Literatur:

Albrecht Fremdsprachige Wörter im Markenrecht, GRUR 2001, 470; Beier Ausstattungsschutz für Farben, GRUR 1980, 600; Bender Die grafische Darstellbarkeit bei den neuen Markenformen, FS v Mühlendahl, 2005, S 157; Berlit Die Marke kraft Verkehrsgeltung – eine aktuelle Bestandsaufnahme zu § 4 Ziff 2 MarkenG, WRP 2002, 177; Bingener Von der grafischen Darstellbarkeit zur klaren und eindeutigen Bestimmbarkeit, MarkenR 2019, 145 ff; v Bomhard/Geier Nicht eingetragene Marken als relative Eintragungshindernisse, MarkenR 2016, 497; Dück Markenrechtlicher Schutz des DFB-Adlers, GRUR 2015, 546 ff; Fezer Was macht ein Zeichen zur Marke? Die latente Herkunftsfunktion als rechtliche Voraussetzung, WRP 2000, 1; Hacker Das Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) Teil I: Markenfähigkeit, absolute Schutzhindernisse und patentamtliche Verfahren, GRUR 2019, 113 ff; Heydt Zum Begriff der Weltmarke, GRUR 1952, 321; Klaka Schutzfähigkeit der dreidimensionalen Benutzungsmarke nach § 4 Abs 2 MarkenG, GRUR 1996, 613; Kunz-Hallstein Internationaler Schutz notorisch bekannter Marken nach Art 6 bisPVÜ u Art 16 Abs 2 u 3 TRIPS im Lichte der WIPO Generalversammlung vom 29.9.1999, GRUR Int 2015, 7; Kur Die notorisch bekannte Marke iSv 6 bisPVÜ und die „bekannte Marke“ iSd Markenrechtsrichtlinie, GRUR 1994, 330; dies Die WIPO-Vorschläge zum Schutz notorisch bekannter und berühmter Marken, GRUR 1999, 866; Lerach Entwicklungslinien der Rechtsprechung zur Bedeutung der Demoskopie bei Verkehrsdurchsetzung MarkenR 2017 152; Moll Die berühmte und die bekannte Marke, GRUR 1993, 8; Munz Die Zuordnung einer Marke durch Verkehrsgeltung des Zeichens im Verhältnis zwischen Hersteller nach Beendigung des Vertragsverhältnisses, GRUR 1995, 474; Niedermann Empirische Erkenntnisse zur Verkehrsdurchsetzung, GRUR 2006, 367; Piper Der Schutz der bekannten Marken, GRUR 1996, 429; Sack Sonderschutz bekannter Marken, GRUR 1995, 81; Schoene Der Benutzungszwang im Markengesetz, 2003; Sebastian Geistiges Eigentum als europäisches Markenrecht, GRURInt 2013, 524; Stieper Geschmack eines Lebensmittels als urheberrechtlich geschütztes Werk, Anm EuGH Große Kammer, Urt v 13.11.2018 – C-310/17 – juris, PR-WettbR 12/2018 Anm 1.

1

Gem § 4entsteht der Schutz von Marken entweder durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Patentamt geführte Register nach § 4 Nr 1( BGH 23.9.2015 – I ZR 15/14, Rn 20, 27 – Amplidect/amplitey – juris), durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat nach § 4 Nr 2(BGH GRUR 2009, 783 ff Rn 22 – UHU) oder durch die notorische Bekanntheit der Marke nach Art 6 bisPVÜ, § 4 Nr 3. Dieser Gliederung folgend spricht man auch von der Registermarke, der Benutzungsmarke und der Notorietätsmarke (vgl nur Fezer § 4 Rn 1).

2

§ 4umfasst alle Marken für Waren und Dienstleistungen; dies folgt bereits aus Art 1 der MRL und § 3 Abs 1(amtl Begr BT-Drucks 12/6581, 66).

3

Der in § 4 Nr 1–3statuierte Markenschutz kann jeweils gleichberechtigt für sich allein, aber auch kumulativ nebeneinander bestehen ( OLG Frankfurt 12.9.2012 – 9 U 36/11, juris Rn 41, unter Hinweis auf die 2. Aufl). Wenn Rechte nach § 4mit solchen nach § 5zusammentreffen, ist für die Bestimmung des Vorranges der Rechte ihr Zeitrang maßgeblich (vgl KG NJW-WettbR 2000, 167 f). § 6regelt den Vorrang und den Zeitrang im Falle des Zusammentreffens von Rechten nach §§ 4, 5und 13.

4

Zeichen genießen nach § 4 Nr 1-3nur Schutz, wenn sie markenfähig sind. Dh die in § 3geforderten Voraussetzungen gelten für alle in § 4 Nr 1-3bezeichneten Marken. Nach § 3 Abs 1sind alle Zeichen markenrechtsfähig, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. § 3 Abs 2enthält Regelungen über die Schutzrechtsunfähigkeit von Zeichen, bei der es dann nicht darauf ankommt, ob sich die Zeichen etwa durchgesetzt haben (vgl § 3 Rn 3 ff).

5

Das Markenrecht stellt ein Immaterialgüterrecht mit Ausschlusswirkung gegen jeden Nichtberechtigten dar (vgl BVerfG NJW 1988, 2594 ff – Esslinger Neckarhalde II; OLG Köln GRUR 2002, 264, 265 ff – DONA/PROGONA) und genießt den Schutz der Art 14 Abs 1, 5 Abs 1 GG (vgl BVerfG WRP 1997, 424 ff – Rauchen schadet der Gesundheit; NJW 1980, 383 ff – Weinbergrolle; BVerfG NJW 1988, 2594 ff – Esslinger Neckarhalde II; BPatG GRUR 2007, 63 – KielNET; statt vieler noch Schoene S 43 und § 14 Rn 12 ff, Art 17 Charta der Grundrechte der EU sowie Art 1ZP 1 EMRK ( EGMR 11.1.2007, Nr 73049 – 01 – Anheuser-Busch Inc v Portugal und Sebastian GRURInt 2013, 524, 529 f mN).