Jennifer Fraser - Markenrecht

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Soweit die Marke „aus anderen charakteristischen Merkmalen“ besteht, handelt es sich letztlich entgegen der Gesetzesbegründung zum Markenmodernisierungsgesetz (MaMoG) (BT-Drucks 19/2898, 61) um eine Erweiterung der Ausschlussgründe von Formzeichen auf andere Markenformen ( Hacker GRUR 2019, 113, 115). Das Zeichen ist damit auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es artbedingt, technisch bedingt oder wertbedingt ist ( Figge/Hörster MarkenR 2018, 509, 510). So kommt eine abstrakte Farbmarke in Betracht, bei der die betreffende Farbe für die beanspruchten Waren eine technische Funktion erfüllt (vgl BPatGE 42, 51 -Farbmarke violett). Eine Klangmarke, die zB aus der Wiedergabe von Vogelgezwitscher besteht, dürfte nach § 3 Abs 2 Nr 1für „lebende Tiere“ der Klasse 31 von der Eintragung ausgeschlossen sein ( Hacker GRUR 2019, 113, 115). Nicht genügen dürfte, dass das Zeichen nur Assoziationen an die Waren hervorruft ( Hacker GRUR 2019, 113, 115).

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§ 3 Abs 2übernimmt laut amtl Begr zum RegE weitgehend die Kriterien, die von der Rspr zur Ausstattungsfähigkeitdreidimensionaler Gestaltungen entwickelt worden waren (Sonderheft BlPMZ 1994, 59). Indes stimmt die Formulierung weitgehend mit § 1 Abs 2 des einheitlichen Benelux-Markenrechts überein, so dass sich eine Orientierung an der hierzu ergangenen Rspr empfiehlt. Schon wegen der unterschiedlichen Begriffe ist Vorsicht bei der Übertragung der zur Ausstattungsfähigkeit aufgestellten Grundsätze geboten. Der Regelungsbereich beschränkt sich dem Wortlaut nach auf Formen, so dass eine Anwendung auf reine Farbmarken-Anmeldungen an sich nicht in Betracht kommt (BPatG MarkenR 2005, 286, 290 – Farbmarke gelb für farbige Formmarken). Indes hat letztlich die Formmarke die schon vorher zulässige produktdarstellende Bildmarke ergänzt, so dass im Freihaltungsinteresse der Mitbewerber eine Anwendung von § 3 Abs 2geboten erscheint (vgl BGH GRUR 1999, 495, 496 – Etiketten; Ingerl/Rohnke § 3 Rn 42). Nach der Neuformulierung des Markengesetzes durch das Markenmodernisierungsgesetz (MaMoG), wonach auch Formen oder andere charakteristische Merkmale von der Eintragung ausgeschlossen sind, geht es um die Erweiterung der Schutzausschliessungsgründe für Formzeichen (BT-Drucks 19/2898,61). Letztlich handelt es sich um eine Erweiterung der Ausschlussgründe von Formzeichen auf andere Markenformen ( Hacker GRUR 2019, 113, 115).

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Ob das Freihaltungsbedürfnis abschließenddurch § 3 Abs 2geregelt wird, ist str. Der BGH bejaht eine Anwendbarkeit von § 8 Abs 2 Nr 2neben § 3 Abs 2( BGH GRUR 2001, 334, 337 – Gabelstapler; WRP 2001, 265, 269 – Stabtaschenlampen; WRP 2001, 269, 273 – Rado-Uhr; so auch in den Folgeentscheidungen BGH GRUR 2004, 502 – Gabelstapler II, 2004, 505 Rado-Uhr II, 2004, 506 – Stabtaschenlampen II, in denen jeweils zur Feststellung eines Freihaltungsbedürfnisses nach § 8 Abs 2 Nr 2an das BPatG zurückverwiesen worden ist, wo bei Gabelstaplern ein Freihaltungsbedürfnis bejaht und die Eintragung versagt worden ist (BPatG BlPMZ 2005, 267 – Gabelstapler III; BPatG Mitt 2007, 37 – Rado-Uhr II; BGH GRUR 2006, 679, 681 – Porsche Boxster; EuGH GRUR 2003, 514, 518 – Linde; vgl auch Rohnke MarkenR 2001, 199; Ingerl/Rohnke § 3 Rn 49). Dies ist nicht unbedenklich, weil die beschreibenden Zeichen und Angaben iSv § 8 Abs 2 Nr 2auf Wort- und Bildmarken zugeschnitten sind, nicht aber auf die Ware selbst darstellende Formmarken, bei denen die Darstellung der Ware ihre Beschreibung schlechthin ist (vgl Eichmann GRUR 1995,184, 188; Bauer GRUR 1996, 319, 321; Fuchs-Wissemann MarkenR 1999, 183, 185). Für den BGH mag immerhin die Erwägung sprechen, dass bei einer engen, anmelderfreundlichen Auslegung von § 3 Abs 2und einer Zurückweisung nach § 8 Abs 2 Nr 2das Eintragungshindernis durch Verkehrsdurchsetzunggem § 8 Abs 3überwunden werden kann ( BGH GRUR 2001, 334, 337; GRUR 2006, 588, 590 – Rasierer mit drei Scherköpfen und 588, 589 – Scherkopf). Dies würde aber dem erheblichen Freihaltungsinteresse, das an technischen Formen besteht, nicht gerecht und würde große Unternehmen begünstigen, die durch entspr Werbeaufwendungen die Voraussetzungen für eine Verkehrsdurchsetzung und damit für eine Monopolisierung schaffen könnten ( Würtenberger GRUR 2003, 912, 913 ff). Der EuGH hat ebenfalls das Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung derartiger Formen hervorgehoben, ohne allerdings die Frage einer spezialgesetzlichen Regelung zu entscheiden ( EuGH MarkenR 2002, 231 – Philips; GRUR 2003, 514 – Linde; vgl Berlit GRUR 2009, 369, 371, allerdings zur Unterscheidungskraft iSv § 8 Abs 2 Nr 1). Das BPatG und der BGH haben die Form einer sog Milchschnitte nicht als durch die Art der Ware bedingt angesehen ( BPatG PAVIS PROMA – 32W(pat) 308/02 –; BGH GRUR 2008, 510 ff – Milchschnitte), weil es verschiedene Möglichkeiten der Gestaltung gebe, und hierdurch die Möglichkeit einer Eintragung im Wege der Verkehrsdurchsetzung ermöglicht (vgl Würtenberger GRUR 2003, 912, 913). Die Frage einer spezialgesetzlichen Regelung ist letztlich rein akademischer Natur, weil bei Verneinen der Schutzausschließungsgründe des § 3 Abs 2von ausschließlich produktdarstellenden Formmarken eine Beschreibung der Ware und damit das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2zu bejahen ist. Problematisch wird diese Frage allerdings dann, wenn im Prüfungsverfahren die Frage des Eingreifens von § 3 Abs 2dahin gestellt bleibt, was freilich schon im Hinblick auf ein mögliches Durchsetzungsverfahren nach § 8 Abs 3unzulässig ist.

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Die einzelnen Schutzhindernisse schließen sich gegenseitig aus, so dass keines der Hindernisse erfüllt ist, wenn eines allein nicht vollständig eingreift ( EuGH GRUR 2015, 1198 – Kit Kat; Thiering GRUR 2016, 983). Geht der BGH bei der Frage, ob die Form gem § 3 Abs 2 Nr 1durch die Art der Ware oder Verpackung bedingt ist ( BGH GRUR 2001, 334 f – Gabelstapler), von der Grundform aus, so ist dies auch bei Nr 2 Ausgangspunkt der Prüfung. Nr 1 schließt Gestaltungen aus, die eine Warengattung ausmachen ( Sambuc GRUR 2009, 333, 335). Zusätzliche – nicht unwesentliche – Gestaltungsmerkmaleführen deshalb zur Markenfähigkeit ( EuGH GRUR 2010, 1008 – Roter Lego-Stein; BGH GRUR 2010, 231 – Legostein). Auch Formen, deren wesentliche Eigenschaften den gattungstypischen Funktionen dieser Ware innewohnen, sind grundsätzlich von der Eintragung ausgeschlossen ( EuGH GRUR 2014, 1097 – Hauck/Stokke). Die Wesentlichkeit bedarf einer Einzelfallprüfung ( Sambuc GRUR 2009, 333). Allerdings muss schon aus Gründen des Freihaltungsbedürfnisses auf eine zu enge, anmelderfreundliche Auslegung verzichtet werden. Verfügt die Anmeldemarke über Gestaltungsmerkmale, die in ihrer konkreten Formgebung zur Erzielung einer technischen Wirkung nicht erforderlich, sondern frei variierbar sind, ist § 3 Abs 2nach Auffassung des BGH nicht einschlägig ( BGH GRUR 2004, 507, 509 – Transformatorengehäuse; GRUR 2006, 679, 681 – Porsche Boxster; BPatG PAVIS PROMA – 32W(pat) 308/02 –; vgl Grabrucker Mitt 2005, 3 f). Damit stellt der BGH auf die Grundformab, so dass zusätzliche, nicht für die Funktionsfähigkeit erforderliche Gestaltungsmerkmale bereits einer Anwendung von § 3 Abs 2entgegenstehen ( Rohnke/Thiering GRUR 2011, 8, 9; vgl allerdings EuGH GRUR 2014, 1097 – Hauck/Stokke). Nur wenn die Form der Ware jeden gestalterischen Überschussvermissen lässt, ist sie nicht geeignet, als Marke – gedanklich abstrahierbar von der Form– zu wirken (vgl BPatG GRUR 1998, 706, 708 – Armbanduhr). Ist der Anmelder der einzige Verwender der Warenform, kann dies dagegen sprechen, dass diese Form durch die Art der Ware bedingt ist oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist ( Ströbele FS v Mühlendahl, S 235, 239). Allerdings ändert sich nichts an der technischen Bedingtheit dadurch, dass die gleiche technische Wirkung mit einer anderen Form erzielt werden kann ( BGH GRUR 2017, 734 – Bodendübel; Thiering GRUR 2018, 30). Bei einer quadratischenVerpackung von Schokolade hat der BGH die Entscheidung des BPatG, wonach ein den § 3 Abs 2 Nr 1begründender Gebrauchsvorteil in der besseren Verpackungsmöglichkeit liege ( BPatG GRUR 2017, 275, 279 Quadratische Schokoladenverpackung), aufgehoben, weil die unabhängig von ihrer Größe beanspruchte Schokolade einen solchen Gebrauchsvorteil nicht erkennen lasse ( BGH GRUR 2018, 404, 409 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung; kritisch Sattler GRUR 2018, 565, 568).