Jennifer Fraser - Markenrecht

3. Zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich14, 15

4. Wesentlicher Wert einer Ware16, 17

Literatur:

Bauer Die Ware als Marke – Gedanken zur BGH-Entscheidung „Füllkörper“, GRUR 1996, 319; Berlit Schutz und Schutzumfang von Warenformmarken am Beispiel des Schokoladen-Osterhasen, GRUR 2011, 369; Bingener Das Wesen der Positionsmarke oder Wo die Positionsmarke hingehört, MarkenR 2004, 377; dies Markenrecht – Ein Leitfaden für die Praxis, 2. Aufl 2011; Bölling Der EuGH und die abstrakte Farbmarke, MarkenR 2004, 384; Eichmann Die dreidimensionale Marke, FS Vieregge, 1995, S 147; ders Die dreidimensionale Marke im Verfahren vor dem DPA und BPatG, GRUR 1995, 184; Fabry SEHEN – HÖREN – FÜHLEN: MARKEN FÜR ALLE SINNE, Mitt 2008, 160; Fezer Olfaktorische, gustatorische und haptische Marken, WRP 1999, 575; Figge/Hörster Das Markenrechtsmodernisierungsgesetz MarkenR 2018, 509; Grabrucker Aktuelle Rechtsprechung zu den Warenformmarken, Mitt 2005, 1; Guth Das Urteil des EuGH zur Riechmarke – Anmerkungen und Folgerungen, Mitt 2003, 97; Hacker Stokke und Marke WRP 2017, 399; ders Das Markenmodernisierungsgesetz (MaMoG), GRUR 2019, 113; Hecht Der Schutz von Warenformen als Marke MarkenR 2017, 381; Jeschke Die „Produktform als Corporate Identity“, GRUR 2008, 749; Kiethe/Groeschke Der Designschutz dreidimensionaler Marken nach dem MarkenG, WRP 1998, 541 ; Kochtial Die Freihaltebedürftigkeit wegen besonderer Form im europäischen und deutschen Markenrecht, GRURInt 2004, 106; Kopacek/Kortge Aus der Rechtsprechung des BPatG im Jahre 2011, GRUR 2012, 440; Kortge/Mittenberger-Huber Aus der Rechtsprechung des BPatG im Jahr 2016, GRUR 2017, 451; dies Aus der Rechtsprechung des BPatG im Jahr 2017, GRUR 2018, 460; Krüger Zum markenrechtlichen Schutz von Kfz-Karosserie-Ersatzteilen, MarkenR 2005, 10; Kur Formalschutz dreidimensionaler Marken, FS Deutsches Patentamt 100 Jahre Markenamt, 1994, S 175; dies Alles oder Nichts im Formmarkenschutz GRURInt 2004, 755; dies Probleme im Überschneidungsbereich von Marken und Design MarkenR 2017, 185 ; dies Anm zu EuGH GRUR 2014, 1079; Hauck/Stokke GRUR 2014, 1099; Lewalter/Schrader Die Fühlmarke, GRUR 2005, 476; Lewalter Akustische Marken, GRUR 2006, 546; Meinel/Bonn Das Libertel-Urteil und seine Auswirkungen auf die deutsche Rechtsprechung, MarkenR 2004, 1; Rohnke Zum Prüfungsmaßstab bei Formmarken, MarkenR 2001, 199; Rohnke/Thiering Rechtsprechung des EuGH und BGH in den Jahren 2009 und 2010, GRUR 2011, 8; dies Rechtsprechung des EuGH und BGH im Jahre 2011, GRUR 2012, 967; Ruess Auf roten Sohlen – Formal Form oder Position, GRUR 2018, 898; Sack Die Verletzung abstrakter Farbmarken, WRP 2001, 1022; Sambuc Designschutz mit Markenrecht?, GRUR 2009, 333; Samwer Der Schutz der abstrakten Farbmarke, 2004; Schaffer Der Einfluss der EuGH-Entscheidung „Philips/Remington“ (C-299/99) auf die Markenfähigkeit ( § 3 Abs 2 Ziff 2 MarkenG), FS Eisenführ, 2003, S 29; Sattler In Bad Shape? – Der Schutz dreidimensionaler Registermarken, GRUR 2018, 565; Ströbele Probleme bei der Eintragung dreidimensionaler Marken, FS für v Mühlendahl, S 235; Sekretaruk Farben als Marken, 2005; Thewes Der Schutz dreidimensionaler Marken nach dem MarkenG, 1999; Theissen Die grafische (Nicht-)Darstellbarkeit der Farbmarke, GRUR 2004, 729; Thiering Die Rechtsprechung des EuGH und des BGH zum Markenrecht seit dem Jahr 2015, GRUR 2016, 983; Thiering Die Rechtsprechung des EuGH und des BGH zum Markenrecht seit dem Jahr 2016, GRUR 2018, 30; Vifhues Geruchsmarken als neue Markenform, MarkenR 1999, 249; Weiher/Keser Markenfähigkeit abstrakter Farben im konkreten Verwendungszusammenhang, MarkenR 2005, 117; Würtenberger Waren als Marken, GRUR 2003, 912.

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Nach den Bestimmungen des bis zum 31.12.1994 geltenden Warenzeichengesetzes war ein abstrakter Markenschutz stark eingeschränkt. So war ein Markenschutz für Merkmale, die das Wesen der Ware bestimmen, auch im Falle einer Verkehrsdurchsetzung grds ausgeschlossen ( BGH MarkenR 2006, 213, 214 – Scherkopf). Mit dem Inkrafttreten des MarkenG sind demgegenüber Hörmarken, dreidimensionale Gestaltungen, einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung ( EuGH GRUR 2004, 428, 430 – Henkel) sowie sonstige Aufmachungen, einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen abstrakt markenfähig geworden. Die Bestimmung gilt für alle Marken iSv § 4und damit nicht nur für die durch Registrierung Schutz erlangenden Kennzeichen. Wenn § 3 Abs 1 MarkenGauf die Eignung abstellt, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, betrifft dies nur die sog abstrakte Markenfähigkeit. Hiermit ist nicht zwangsläufig die konkrete Unterscheidungseignungnach § 8 Abs 2 Nr 1verbunden ( BGH GRUR 2001, 334, 335 – Gabelstapler). Nicht eine Frage der abstrakten Markenfähigkeit gem § 3, sondern der konkreten Unterscheidungskraft ist die Schutzfähigkeit des Namens von staatlichen Stellen ( BGH GRUR 2001, 240, 241 – SWISS ARMY in Abweichung von BPatG GRUR 1999, 58 – SWISS ARMY).

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Die Erweiterung der Markenformen (zu den einzelnen Markenarten vgl Bingener Markenrecht, Rn 9 ff) durch § 3 Abs 1 MarkenGverfolgt in erster Linie den Zweck, derartige Markenformen, die nicht selten an den absoluten Schutzhindernissen gem § 8 Abs 2 Nr 1und 2 MarkenGscheitern, weil der Verkehr idR in dreidimensionalen Gestaltungen der Ware oder in Farben kein unterscheidungskräftiges Betriebskennzeichensehen wird (BPatGE 39, 220, 222 f – Stabtaschenlampe; BPatG MarkenR 1999, 32, 36 – Aral/Blau I; vgl aber BGH GRUR 1999, 730, 731 – Farbmarke magenta/grau; OLG Köln MarkenR 2006, 233, 234 – Schokoladenriegel), über § 8 Abs 3die Möglichkeit einer Verkehrsdurchsetzungzu eröffnen.

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Ist schon die abstrakte Markenfähigkeitnicht gegeben, besteht kein Raum für eine Verkehrsdurchsetzung( BGH GRUR 2001, 334, 335 – Gabelstapler). Dies war nach Inkrafttreten des MarkenG insb bei Farbmarkenvon Bedeutung. Das BPatG hatte § 3 Abs 1zunächst restriktiv ausgelegt und Farben nur im Rahmen einer konkreten Aufmachungals markenfähig beurteilt (BPatG GRUR 1996, 881 – Farbmarke: gelb/schwarz). Die anmelderfreundliche Auslegung durch den BGH, wonach auch konturlose Farbenmarkenfähig sind und für § 8 Abs 1eine mittelbare graphische Darstellbarkeitdurch Angabe von RAL-Nummernoder Rechtecke ausreicht ( BGH GRUR 1999, 491, 492 – Farbmarke gelb/schwarz; BGH GRUR 1999, 730, 731 – Farbmarke magenta/grau; GRUR 2002, 427 f – Farbmarke gelb/grün; zu den Anmeldeerfordernissen vgl § 32 Rn 22), hat zu einer Änderung der Spruchpraxis des DPMA und der Rspr des BPatG geführt. Danach wird die abstrakte Markenfähigkeitvon konturlosen Farben und Farbzusammenstellungen nach § 3 Abs 1bejaht, die konkrete UnterscheidungseignungiSv § 8 Abs 2 Nr 2idR verneint (BPatG GRUR 2000, 428, 430 – Farbmarke gelb/schwarz; MarkenR 1999, 211 – Farbmarke: violettfarben, vom BGH GRUR 2001, 1154 aufgehoben), wenngleich im Einzelfall die Schutzfähigkeit bejaht worden ist (BPatG GRUR 2003, 77, 78 – magenta). Indes hat der EuGH nunmehr mit der „Libertel“-Entsch eine eher „anmelderfeindliche“ Richtung eingeschlagen ( EuGH GRUR 2003, 604 – Libertel). Danach soll die abstrakte Markenfähigkeit von Farben nicht generell, sondern nur unter bestimmten – nicht näher genannten Voraussetzungen – zu bejahen sein. Nach der Entsch „Heidelberger Bauchemie“ ( EuGH GRUR 2004, 858 ), die auf die Vorlage durch das ( BPatG GRUR 2002, 429 – abstrakte Farbmarke) ergangen ist, sind konturlose Farbzusammenstellungen nicht markenfähig, sofern in der Anmeldung nicht eine systematische Anordnung enthalten ist, in der die betreffenden Farben in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden sind (vgl auch Weiher/Keser MarkenR 2005, 117, 120). Insoweit empfiehlt es sich für Anmelder, bereits mit der angemeldeten Farbmarke eine Beschreibung einzureichen, in der der konkrete Verwendungszusammenhang angegeben wird, dh wie die Farbe(n) iVm der Ware in Erscheinung tritt (vgl BGH GRUR 2002, 427 – Farbmarke gelb/grün; BPatG MarkenR 2005, 286, 289 f – Farbmarke gelb). Bei der Beurteilung auch schon der abstrakten und erst recht der konkreten Unterscheidungskraft ist das Allgemeininteresse an der ungehinderten Verwendung von Farben zu berücksichtigen (vgl insoweit auch Sack WRP 221, 1022, 1030). In der Regel soll die Eintragung nur iF der Verkehrsdurchsetzung gerechtfertigt sein ( EuGH GRUR 2003, 604, 607 – Libertel; vgl auch BPatG GRUR 2002, 429, 434 – abstrakte Farbmarke; Meinel/Bonn MarkenR 2004, 1 ff und Theißen GRUR 2004, 729 ff; Samwer S 83 ff), was allerdings voraussetzt, dass die angemeldete Farbzusammenstellung überhaupt abstrakt markenfähig ist. Bezieht sich der Schutz auf eine Vielzahl von Marken, so ist die erforderliche Markenfähigkeit zu verneinen ( BGH PAVIS PROMA –I ZB 85/11 – Variable Bildmarke).