Jennifer Fraser - Markenrecht

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Insoweit ist in der Lit str, ob § 3 Abs 2 Nr 2auf die Fälle zu beschränken ist, in denen nur eine einzige technische Möglichkeitder Gestaltung für das Produkt besteht ( Kur FS 100 Jahre Marken-Amt, S 175, 189), oder ob für Mitbewerber eine vertretbare und zumutbare Alternative zu der angemeldeten Form besteht (Ströbele/Hacker/Thiering /Miosga § 3 Rn 128; vgl auch Fuchs-Wissemann MarkenR 1999, 183, 185 f). Letztlich ist für die Frage der Erforderlichkeit nicht Voraussetzung, dass es nur eine Möglichkeit gibt, diese technische Wirkung zu erzielen ( EuGH GRUR 2002, 804 – Philips; Ingerl/Rohnke § 3 Rn 54). Allerdings betraf diese Entsch eine Bildmarke, auf die § 3 Abs 2ebenfalls – wenn auch nach dem Wortlaut nicht unmittelbar – Anwendung findet ( BGH GRUR 1999, 495 – Etiketten). Der BGH hat mittlerweile für 3D-Marken klargestellt, das es am Schutzhindernis der technischen Bedingtheit nichts ändert, wenn die gleiche technische Wirkung mit einer anderen Form erzielt werden kann ( BGH GRUR 2017, 734 – Bodendübel; Thiering GRUR 2018, 30). Dass für eine Form bestimmte technische Maßnahmen erforderlich sind, wie bei der Herstellung eines Schokoladen-Osterhasen, vermag demgegenüber den Ausschlussgrund des § 3 Abs 2 Nr 2nicht zu begründen ( BPatG GRUR 2011, 68, 71 – Goldhase in neutraler Aufmachung).

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Deshalb reicht es für die Annahme des Ausschlusstatbestands des § 3 Abs 2 Nr 2aus, wenn die wesentlichen funktionellen Elemente der Form nur der technischen Wirkung zuzuschreiben sind ( EuGH GRUR 2002, 804, 809 – Philips; vgl auch Schaffer FS Eisenführ, S 29, 36), was bei einer Motorhaube als Ersatzteil für ein bestimmtes Automodell wegen der Erforderlichkeit eines passgenauen Einbaus der Fall ist ( BPatG MarkenR 2005, 56, 57 – BMW-Motorhaube; GRUR 2005, 333, 335 – Kraftfahrzeugteile; Ingerl/Rohnke § 3 Rn 56; vgl auch Krüger MarkenR 2005, 10 ff). Anderer Ansicht ist BGH GRUR 2008, 71, 72 – Fronthaube, der nicht auf das spezielle Einzelteil, sondern auf die Sachgesamtheit abstellt. Allerdings ist die aus einer Fahrzeugkarosserie bestehende Gestaltung in ihrer Gesamtheit nicht der technischen Wirkung zuzuschreiben, so dass § 3 Abs 2 Nr 2nicht eingreift ( BPatG GRUR 2005, 330, 331 – Fahrzeugkarosserie). Dies gilt für die Darstellung einer Handtasche ebenfalls nur dann, wenn alle wesentlichen Merkmale der Warenform eine technische Funktion erfüllen ( BPatG MarkenR 2004, 153, 155 – Kelly-bag). Verfügt die Anmeldemarke über Gestaltungsmerkmale, die in ihrer konkreten Formgebung zur Erzielung einer technischen Wirkung nicht erforderlich, sondern frei variierbar sind, ist § 3 Abs 2nach Auffassung des BGH nicht einschlägig ( BGH GRUR 2004, 507, 509 – Transformatorengehäuse; BGH GRUR 2006, 588, 591 – Rasierer mit drei Scherköpfen, wobei auf „die gesamte Gestaltung als ausschließlich technisch bedingt“ abgestellt wird; BPatG PAVIS PROMA – 32W(pat) 308/02 –; vgl Berlit GRUR 2011, 369, 370; Grabrucker Mitt 2005, 3 f). Ein Standbeutel, der aus der Form einer Getränkeverpackung besteht, ist zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ( BPatG BeckRs 2017, 119865). Dass die gleiche technische Wirkung durch andere Formen erzielt werden kann, ist für die Bejahung des Ausschlusstatbestands nicht erforderlich ( EuGH GRUR 2010, 1008 – Lego). Die kleinen Portionsverpackungen für Kaffee, die aus einem Doppelkonus und aus einem äußeren Ring um den Kegelstumpf bestehen, erfüllen nach der einschlägigen Patentschrift ausschließlich eine technische Wirkung ( BPatG GRUR 2018, 522 – Nespresso-Kaffeekapsel). Der BGH hat die Entscheidung des BPatG, wonach in der besseren Stapelmöglichkeit von Traubenzuckertäfelchen ein wesentlicher Gebrauchsvorteil bestehe ( BPatG GRUR 2017, 525, 527 -Traubenzuckertäfelchen), mit der Begründung aufgehoben, es sei nicht festgestellt, dass ein Aufeinanderschichtung von acht Täfelchen für den Verbraucher einen Gebrauchsvorteil darstelle ( BGH GRUR 2018, 411, 416 – Traubenzuckertäfelchen). Sind die wesentlichen Elemente einer Schokoladenkugel oder eines Schokoladen-Osterhasen nicht technischer Natur, sondern im Wesentlichen ästhetisch bedingt, greift § 3 Abs 2 Nr 2nicht ein ( Berlit GRUR 2011, 369, 370; Ströbele/Hacker/Thiering /Miosga § 3 Rn 126; BGH GRUR 2010, 138, 139 – ROCHER-Kugel). Allerdings muss schon aus Gründen des Freihaltungsbedürfnisses auf eine zu enge, anmelderfreundliche Auslegung verzichtet werden. Auch kann das Bestehen aktueller oder auch früherer Patentrechte gerade an der gewählten Form ein Indiz dafür sein, dass über den Markenschutz versucht wird, zeitlich befristete Schutzrechte wie Patent, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmuster durch ein praktisch unbegrenzt verlängerbares Markenrecht– zusätzlich – zu monopolisieren (vgl BPatG MarkenR 2005, 56, 57 – BMW-Motorhaube; GRUR 2007, 786, 787 – Lego-Baustein; Ingerl/Rohnke § 3 Rn 51).

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Die Existenzberechtigung der Regelung in § 3 Abs 2 Nr 3wird seit Jahren angezweifelt und gilt als verfehlt ( Kur FS 100 Jahre Marken-Amt 1994, 157 191). Nach § 3 Abs 2 Nr 3ist die Markenfähigkeit einer Form ausgeschlossen, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Dementsprechend dürfte das – wertvolle – Material einer Ware nicht von § 3 Abs 2 Nr 3erfasst sein, wohl aber eine ästhetische Form, die – wie etwa bei einem Design-Möbelstück – für die Wertschätzung von wesentlicher Bedeutung ist ( Thewes S 100; Eichmann GRUR 1995, 184, 186; vgl auch Jaeschke GRUR 2008, 749, 753). Entscheidend ist deshalb die geschmackliche Ausrichtung ( Eichmann S 150 f). Demgemäß kommt es nicht auf die wertbedingte, sondern die wertbedingende Form an ( Berlit GRUR 2011, 333, 335). Die Vorschrift greift ein, wenn der Verkehr allein in der ästhetischen Form den wesentlichen Wert der Ware sieht – insbesondere bei Kunstgegenständen und Schmuckwaren ( BPatG BlPMZ 2002, 228 –Schmuckring) – und es deshalb von vornherein als ausgeschlossen angesehen werden kann, dass der Form neben ihrer ästhetischen Formgebung zumindest auch die Funktion eines Herkunftshinweises zukommen kann ( BGH GRUR 2008, 71, 72 – Fronthaube; GRUR 2010, 138, 139 ff – ROCHER-Kugel; BPatG MarkenR 2004, 153, 156 – Kelly-bag; GRUR 2011, 68, 71 – Goldhase in neutraler Aufmachung; Koschtial GRURInt 2004, 106, 111 f). Eine vom Markenschutz ausgeschlossene Funktionalität des Ästhetischen ist immer dann gegeben, wenn die betr ästhetischen Elemente nicht mehr als bloße Zutat der Ware angesehen werden, sondern vielmehr deren Wesen ausmachen ( BPatG BlPMZ 2002, 228 – Schmuckring; MarkenR 2005, 56, 57 – BMW-Motorhaube); dies ist nur dann der Fall, wenn sämtliche bei der angemeldeten Form vorhandenen Merkmale zwingend erforderlich sind, um die jeweilige Ware auszumachen ( BPatG MarkenR 2004, 153, 155). Fraglich und wohl abzulehnen ist, ob auch besonders gelungene ästhetische Gestaltungsformen, bei denen der Verwendungszweck auf anderen Eigenschaften als der Ästhetik beruht, unter § 3 Abs 2 Nr 3fallen. Der EuGH hat insoweit festgestellt, dass die Annahme, dass die Form der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, nicht ausschließt, dass weitere Eigenschaften der Waren – wie der künstlerische Wert der fraglichen Form, ihre Andersartigkeit im Vergleich zu anderen auf dem Warensektor allgemein genutzten Formen, ein bedeutender Preisunterschied gegenüber ähnlichen Produkten oder eine Vermarktungsstrategie, welche die ästhetischen Eigenschaften der Ware hervorhebt, in Betracht kommen ( EuGH GRUR 2014, 1097 – Hauck/Stokke mit abl Anm Kur, die darauf hinweist, dass die Anmeldung derartiger Marken dann letztlich zur Lotterie werde; ablehnend gegenüber den einzelnen Merkmalen Hacker WRP 2015, 399, 402). Für die Wertschätzung einer Ware, die im Wesentlichen von modischen Gesichtspunkten abhängt, ist die modische Ausgestaltung von maßgeblicher Bedeutung und gibt der Ware das entscheidende Gepräge (vgl BGH GRUR 1972, 546, 547 – Trainingsanzug). Eine Form, die den Wert durch ihre ästhetisch wertvolle Gestaltung erfährt, darf nach § 3 Abs 2 Nr 3nicht zugunsten eines Wettbewerbers monopolisiert werden. Denn mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass über den Markenschutz – und nicht über das Urheber- und Geschmacksmusterrecht oder den wettbewerblichen Nachahmungsschutz – die geschmacklich/ästhetische Gestaltung monopolisiert wird (vgl BGH GRUR 1998, 477 – Trachtenjanker mit Anm Sambuc GRUR 1998, 480; BPatG MarkenR 2005, 56, 57 – BMW-Motorhaube; Sambuc GRUR 2009, 333, 335 f). Die ästhetische Formgestaltung kann auch dann der Eintragung entgegenstehen, wenn diese Form erst aufgrund von Werbekampagnen, bei denen die spezifischen Merkmale der betr Ware herausgestellt wurden, durch ihre Bekanntheit die modische Anziehungskraft erworben hat ( EuGH GRUR 2007, 970, 971 – Benetton/G-Star). Demgemäß fallen unter § 3 Abs 2 Nr 3Formgestaltungen, die wegen ihrer geschmacklichen Ausrichtung und der hierdurch erzeugten Wertschätzung freihaltungsbedürftig sind. Eine vom Markenschutz ausgeschlossene Funktionalität des Ästhetischen ist immer dann gegeben, wenn die ästhetischen Elemente nicht mehr als bloße Zutat zur Ware angesehen werden, sondern vielmehr deren Wesen ausmachen ( BPatG BlPMZ 2002, 228 f – Schmuckring). Kommt nur einem Teil der Ware eine geschmackliche/modische Wirkung zu, ist für die Anwendung von Nr 3 entscheidend, ob dieses Gestaltungsmerkmal von so wesentlichem Wert ist, dass die Wertschätzung hierdurch bedingt ist (vgl Eichmann S 151; BGH GRUR 1962, 144, 148 – Buntstreifensatin I; GRUR 1972, 546 f – Trainingsanzug). Deshalb ist es bedenklich, wenn der BGH in der „Drei-Streifen-Kennzeichnung“ als Bestandteil einer das Bekleidungsstück darstellenden Bildmarke das den Gesamteindruck prägende Element sieht und angesichts der hohen Verkehrsbekanntheit eine Verwechslungsgefahr mit einem zwei Streifen aufweisenden Bekleidungsstück grds bejaht, obwohl dieses gestalterische Element für die Wertschätzung des Trainingsanzuges von bes Bedeutung ist ( BGH GRUR 2001, 158 f – Drei-Streifen-Kennzeichnung). Wegen fehlender Markenfähigkeit nach § 3 Abs 2 Nr 3hätte auch eine Verkehrsdurchsetzung nicht das Freihaltungsbedürfnis überwinden können, so dass der BGH in unzulässiger Weise die Prägung des Gesamteindrucks aus einem schutzunfähigen Bestandteil hergeleitet hat; ein Unterlassungsanspruch hätte sich deshalb allenfalls auf § 1 oder § 3 UWG stützen lassen.