Jennifer Fraser - Markenrecht

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Hörmarken bzw Schallmarken (vgl HABM GRUR 2003, 1054 – Roar of a Lion) sind abstrakt markenfähig, wie der EuGH zu Recht festgestellt hat ( EuGH GRUR 2004, 54, 56 – Shield Mark). So können Werbemelodien als akustische Marke angemeldet werden. Hierbei bezieht sich der Schutz allerdings nicht auf einen in der Werbemelodie enthaltenen Text (HABM GRUR 2006, 343 – Arzneimittel Ihres Vertrauens: Hexal; Lewalter GRUR 2006, 546, 547).

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Bei allen Markenformen ist § 3 Abs 1erfüllt, wenn die angemeldete Marke die allg Anforderungen an die Markenfähigkeit erfüllt, dh sie muss abstrakt zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen geeignet sein ( BGH GRUR 1999, 491 f – Farbmarke gelb/schwarz). Dies wird idR bei allen in der Bestimmung genannten Markenformen ohne weiteres zu bejahen sein. Allerdings macht der BGH die Markenfähigkeit nach § 3 Abs 1zusätzlich davon abhängig, dass die Marke kein funktionell notwendiger Bestandteil der Ware ist, sondern über die technische Grundform hinausreichende nichttechnische Elementeaufweist, die – wenn auch nicht physisch – gedanklich von der Ware abstrahierbarsind ( BGH GRUR 2001, 334, 335 – Gabelstapler; vgl auch Fezer § 3 Rn 227; Ströbele/Hacker/Thiering/ Miosga § 3 Rn 32). Indes ist die Frage der funktionalen Notwendigkeit in § 3 Abs 2 Nr 1und Nr 2geregelt. Das Erfordernis der Selbstständigkeit von Ware und Markeist zudem irreführend, weil die dreidimensionale Marke mit der Ware identisch sein kann, so dass die Ware zugleich ihre eigene Kennzeichnung bildet (vgl Sambuc GRUR 2009, 333, 334), was der BGH letztlich bei Beurteilung der konkreten Unterscheidungseignung von „dreidimensionalen, die Ware selbst darstellenden Formmarken“ selbst zum Ausdruck bringt ( BGH GRUR 2001, 334, 336 – Gabelstapler; vgl auch Ströbele/Hacker/Thiering /Miosga § 3 Rn 19, 20; Würtenberger GRUR 2003, 912, 915 ff). Unproblematisch ist die Selbstständigkeit von Marke und Ware jedenfalls dann, wenn es sich um eine produktunabhängige Form handelt, wie etwa beim Mercedes-Stern ( Sambuc GRUR 2009, 333, 334).

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§ 3 Abs 1enthält keine abschließende Aufzählung der Markenformen, wie sich aus der mit „insbesondere“ eingeleiteten beispielhaften Nennung möglicher Markenformen ergibt. Deshalb ist auch eine Riechmarkeabstrakt markenfähig iSv § 3 Abs 1(BPatG GRUR 2000, 1044, 1046 – Riechmarke; Vifhues MarkenR 1999, 249), wie der EuGH in der „Siekmann“–Entsch, die auf Vorlage durch das BPatG (GRUR 2000, 1044) ergangen ist, festgestellt hat (GRUR 2003, 145, 147). Fühlmarken oder Tastmarken, wie sie für ein Kennzeichen in Blindenschrift oder die Verkleidung eines Autositzes denkbar ist, können durchaus abstrakt markenfähig sein ( Lewalter/Schrader GRUR 2005, 476, 477), werden idR aber wie auch die Geruchsmarken und auch Geschmacksmarken sowie Bewegungsmarken mangels grafischer Darstellbarkeit an § 8 Abs 1scheitern (BPatG GRUR 2005, 770, 771 f – Tastmarke; Guth Mitt 2003, 97, 99 f), soweit der den Wahrnehmungsvorgang auslösende Gegenstand in seinen maßgeblichen Eigenschaften nicht objektiv hinreichend bestimmt bezeichnet wird ( BGH Mitt 2007, 31, 33 – Tastmarke; vgl auch Fabry Mitt 2008, 160, 168 f). Verpackungen stehen den Warenformen gleich und fallen unter § 3 Abs 2 Nr 1, wenn die Verpackung der Warenform gleichzusetzen ist. Dies setzt jedoch voraus, dass die Verpackung der Warenform entspricht oder ihr zumindest so nahesteht, dass zwischen Form und Verpackung nicht unterschieden werden kann ( BGH GRUR 2018, 404, 408 Quadratische Tafelschokoladenverpackung).

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Die Positionsmarkeoder Positionierungsmarke(vgl Bingener MarkenR 2004, 377 ff) fällt unter den Begriff der Aufmachung iSv § 3 Abs 1. Wesensnotwendig hierfür ist, dass das Ausstattungselement auf einem bestimmten Warenteil in stets gleichbleibender Platzierung bzw Positionierungin Erscheinung tritt (BPatG GRUR 1998, 390 f – Roter Streifen im Schuhabsatz; 1998, 819 f – Jeanstasche mit Ausrufezeichen; Mitt 2000, 114 f – Positionierungsmarke; BPatG PAVIS PROMA – 27 W(pat) 369/03). Bei der Positionsmarke kann es sich um eine Bild- oder 3D-Marke handeln (vgl Ströbele/Hacker/Thiering /Miosga § 3 Rn 70), was bei der Anmeldung ebenso anzugeben ist wie die Wahl einer Positionsmarke. Da das Ausstattungselement an einer bestimmten Stelle positioniert sein muss, bedarf es einer nach § 8 Abs 5 bzw § 9 Abs 5 MarkenV zulässigen Beschreibungder Stelle, an der sich das Ausstattungselement stets gleichbleibend befinden soll, wenn sich dies nicht schon aus der eingereichten Darstellung ohne weiteres ergibt (vgl Bingener MarkenR 2004, 377, 379 f). Entscheidend soll sein, dass die Marke mit dem Erscheinungsbild der Ware, an dem sich das Positionselement befindet, praktisch verschmilzt ( Rohnke/Thiering GRUR 2012, 967,969 unter Berufung auf PAVIS PROMA EuGH C-0042/10). Nicht markenfähig als Formmarke ist ein Zeichen, das aus einer auf der Sohle eines hochhackigen Schuhs aufgebrachten Farbe besteht, da sie nicht ausschließlich aus der „Form“ dieser Ware besteht ( EuGH GRUR 2018, 842 – Chistian Louboutin/Van Haren; zustimmend Ruess GRUR 2018, 898, 899 f.).

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Eine Kombinationvon 3D-Marke mit einem weiteren Element – etwa einem Wortbestandteil– ist zulässig und steht einer Anmeldung als 3D-Marke nicht entgegen; vielmehr sind dies die Fälle, in denen der traditionelle Gedanke der Selbstständigkeit von Marke und Ware, wie er praktisch uneingeschränkt zu Zeiten des WZG galt, weiterhin gewahrt ist (vgl Sambuc GRUR 2009, 333, 34). Darüber hinaus kann ein zusätzliches Wortelement wie bei der Aufschrift „Lindt“ eines Goldhasen die Marke unterscheidungskräftig iSv § 8 Abs 2 Nr 1machen; ohne diesen Bestandteil ist die Unterscheidungskraft zu verneinen ( EuGH GRUR 2012, 925 – Goldhase mit Glöckchen). Dies gilt auch dann, wenn es sich bei dem weiteren Bestandteil um das schutzbegründende Element handelt. Eine 3D-Marke ist deshalb auch bei Kombination verschiedener Markenkategorien einem Markenschutz zugänglich (BPatGE 43, 122, 124 – MAG-LITE Taschenlampe; BGH GRUR 2005, 158, 159 – Stabtaschenlampe „MAGLITE“; vgl Rohnke/Thiering GRUR 2012, 967, 969, EuGH GRUR 2012, 925 – Goldhase mit Glöckchen). Nicht markenfähig als Formmarke ist ein Zeichen, das aus einer auf der Sohle eines hochhackigen Schuhs aufgebrachten Farbe besteht, da sie nicht ausschließlich aus der „Form“ dieser Ware besteht ( EuGH GRUR 2018, 842 – Chistian Louboutin/Van Haren; zustimmend Ruess GRUR 2018, 898, 899 f), wobei allerdings die Form des Schuhs nicht von der Marke umfasst war ( Ruess GRUR 2018, 898,899). Deshalb bedarf es bei der Prüfung der Eintragungsfähigkeit keiner Entscheidung der Frage, ob die Gestaltung der Ware als solche – ohne das zusätzliche Element – schutzfähig nach § 8 Abs 2wäre. Eine solche Prüfung wäre ggf im Kollisionsverfahren nachzuholen.

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Die abstrakte Markenfähigkeit ist dann zu verneinen, wenn die Ausnahmevoraussetzungen des § 3 Abs 2eingreifen. Danach sind dreidimensionale Gestaltungen nicht abstrakt markenfähig, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware, ihrer Verpackung ( BGH GRUR 2001, 56, 57 – Likörflasche) oder anderen charakteristischen Merkmalen selbst bedingt oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist bzw der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Diese Bestimmung soll als spezielle Regelung des Freihaltungsbedürfnisses der Mitbewerber Dauermonopolrechtean essenziellen, technischen oder ästhetischen Produktmerkmalen verhindern (vgl Rohnke/Thiering GRUR 2011, 8, 9; Sambuc GRUR 2009, 333 f und 335; Hecht MarkenR 2017, 381, 383). Mitbewerber sollen nicht daran gehindert werden können, bei der Gestaltung ihrer Produkte eine bekannte technische Lösung einzusetzen oder ihren Produkten bestimmte vorteilhafte Eigenschaften zu verleihen ( BGH GRUR 2006, 679, 681 – Porsche Boxster; vgl auch Schrader MarkenR 2006, 310, 311 ff zur Frage des Schutzumfangs nach Eintragung).