Jennifer Fraser - Markenrecht

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Gem § 33 Abs 2 begründet die Anmeldung einer Marke, deren Anmeldetag feststeht, einen Anspruch auf Eintragung, sofern die Anmeldungserfordernisse erfüllt sind und absolute Eintragungshindernisse der Eintragung nicht entgegen stehen. Insb muss das zur Marke angemeldete Zeichen Unterscheidungskraft nach § 3 Abs 1aufweisen.

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Die Registermarke genießt nicht nur den Schutz nach § 4 Nr 1, sondern wegen der insoweit eindeutigen Regelung in § 2auch den allgemeinen ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Schutz gem §§ 3, 4 f UWG, sofern die dort statuierten Voraussetzungen vorliegen (vgl zum Verhältnis MarkenG zum UWG die Komm v § 2).

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Anders als für die Entstehung des Schutzes einer Benutzungsmarke ist für die Eintragung der Marke ihre Benutzung im geschäftlichen Verkehr (zunächst) nicht notwendig (das sich in diesem Zusammenhang stellende Problem des Benutzungszwanges und die sich aus einer Nichtbenutzung der Marke ergebenden Konsequenzen werden bei § 26bearbeitet). Des Bestehens eines Geschäftsbetriebes bedarf es nicht (vgl amtl Begr BT-Drucks 14/6581, 66).

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Die formelle Eintragung der Marke schafft die Voraussetzungen, gegen unberechtigte Verwender des Zeichens vorzugehen. Erst nach der Eintragung kann der Markenrechtsinhaber im Verletzerprozess seine Ansprüche aus §§ 14, 18, 19geltend machen. Der Schutzumfang der Registermarke richtet sich nach der Eintragung des Zeichens im Register (vgl OLG Köln GRUR-RR 2001, 28 f – easyway). Es entspricht – ohne dass bislang ersichtlich ein Fall zu entscheiden war, in dem die Eintragung von der angemeldeten Darstellung abweicht – der stRspr, dass im Verletzungsprozess von der eingetragenen Gestaltung der Marke auszugehen ist (BGH MarkenR 2005, 515 ff – Dentale Abformmasse und Bender FS v Mühlendahl, S 160 f, jeweils mN).

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Solange eine Marke in das deutsche Markenregister gem § 4 Nr 1eingetragen ist, soll von der Schutzfähigkeit der eingetragenen Marke auszugehen sein. Diese Bindung an die Eintragung gilt auch im Verfügungsverfahren und sogar noch im Falle einer nicht rechtskräftigen Löschung der Marke, jedoch mit der bedeutenden Einschränkung, dass eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass die Löschung der Marke letztendlich bestätigt wird ( OLG Köln 31.10.2014 – 6 U 55/14, juris Rn 18 f mN). Allerdings hat die Bindung des Verletzungsgerichts an die Eintragung der Marke nicht zur Folge, dass der Marke im Verletzungsverfahren ein bestimmtes Maß an Kennzeichnungskraft beizumessen ist, sondern nur, dass der Marke nicht jeglicher Schutz versagt werden darf, während der Grad der Kennzeichnungskraft vom Verletzungsgericht selbstständig zu bestimmen ist ( BGH GRUR 2010, 1071 ff Rn 24 – Kinder II; GRUR 2010, 1103 ff Rn 19 – Pralinenform II; OLG Köln 31.10.2014 – 6 U 55/14, juris Rn 18 f).

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Bei Wortbildmarken kann sich der Markenrechtsinhaber gegen ein der Marke ähnliches Zeichen nur dann wehren, wenn der Marke eine ausreichende Kennzeichnungskraft zukommt und der Schutzumfang der Streitmarke auch tatsächlich berührt wird. So soll durch die häufige Benutzung des Wortes „Humanitas“ (lateinisch: Die Menschlichkeit) als Bestandteil einer Marke im Zusammenhang mit der Bezeichnung von Pflegediensten eine erhebliche Schwächung der Unterscheidungskraft des Begriffes eingetreten sein. Eine Wortbildmarke Humanitas in Konturenschrift entfaltet aus diesem Grund nur im Hinblick darauf Schutz, dass der Bestandteil der Marke „Humanitas“ in Konturenschrift geschrieben ist (vgl LG Frankfurt GRUR-RR 2002, 134 f – Humanitas).

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Eine räumliche oder gegenständliche Beschränkung des Schutzbereiches der eingetragenen Marke ist im Interesse des Rechtsverkehrs, nicht mit einem sonst unzutreffenden Inhalt des Markenregisters konfrontiert zu werden, unzulässig (vgl BGHZ 34, 1, 5 – Mon Chéri I; RGZ 122, 207, 209 – Bergmännle; RG GRUR l943, 137; OLG Frankfurt WRP 1999, 551, 553 – BiC Cristal; Fezer § 4 Rn 18). Die Inhaberschaft der Registermarke regelt § 7. Auch als Domainnamen verwendete oder geeignete Zeichen können als eingetragene Marken gem § 4 Nr 1Schutz genießen, sofern sie die Voraussetzungen nach § 8erfüllen (vgl die Nachweise in § 8 Rn 59).

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Der Schutz der Benutzungsmarke entsteht durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr in dem Umfang und zu dem Zeitpunkt, wie es innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat (BGH GRUR 2009, 783 ff Rn 22 – UHU; vgl hierzu auch EuGH GRUR 2006, 495 ff – Levi Strauss/Casucci).

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Alle gem § 3markenfähigen Zeichen können durch Benutzung zur Marke nach § 4 Nr 2werden (vgl BGH NJW-RR 2004, 251 ff – Farbmarkenverletzung I; OLG Bremen WRP 2002, 461 ff – lila Verpackung; OLG Hamburg WRP 2001, 720 f – „Farben einer Autovermietung“ unter Hinweis auf BGH WRP 1999, 430 ff – Farbmarke gelb/schwarz).

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Der Schutz durch Benutzung eines Zeichens kann sich damit auch auf eine abstrakte Farbmarke oder eine Farbkombination erstrecken (BGH GRUR 2009, 783 ff Rn 22 – UHU; NJW-RR 2004, 251 ff – Farbmarkenverletzung I; aA Ströbele/Hacker/Thiering/ Hacker § 4 Rn 13, der das Problem der konkreten Benutzung der geschützten Farbmarke mit ihrer von Gesetzes wegen erlaubten Abstraktheit vermengt).

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Das MarkenG geht von der Gleichwertigkeit aller in § 4genannten Markenformen aus. Die Benutzungsmarke genießt somit denselben Schutz wie die in § 4 Nr 1statuierte Registermarke, sofern die in § 4 Nr 2genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Ebenso wie diese muss auch jene überhaupt markenfähig sein.

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Die im öffentlichen Interesse bestehenden Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 4–10können auch nicht durch eine etwaige Verkehrsdurchsetzung gem § 8 Abs 3überwunden werden. Aus diesem Grund gelten diese Schutzhindernisse auch für die nach § 4 Nr 2kraft Verkehrsgeltung zu behandelnden Marken. Ist das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 5gleichermaßen auf Registermarken nach § 4 Nr 1oder auf Benutzermarken nach § 4 Nr 2anzuwenden, verbietet sich folgerichtig eine Differenzierung der Voraussetzungen für das Schutzhindernis nach § 8 Abs 2gem der Art der Entstehung des Markenschutzes (BGH MarkenR 2013, 146 ff Rn 18 mN – READY TO FUCK).

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Es ist allgemein anerkannt, dass eine Benutzungsmarke nicht an Zeichen erworben werden kann, die gem § 3nicht als Marke schutzfähig ist (BGH GRUR 2009, 783 ff – UHU; WRP 2004, 227 ff – Farbmarkenverletzung I; OLG Köln MarkenR 2007, 78 ff – Sekundenkleber, mN).

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Der wettbewerbsrechtliche Schutz vor Irreführung nach §§ 3, 5 UWG kann auch eine Benutzungsmarke erfassen, wenn der Verkehr mit dieser besondere Gütevorstellungen verbindet. In einem solchen Fall besteht nicht nur ein Individualschutz zugunsten des Inhabers des verletzten Kennzeichenrechts, sondern darüber hinaus allg wettbewerbsrechtlicher Schutz gem § 5 UWG (offen gelassen BGH WRP 2008, 1319 ff – Eros; vgl BGH NJW 1997, 2379, 2381 – grau/magenta; GRUR 1996, 267, 270 – White-horse zu § 3 UWG aF; LG Bochum GRURInt 2013, 812 – Hollywood – Walk of Fame und OLG Koblenz MarkenR 2013, 30 ff – Stubbi, die neben dem MarkenG auch das UWG anwenden, wobei das OLG Koblenz dadurch die Schutzschranke des § 23nicht umgehen will; s auch OLG Hamburg 22.8.2012 – 5 U 4/12 – Montblanc, – juris, welches § 14 Abs 2 Nr 2neben UWG-Normen anwendet, s auch OL G Sachsen-Anhalt GRUR-RR 2011, 127 ff Rn 94 – Superillu/illu der Frau; vgl allg zum Verhältnis zwischen dem MarkenG und dem UWG § 2 Rn 7 und § 14 Rn 243).