Jennifer Fraser - Markenrecht

Kapitel I Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen› Teil 1 Anwendungsbereich› § 2 Anwendung anderer Vorschriften

Der Schutz von Marken, geschäftlichen Bezeichnungen und geographischen Herkunftsangaben nach diesem Gesetz schließt die Anwendung anderer Vorschriften zum Schutz dieser Kennzeichen nicht aus.

I. Normzweck1, 2

II. Grundfragen und bisherige Diskussion3 – 5

III.Wettbewerbsrecht6 – 12

1. Irreführungsschutz6 – 9

2. Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz (§ 4 Nr 3 UWG)10, 11

3. Behinderungswettbewerb12

IV. Schutz nach dem BGB13 – 16

V. Schutz nach dem HGB17

VI. Sonstige Gesetze18, 19

Literatur:

Bornkamm Markenrecht und wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz, GRUR 2005, 97; ders Die Schnittstellen zwischen gewerblichem Rechtsschutz und UWG-Grenzen des lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsschutzes, GRUR 2011, 1; ders Der lauterkeitsrechtliche Schutz vor Verwechslungen: Ein Kuckucksei im Nest des UWG?, in: FS Loschelder, 2010, S 31; Bülow Aktuelle Probleme des Weinbezeichnungsrechts. Zugleich ein Beitrag zum Verhältnis von Marktwirtschaft und Weinwirtschaft, WRP 1996, 88; Büscher Schnittstellen zwischen Markenrecht und Wettbewerbsrecht, GRUR 2009, 230; Fezer Kumulative Normenkonkurrenz im Kennzeichenrecht. Ein Beitrag zur autonomen Anwendung des MarkenG, des UWG und des BGB nach § 2 MarkenG, WRP 2000, 863; ders Imitationsmarketing als irreführende Produktvermarktung, GRUR 2009, 451; ders Imitationsmarketing – Die irreführende Produktvermarktung im Sinne der europäischen Lauterkeitsrichtlinie (Art. 6 Abs. 2 lit. a RL), MarkenR 2006, 511; v Gamm Rufausnutzung und Beeinträchtigung bekannter Marken und geschäftlicher Bezeichnungen, FS Piper, 1996, S 537; Goldmann Lauterkeitsrechtlicher Schutz gegen mittelbare Verwechslungsgefahr?, GRUR 2012, 857; ders Unternehmenskennzeichen 4. Aufl 2018; Ingerl Der wettbewerbsrechtliche Kennzeichenschutz und sein Verhältnis zum MarkenG in der neueren Rechtsprechung des BGH und in der UWG-Reform, WRP 2004, 809; Köhler Das Verhältnis des Wettbewerbsrechts zum Recht des geistigen Eigentums, GRUR 2007, 548; Köhler/Bornkamm/Feddersen Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 37. Aufl 2019; Nägele Das Verhältnis des Schutzes geschäftlicher Bezeichnungen nach § 15 MarkenG zum Namensschutz nach § 12 BGB, GRUR 2007, 1007; Ohly Designschutz im Spannungsfeld von Geschmacksmuster-, Kennzeichen- und Lauterkeitsrecht, GRUR 2007, 731; ders Klemmbausteine im Wandel der Zeit – ein Plädoyer für eine strikte Subsidiarität des UWG-Nachahmungsschutzes –, FS Ullmann, 2005, S 795; Pahlow Die Emanzipation des Warenzeichens. Rechtshistorische Überlegungen zum Verhältnis zweier Rechtsgebiete, in Klippel/Lange/Ohly (Hrsg), Geistiges Eigentum und Wettbewerb 2008, S 12; ders Firma und Firmenmarke im Rechtsverkehr, GRUR 2005, 705.

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§ 2regelt das Verhältnis zu Vorschriften außerhalb des MarkenG, die ebenfalls dem Schutz von Kennzeichen dienen können. Der Gesetzgeber hat in § 2deutlich zum Ausdruck gebracht, dass der Schutz von Kennzeichen iSd § 1durch andere gesetzliche Bestimmungen als durch diejenigen des MarkenG nicht ausgeschlossen werden soll. Seinem Wortlaut nach lässt § 2die Anwendbarkeit von Vorschriften außerhalb des MarkenG zum Schutz von Kennzeichen zu.

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§ 2bezieht sich nicht nur auf Anspruchskonkurrenzen(sa § 19d), sondern auch auf konkurrierende Schrankenregelungenund erhält gerade hier seine besondere Rechtfertigung. Das gilt zB für Einreden, die sich aus dem allg Zivilrechtergeben, etwa aus § 242 BGB für geschäftliche Bezeichnungen nach §§ 5, 15( BGH GRUR 2016, 705 Rn 49 f – ConText; dazu auch § 21 Rn 54 ff).

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Die Frage, ob das MarkenG als abschließendes Schutzgesetz fungiert oder parallel dazu auch andere Vorschriften (etwa des BGB, HGB bzw UWG) herangezogen werden können, ist seit Einführung des MarkenG umstr. Der BGH hatte in der Entscheidung „shell.de“ (BGH NJW 2002, 2031, 2033) festgestellt, dass das MarkenG eine „umfassende, in sich abgeschlossene kennzeichenrechtliche Regelung“ darstelle. Die Rspr ging daher lange davon aus, dass einige der im MarkenG normierten Tatbestände abschließend zu verstehen seien (sog Vorrangthese). Bei bekannten Kennzeichensei neben §§ 9 Abs 1 Nr 3, 14 Abs 2 Nr 3, 15 Abs 3eine gleichzeitige Anwendung der §§ 1 und 3 UWG aF oder des § 823 BGB grds ausgeschlossen (BGH GRUR 2000, 70, 73 – SZENE; GRUR 1999, 161, 162 – MAC Dog); das gelte auch für geographische Herkunftsangaben, bei denen die Bestimmungen des allg Wettbewerbsrechts nur noch ergänzend für Sachverhalte herangezogen werden könnten, die nicht unter §§ 126 fffallen (BGH GRUR 2002, 160, 161 – Warsteiner III; GRUR 1999, 252, 253 – Warsteiner II), ebenso für den in §§ 5 , 15geregelten Schutz des Unternehmenskennzeichens, der in seinem Anwendungsbereich grds dem Namensschutz nach § 12 BGBvorgehe (BGH NJW 2002, 2031, 2033 – shell.de; dazu unten Rn 13 ff; § 15 Rn 128 ff).

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Der vom BGH eingeschlagene Weg widersprach dem Wortlaut und dem Normzweck des § 2und hat insoweit erh Kritik erfahren (für eine kumulative Normenkonkurrenzder genannten Bestimmungen Fezer § 2 Rn 2).

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Mit der Reform des europäischen Lauterkeitsrechts, insb durch die Richtlinie gegen unlautere Geschäftspraktiken 2005/29/EG (UGPRL)haben sich die Grundkoordinaten im Verhältnis zum UWG deutlich verschoben, was vor allem im Verhältnis zum Verbraucher zu einer Änderung der bisherigen Auffassungen geführt hat ( Bornkamm FS Loschelder, S 31). Dagegen sind Korrekturen gegenüber den bisherigen Grundsätzen der Rspr zwischen Mitbewerbernnicht angezeigt (Ströbele/ Hacker /Thiering § 2 Rn 15). Gleiches gilt für den ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz nach § 4 Nr 3 UWG, der ebenfalls nur mitbewerberbezogene Aspekte schützt (unten Rn 6 ff). Entsprechend gehen auch weiterhin die §§ 14 Abs 2 Nr 3, 15 Abs 3und 127 Abs 3den Vorschriften des UWG grds vor.

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Mit der UGPRL und der UWG-Reform 2008/2015 ist der Verbraucherschutz zu einem autonomen Schutzzweck des europäischen Wettbewerbsrechts aufgestiegen (Art 1 UGPRL), der nicht vom Markenrecht als Immaterialgüterrecht beschnitten oder überlagert werden darf. Das zeigt sich vor allem im Bereich der irreführenden Werbung: Nach Art 6 Abs 2 lit a UGPRL ist jegliche Vermarktung eines Produkts als irreführend anzusehen, die eine Verwechslungsgefahr mit einem anderen Produkt, Warenzeichen oder Warennamen oder anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers begründet, sofern der Durchschnittsverbraucher dadurch zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst wird oder veranlasst werden kann, die er ansonsten nicht getroffen hätte. Dieses Kriterium der wettbewerblichen Relevanz wurde mit der UWG-Reform 2015 für alle Irreführungstatbestände in § 5 Abs 1 S 1 UWG normiert.

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Problematisch ist die Konkurrenz der verbraucherbezogenen Vorschriften des UWG (§§ 5 Abs 1 S 2 Nr 1, Abs 2 UWG)gegenüber den Vorschriften über den Identitäts- und den Verwechslungsschutz ( §§ 14 Abs 2 Nr 1und 2, 15 Abs 2). Die alte Vorrangthese des BGH lässt sich insoweit nicht mehr aufrechterhalten ( BGH GRUR 2016, 965 Rn 20 – Baumann II; BGH GRUR 2013, 1161, 1165 – Hard Rock Cafe; Goldmann GRUR 2012, 857, 859; Ströbele/ Hacker /Thiering § 2 Rn 17). Während die Kritiker der Vorrangthese sich eher bestätigt sehen ( Fezer § 2 Rn 54, 95–100; ders MarkenR 2006, 511, 512; ders GRUR 2009, 451, 454), hat der BGHseine Rspr lediglich an die Neuregelungen angepasst: