Jennifer Fraser - Markenrecht

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Schutzgegenstand der Benutzungsmarke kann immer nur die konkrete Aufmachung oder Gestaltung des Zeichens sein, wie es sich den maßgeblichen Verkehrskreisen gegenüber darstellt (vgl BGH GRUR 2009, 783 ff – UHU; GRUR 1982, 672, 674 – Aufmachung von Qualitätsseifen; GRUR 1982, 51 f – Rote-Punkt-Garantie; GRUR 1968, 371, 373 f – Maggi II; GRUR 1953, 40 f – Gold-Zack).

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Schließt das maßgebliche Publikum aus gemeinsamen Merkmalen verschiedener Zeichen auf einen bestimmten Ursprung der damit bezeichneten Waren oder Dienstleistungen, kann so eine gem § 4 Nr 2geschützte Zeichenserie entstehen (vgl BGH GRUR 1982, 672, 674 – Aufmachung von Qualitätsseifen). Entscheidend für die Annahme einer Benutzungsmarke ist, ob die relevanten Verkehrskreise (vgl hierzu Rn 69 ff) mit ihr einen Hinweis auf die Herkunft oder Identifizierung der bezeichneten Waren oder Dienstleistungen verbinden. Dabei wird ein etwaiges Freihaltebedürfnis nicht dazu führen, die Schutzfähigkeit einem durchgesetzten Zeichen schlechthin zu versagen. Das Freihaltebedürfnis bewirkt dann aber, die Anforderungen an das Ausmaß der Verkehrsdurchsetzung je nach der Bedeutung des Freihaltebedürfnisses zB für die Allgemeinheit oder Mitbewerber zu erhöhen (vgl BGH NJW-RR 2004, 251 ff – Farbmarkenverletzung I; GRUR 1969, 541 ff – Grüne Vierkantflasche; NJW 1959, 2256 – Nährbier).

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Das Gesetz definiert den verwendeten Begriff der Verkehrsgeltung ebenso wenig wie den der beteiligten Verkehrskreise, sondern setzt diese voraus. Bei der Bestimmung dieser Begriffe kann auf die bisherige Rspr zu § 25 WZG rekurriert werden, wobei den Besonderheiten des MarkenG Rechnung zu tragen ist (vgl Ingerl/Rohnke § 4 Rn 10; Fezer § 4 Rn 103).

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Die Verkehrsgeltung des Zeichens muss innerhalb der beteiligten Verkehrskreise vorliegen. Dieses Tatbestandsmerkmal wird im MarkenG auch noch in § 5 Abs 2 S 2und § 8 Abs 3verwendet und ist einheitlich auszulegen.

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Aus dem Wortlaut des Gesetzes folgt bereits unmittelbar, dass die Verkehrsgeltung nicht innerhalb des gesamten Verkehrskreises, sondern lediglich innerhalb der relevanten, dh beteiligten Verkehrskreise erlangt sein muss (vgl hierzu auch Fezer § 4 Rn 120). Die beteiligten Verkehrskreise sind diejenigen, für die das Zeichen als Herkunftshinweis von Bedeutung ist und die als Abnehmer der Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommen können (vgl BGH GRUR 1960, 130, 132 – SUNPEARL II; GRUR-RR 2002, 356 – Marzipan-Herzen). Dabei ist ein objektiver Maßstab angebracht, auf die subjektiven Vorstellungen der in Betracht kommenden alleine darf nicht abgestellt werden (vgl OLG Hamburg WRP 2001, 720 f – Farben einer Autovermietung).

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Entspr der Bedeutung der Kennzeichnungsfunktion des Zeichens für die beteiligten Verkehrskreise ist zwischen Art und Umfang der beworbenen Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden. Hochpreisige Luxusgüter, die nur von einem Teil der angesprochenen Verkehrskreise nachgefragt werden, können den Umfang der zu bestimmenden beteiligten Verkehrskreise beeinflussen. Abzustellen sein wird nämlich nur auf den Personenkreis, der das beworbene Produkt beachtet oder an einem Erwerb interessiert ist (vgl BGH GRUR 1982, 672 ff – Aufmachung von Qualitätsseifen; GRUR 1971, 305 – Konservenzeichen II; GRUR 1963, 622 – Sunkist; Fezer § 4 Rn 125).

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Wenn sich das mit dem Zeichen versehene Produkt an alle Verbraucher wendet, stellen diese die beteiligten Verkehrskreise dar. Die beteiligten Verkehrskreise müssen nach dem konkreten Konsumverhalten im Einzelfall bzw nach der Abnehmerfunktion bestimmt werden (vgl hierzu Ströbele/Hacker/Thiering/ Hacker § 4 Rn 32).

Dabei muss sich die Verkehrsgeltung bei einem nicht ganz unerheblichen Teil der beteiligten, dh relevanten Verkehrskreise durchgesetzt haben (vgl BGH GRUR 1969, 681 f – Kochendwassergerät).

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Der Schutz der Benutzungsmarke – bzw dessen Versagung – richtet sich zum einen nach der regionalen Ausdehnung, innerhalb derer Verkehrsgeltung in Anspruch genommen wird, und zum anderen danach, ob es sich bei dem Zeichen um ein unterscheidungskräftiges, kennzeichenstarkes Ausstattungsmerkmal handelt, oder ob ihm jegliche Unterscheidungskraft fehlt und ein Freihaltebedürfnis angenommen werden muss (BGH GRUR 2009, 783 ff – UHU; OLG Köln WRP 2010, 1413 – Festivalplaner).

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Als Hinweise für eine ausreichende Verkehrsgeltung können der Zeitraum der Zeichenbenutzung, die Höhe der für die Werbung aufgewendeten Mittel sowie die aufgrund der mit der Benutzungsmarke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erzielten Umsätze herangezogen werden, wobei als Mittel zur Feststellung auch demoskopische Meinungsumfragen dienen (vgl Berlit WRP 2002, 177 ff).

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Der erforderliche Grad der Verkehrsgeltung muss als anspruchsbegründende Tatsache von derjenigen Partei, die sich auf eine Benutzungsmarke beruft, schlüssig dargelegt und bewiesen werden. Als Beweismittel kommt auch die Vorlage eines im Hauptsacheverfahren von Amts wegen einzuholenden und im einstweiligen Rechtsschutz vorzulegenden demoskopischen Gutachtens in Betracht (vgl hierzu statt aller Ströbele/Hacker/Thiering/ Hacker § 4 Rn 52; Büscher/Dittmer/Schiwy /Schalk § 4 Rn 17 ff, die allerdings zu Unrecht verlangen, dass in jedem Fall ein Meinungsforschungsgutachten in Form einer Meinungsumfrage erforderlich sein soll; dies widerspricht dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung gem § 286 ZPO).

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Für die Annahme einer Benutzungsmarke mit eher geringerer Kennzeichnungskraft werden an den Nachweis der Verkehrsgeltung strengere Anforderungen gestellt als bei einem benutzten Zeichen mit starker Kennzeichnungskraft (vgl BGH GRUR 1969, 541 ff – Grüne Vierkantflasche).

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Die benötigte Zeitdauer der Benutzung eines Zeichens, ab der Verkehrsgeltung erworben wird, stellt sich als umso kürzer dar, je unterscheidungskräftiger und einprägsamer das Zeichen ist und umso länger, je banaler das Zeichen geprägt ist (vgl Fezer § 4 Rn 127). Allerdings kann der Schutz auch eines Zeichens mit hoher Kennzeichnungskraft unter dem Gesichtspunkt der Verwässerung geschwächt sein, wenn in dem betreffenden Marktsegment ähnliche Zeichen häufig als gestalterische Elemente verwendet werden (OLG Koblenz – 6 U 958/08, juris – Tatort).

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Ein Kläger, der für einen Bestandteil einer zusammengesetzten Marke isoliert Markenschutz aufgrund einer Marke kraft Verkehrsgeltung in Anspruch nehmen will, muss dieses Markenrecht in der Tatsacheninstanz zum Gegenstand des Rechtsstreits machen und beweisen (BGH MarkenR 2007, 501 ff – Kinder II).

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Während der Markenschutz nach § 4 Nr 1nur durch die Eintragung des Zeichens als Marke in das beim Patentamt geführte Register entsteht und damit im nationalen Rahmen Geltung beansprucht, bedarf es zur Entstehung eines Markenschutzes nach § 4 Nr 2der Benutzung des Zeichens. Hier kommt es also nicht nur auf die Beantwortung der Frage an, ob das Zeichen nach Umfang und Zeitdauer überhaupt genügend benutzt wurde.

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Gilt das Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise lediglich regional oder lokal, kann der Schutz nach § 4 Nr 2nicht weiter reichen als seine Verkehrsgeltung. Es entsteht in diesem Fall ein auf dieses Gebiet eingegrenzter Schutz der benutzten Marke (vgl BGHZ 21, 182, 196 – Ihr Funkberater). Allerdings setzt die Entstehung eines lediglich örtlichen Markenschutzes durch Benutzung eines Zeichens voraus, dass es sich bei dem regional geschützten Gebiet um einen einheitlichen Wirtschaftsraum handelt, der die notwendige wirtschaftliche Bedeutung und Größe für die Zubilligung regionalen Markenschutzes inne hat (BGH GRUR 1979, 470 f – RBB/RBT; zu Unrecht grds an der Möglichkeit der Annahme regional begrenzten Markenschutzes zweifelnd, diese Frage jedoch offen lassend OLG Köln GRUR 2008, 79 f – Zeichen 4E: MarkenR 2007, 269 ff – 4 E).