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Im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsprojekten führen öffentliche Forschungseinrichtung und Unternehmen ein klar definiertes Forschungs- und Entwicklungsprojekt auf der Grundlage eines Forschungs- und Entwicklungsvertrages durch. [51]Für Unternehmen ist die Forschungs- und Entwicklungskooperation nicht nur eine Möglichkeit, von der Innovationskraft der Hochschulen, sondern auch von öffentlicher Forschungsförderung zu profitieren.

Rechtlich handelt es sich je nach Ausgestaltung des Vertrages entweder um einen Auftrag oder um einen Werkvertrag, abhängig davon, ob lediglich die Erbringung einer bestimmten Tätigkeit oder ein bestimmtes Ergebnis geschuldet ist. [52]In den meisten Fällen wird es sich jedoch um einen gemischten Vertrag mit werkvertraglichen und auftragsrechtlichen Elementen handeln. [53]Zudem kann zwischen den Parteien, unabhängig davon, ob dies den Parteien bewusst oder von diesen gewollt ist, eine einfache Gesellschaft entstehen, wenn ein gemeinsamer Zweck verfolgt wird, [54]z.B. wenn ein Forschungsprojekt durch eine öffentliche Stelle finanziell unterstützt wird und Hochschule und Unternehmen sich zu einem Konsortium zusammenschliessen. [55]

In der Praxis ist die Frage, welche gesetzlichen Regelungen (direkt oder analog) Anwendung finden, zumeist von untergeordneter Bedeutung, da die zentralen Aspekte, namentlich vertragliche Pflichten, finanzielle Gegenleistung, Zuordnung von Forschungsergebnissen, Kündigung sowie Gewährleistung und Haftung, in aller Regel vertraglich geregelt werden. Allerdings wird diese Frage dann relevant, wenn eine Regelungslücke besteht und Gesetzesrecht ergänzend herangezogen werden muss [56]oder im Rahmen der Frage, ob zwingendes Gesetzesrecht Anwendung findet und ggf. eine vertragliche Regelung im Einzelfall verdrängt. [57]

Für die öffentlichen Forschungseinrichtungen ist für die Frage der Strukturierung eines Vertrages, insbesondere für die Gestaltung der immaterialgüterrechtlichen Regelungen, zudem entscheidend, ob sie ein eigenes unmittelbares Forschungsinteresse an dem geplanten Forschungs- und Entwicklungsprojekt haben oder nur vorhandene Methoden und Wissen anwenden und davon ausgehen, dass das Projekt für die beteiligten Forscher keinen neuen Erkenntnisgewinn mit sich bringen wird. So grenzt die ETH Zürich in ihren Forschungsvertragsrichtlinien Forschungsverträge von Dienstleistungsverträgen ab. Während die ETH Zürich im Rahmen von Forschungsverträgen ein eigenes Forschungsinteresse verfolgt, haben letztere „ die Erbringung einer klar definierten Tätigkeit (…) unter Anwendung vorhandener Methoden oder Wissen “ zum Gegenstand und die ETH Zürich würde „ diese Arbeiten ohne Auftrag selbst nicht durchführen und hat kein unmittelbares Interesse, die spezifischen Resultate der Dienstleistung zu publizieren “. [58]Wichtig ist diese Abgrenzung nach den Verwertungsrichtlinien insbesondere für die Zuordnung der neu geschaffenen Immaterialgüterrechte (insb. Patente, Urheberrechte, Erfindungen und Know-how). Erbringt die ETH Zürich mangels eigenem unmittelbarem Interesse eine blosse Dienstleistung, werden die Resultate im Rahmen der Vertragsgestaltung dem Vertragspartner zugewiesen, mit Ausnahme von Verbesserungen der durch die ETH Zürich eingesetzten Technologien oder Methoden. [59]Im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsverträgen ist regelmässig davon auszugehen, dass die Forschungseinrichtung ein eigenes Interesse an der Forschung hat und ihre Tätigkeit nicht auf die Erbringung einer blossen Dienstleistung reduziert wissen möchte. In der Praxis führt diese Einordnung (insbesondere deren Auswirkungen auf die vertragliche Zuordnung der Immaterialgüter) oftmals zu Diskussionen zwischen Hochschulen und Unternehmen, insbesondere dann, wenn das Forschungs- und Entwicklungsprojekt auf Initiative des Unternehmens erfolgt und von diesem finanziert wird.

Die Frage, wem die im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsprojekts entstehenden Immaterialgüter zugeordnet werden, steht regelmässig im Fokus der Vertragsverhandlungen. Dabei ist die Tendenz zu beobachten, dass Hochschulen immer weniger bereit sind, sich bereits mit Abschluss des Forschungs- und Entwicklungsvertrages zu einer Abtretung der Ergebnisse zu verpflichten bzw. diese im Rahmen einer Vorausverfügung zu übertragen. [60]Ein wesentlicher Grund hierfür ist, dass zum Zeitpunkt der Vertragsverhandlungen der Wert der zu schaffenden Immaterialgüter noch nicht klar ist und die Hochschule im Fall einer Abtretungsverpflichtung bzw. Vorausverfügung nicht mehr von der Verwertung der während der Laufzeit des Vertrages geschaffenen Immaterialgüter profitieren würde. In der Praxis sind die Fachhochschulen oftmals eher zur Übertragung von Immaterialgüterrechten bereit als die Institutionen des ETH-Bereichs und die Universitäten. Auch besteht auf Seiten der Hochschulen eher eine Bereitschaft Urheberrechte an einer Software zu übertragen, da es bei Software einfacher ist, die Rechte zu „umgehen“, indem eine leicht andere technische Lösung entwickelt wird, als dies bei Patenten der Fall ist.

In der Vertragsgestaltung besteht die Möglichkeit, die Resultate der Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit entweder einer Vertragspartei oder den Parteien gemeinschaftlich zuzuordnen. Eine solche gemeinschaftliche Zuordnung ist für die Parteien oftmals eine Rückzugsposition, wenn sie sich nicht auf die Zuordnung an eine Partei einigen können. [61]Hierbei ist zu beachten, dass nicht nur die gemeinsame Berechtigung vertraglich festgelegt sondern auch die Rechtsfolgen, die sich hieraus ergeben, vertraglich festgehalten werden sollten. Andernfalls drohen Rechtsunsicherheiten. Auf Erfindungen finden die patentrechtlichen Regelungen Anwendung mit der Folge, dass eine Bruchteilsgemeinschaft entsteht (Art. 3 Abs. 2, Art. 33 Abs. 2 PatentG, Art. 646 ZGB) [62]und die Miteigentümer ihre Rechte am Patent nur mit Zustimmung der anderen Partei ausüben können, wobei jedoch jede Partei über ihren Anteil selbstständig verfügen und Klage wegen Patentverletzung erheben kann (Art. 33 Abs. 2 PatG). In der Praxis bestehen jedoch nach wie vor offene Rechtsfragen hinsichtlich der Reichweite des in Art. 33 Abs. 2 PatG Zustimmungserfordernisses. [63]Zudem wird ein Patent in der Regel nicht nur national angemeldet werden, sondern in weiteren Jurisdiktionen, in denen ggf. andere Rechtsfolgen an die Miteigentümerschaft geknüpft sind, was zu einer Zersplitterung der gegenseitigen Rechte und Pflichten führen kann.

Die Hochschulen schlagen häufig eine Strukturierung vor, wonach der Vertragspartner als Gegenleistung für die Finanzierung des Projekts zunächst nur eine (übertragbare und sublizenzierbare) nicht-exklusive Lizenz an den Projektergebnissen und allen für die Ausübung der Projektergebnisse notwendigen Altschutzrechten der Hochschule erhält. Zudem erhält der Vertragspartner eine (einseitig ausübbare) Option, auf den Abschluss eines exklusiven Lizenzvertrages oder die Übertragung der Projektergebnisse gegen eine zusätzliche Vergütung (wobei die Konditionen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses entweder bereits feststehen, z.B. Lizenzgebühr in bestimmter Höhe, oder bei Ausübung der Option in gutem Glauben und unter Zugrundelegung des Marktwerts zwischen den Parteien verhandelt werden müssen). [64]

In jedem Fall behalten sich die Hochschulen das Recht vor, die Projektergebnisse zu (nicht-kommerziellen) Forschungs- und Lehrzwecken zu nutzen.

Für die öffentlichen Forschungseinrichtungen stehen neben der Zuordnung der Immaterialgüterrechte die Veröffentlichung der Projektergebnisse im Fokus bei Abschluss eines jeden Forschungs- und Entwicklungsvertrages. Die Veröffentlichung der Ergebnisse kann unter Umständen in einem Spannungsverhältnis zum Interesse des Unternehmens an einer Geheimhaltung der Ergebnisse liegen. Eine Geheimhaltung oder ein Vetorecht seitens des Unternehmens akzeptieren die öffentlichen Forschungseinrichtungen vor dem Hintergrund ihres gesetzlichen Forschungsauftrages in aller Regel nicht. In der Praxis wird dieses Spannungsverhältnis daher in der Regel so aufgelöst, dass den öffentlichen Forschungseinrichtungen ein Publikationsrecht vertraglich zugesichert wird, dieses aber unter den Vorbehalt gestellt wird, dass die Forschungseinrichtungen auf Verlangen des Unternehmens erstens die Publikation für einen bestimmten Zeitraum aufschieben müssen, um dem Unternehmen die Möglichkeit zu geben, die Ergebnisse durch allfällige Patentanmeldungen zu sichern und zweitens vertrauliche Informationen des Unternehmens aus der Publikation vor der Veröffentlichung zu entfernen bzw. zu ersetzen sind. [65]