Jennifer Fraser - Markenrecht

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In § 9sind die Kollisionstatbestände geregelt, welche zu relativen Schutzhindernissen führen. Sie gelten hinsichtlich der zu löschenden Marke für alle eingetragenen deutschen Marken und nach §§ 107, 119, 124für IR-Marken mit Schutzerstreckung auf Deutschland. Geschützt sind über § 9ältere Rechte aus eingetragenen deutschen Marken, nach §§ 112, 116, 124die für Deutschland geschützten IR-Marken sowie gem § 125b Nr 1 Unionsmarken.

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Da ein etwaiger Löschungsanspruch keiner Verjährung unterliegt (vgl Ingerl/Rohnke § 55 Rn 37), kommt es auch heute im Löschungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten gem § 55noch darauf an, dass nach der Meistbegünstigungsregelung in § 163 Abs 1 auch die Löschungstatbestände nach dem bis zum 31.12.1994 geltenden WZG zu beachten sind, wenn die zu löschende Marke bereits vor diesem Stichtag eingetragen war (vgl Ingerl/Rohnke § 9 Rn 3).

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Der ältere Zeitrang iSd Abs 1richtet sich nach den Prioritätsregeln des § 6 Abs 2, wonach grds auf den Anmeldetag ( § 33 Abs 1), sonst auf die ältere Priorität nach §§ 34oder 35abzustellen ist.

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In § 9 Abs 1sind die Kollisionstatbestände geregelt, deren Rechtsfolge die Möglichkeit einer Löschung nach sich zieht. Da es sich um relative Schutzhindernisse handelt, erfolgt die Löschung nicht von Amts wegen, sondern auf Betreiben des Markeninhabers der geschützten Marke durch Widerspruch nach §§ 42 ffoder Löschungsklage nach § 55.

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Die Vorschrift schafft in Abs 1insgesamt drei Kollisionstatbestände, die sich mit Fezer (vgl Fezer § 9 Rn 2) mit Identitätsschutz(Nr 1), Verwechslungsschutz(Nr 2) und Verwässerungsschutz(Nr 3) bezeichnen lassen. Der Identitätsschutzverlangt eine doppelte Identität, nämlich sowohl hinsichtlich der Marken als auch der Waren/Dienstleistungen. Der Verwechslungsschutzist betroffen, wenn eine Verwechslungsgefahr daraus resultiert, dass die Waren oder Dienstleistungen identisch oder ähnlich sind und die dafür eingetragenen Marken identisch oder ähnlich sind. Dabei kann es ausreichen, dass sowohl die Waren oder Dienstleistungen als auch lediglich die Marken ähnlich sind. Schließlich kommt ein Verwässerungsschutzin Betracht, wenn die gegenüberstehenden Waren oder Dienstleistungen zwar nicht ähnlich sind, aber die ältere Marke eine bekannte Marke darstellt, deren Wertschätzung beeinträchtigt werden könnte.

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Der Schwerpunkt der Norm liegt in der Rechtspraxis bei der Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs 1 Nr 2, da sich einerseits die für § 9 Abs 1 Nr 1erforderliche Identität sowohl der Waren oder Dienstleistungen als auch der Marken in der Praxis meist relativ leicht feststellen lässt, andererseits § 9 Abs 1 Nr 3im behördlichen Widerspruchsverfahren nach §§ 42 ffnicht zu überprüfen ist und lediglich dem (in der Praxis selteneren) Löschungsverfahren nach § 55vorbehalten ist (abw hiervon kann im Verfahren vor dem EUiPO über den Widerspruch gegen die Eintragung einer Unionsmarke nach Art 8 Abs 5 UMV der Widerspruch auch auf die Bekanntheit der Widerspruchsmarke gestützt werden; vgl nur EuG GRURInt 2007, 327 – TDK).

Abs 2stellt schließlich klar, dass ein Schutz nur dann besteht, wenn die geschützte Marke letztendlich selbst zur Eintragung gelangt.

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Zunächst korrespondiert § 9mit § 14, wobei letzterer iE gleichbedeutende Kollisionstatbestände für das Verletzungsverfahren aufstellt. Es sei deshalb bereits jetzt auf die dortige Komm ( § 14 Rn 61) ergänzend verwiesen. Im Gegensatz zu § 14 Abs 2 Nr 2ist § 9 Abs 1 Nr 2auch nach dem MaMoG unverändert geblieben, da sich die Änderungen in § 14 Abs 2 Nr 2inhaltlich nicht auswirken dürften (so auch Hacker GRUR 2019, 235, 236), bleiben weiterhin beide Vorschriften vergleichbar.

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Mit § 9 Abs 1 Nr 1, 2und Abs 2setzte der Gesetzgeber Art 4 Abs 1–3 MRL (bzw mit § 14den Art 5 MRL) um. In Abs 1 Nr 3machte er von der in Art 4 Abs 4 lit a MRL vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch, auch bekannten Marken ein relatives Schutzhindernis im Eintragungsverfahren einzuräumen (in dem am 27.3.2013 vorgelegten Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Veränderung der UMV und der MRL ist ein Bekanntheitsschutz obligatorisch vorgesehen).

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Im Geltungsbereich der UMV sind die relativen Schutzhindernisse in Art 8 UMV geregelt, wobei Abs 1 Nr 1und 2beider Vorschriften vergleichbar sind, § 9 Abs 1 Nr 3findet eine vergleichbare Regelung in Art 8 Abs 5 UMV (vgl die Komm 1. Aufl, Art 8 UMV Rn 21–74, 108 ff).

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Sämtlichen vorbezeichneten Regelungen liegt Art 6 quinquiesB Abs 1 Nr 1–3 PVÜ (abgedr im Anh) zugrunde. Diese sind nach den Erwägungsgründen der MRL (abgedr im Anh) ausdrücklich vorrangig.

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Der Identitätsschutz verlangt eine doppelte Identität. Es müssen sowohl die gegenüberstehenden Marken als auch die damit beworbenen Waren oder Dienstleistungen identisch sein (vgl Sack GRUR 1996, 663). Weitere Voraussetzungen stellt § 9 Abs 1 Nr 1hingegen nicht auf, insb ist keine Verwechslungsgefahr erforderlich ( Fezer FS Erdmann, S 285). Man spricht daher auch von einem absoluten Schutz(amtl Begr zu § 9 Abs 2; Erwägungsgründe zur MRL – vgl Anh 8). Diesen absoluten Schutz kompensieren die Rspr und die hLit mit einer engen Auslegungder Identität (EuGH GRUR 2003, 422 – Arthur/Arthur et Félicie; BGH GRUR 2002, 898 – defacto). Der Identitätsschutz kommt daher in der Praxis hauptsächlich in Pirateriefällen zur Anwendung (wobei diese regelmäßig iRv § 14im Verletzerverfahren zu prüfen sein werden), zudem bei der Berufung auf die Priorität einer identischen ausl Anmeldung gem § 34sowie des Zeitranges identischer nationaler Markeneintragungen nach Art 34, 35 UMV (vgl die Komm 1. Aufl, Art 34 UMV).

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Der Streit, ob dem Identitätsschutz nach § 9 Abs 1 Nr 1neben dem Verwechslungsschutz nach § 9 Abs 1 Nr 2eine eigenständige Bedeutung zukommt (so Sack WRP 1999, 467; ders WRP 1998, 1127; ders GRUR 1996, 664; Fezer FS Erdmann, S 284; ders § 14 Rn 75; aA BPatG GRUR 1996, 204 – Swing;), dürfte rein theoretischer Natur sein, weshalb auf die dortigen Ausführungen zu verweisen ist. Die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr fingiert oder nur widerlegbar vermutet wird (vgl Füller MarkenR 2007, 365), dürfte nur iRv § 14 Abs 2 Nr 1relevant werden, weshalb hierauf an dieser Stelle nicht näher einzugehen ist.

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Zeichenidentität liegt vor, wenn die jüngere Marke ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die die ältere Marke bilden, oder wenn sie als Ganzes betrachtet Änderungen aufweist, die so geringfügig sind, dass sie einem Durchschnittsverbruacher entgehen können ( BGH MarkenR 2016, 34, 36 Rn 23 – Bounty; MarkenR 2015, 433 – BMW-Emblem; EuGH MarkenR 2010, 171 – Bergspechte). Unstr liegt eine Zeichenidentität dann vor, wenn die beiden gegenüberstehenden Zeichen exakt gleich sind, dh sie im Hinblick auf Buchstaben-/Zeichenfolge, ggf grafischer bis hin zur farblichen Gestaltung völlig übereinstimmen.

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In der Lit bestritten wird hingegen, ob minimale Abweichungen bereits zur Ablehnung der Identität führen müssen. So ist Fezer (§ 14 Rn 213) der Auffassung, dass „unwesentliches Beiwerk“ der Annahme einer Identität nicht entgegenstehe. Ingerl/Rohnke (§ 14 Rn 285) halten eine Hinzufügung eines Markenbestandteiles für eine identische Nutzung, das Weglassen eines Teiles soll dagegen nur unter dem Aspekt der Verwechslungsgefahr zu prüfen sein. Büscher plädiert ebenfalls für eine enge Auslegung ( Büscher FS Ullmann, S 131 f).