Jennifer Fraser - Markenrecht

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Einen generellen Benutzungswillen haben Werbeagenturen und Markendesigner, die im Rahmen einer bestehenden oder potenziellen Beratungsleistung Marken schöpfen, um diese ihren Kunden für deren spezielle Vermarktungsbedürfnisse zur Verfügung zu stellen ( BGH GRUR 2001, 242, 244 f – Classe E; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2009, 211, wo Marken „gehortet“ werden). Zu diesem Zwecke kann auch eine Vielzahl von Marken gleichsam auf Vorrat geschützt werden, wenn die Aktivitäten des Anmelders den Schluss auf einen ernsthaften Geschäftsbetrieb als Markendesigner erlauben (vgl auch BPatG GRUR 2012, 840, 841 – soulhelp). Aber auch der Privatmann, der sich eine schöpferische Idee als Zeichen sichern lässt, um dieses ggf später bei entspr Nachfrage zu vermarkten, handelt nicht unlauter. Das Fehlen eines konkreten Vermarktungskonzepts macht die Anmeldung noch nicht bösgläubig ( OLG Dresden NJW 2001, 615, 618 – Johann Sebastian Bach).

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Unlauter ist die Anmeldung von Marken zu Spekulationszwecken dann, wenn ein Markeninhaber eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen anmeldet (hinsichtlich Waren und Dienstleistungen in großer Zahl vgl aber BPatG GRUR 2012, 840 – soulhelp), er hinsichtlich der in Rede stehenden Marken keinen ernsthaften Benutzungswillen hat – er insb bei einer potenziellen Benutzung durch Dritte über kein konkretes Beratungskonzept verfügt – und die Marken im Wesentlichen zu dem Zweck gehortet werden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen ( BGH GRUR 2001, 242, 244 – Classe E; OLG Frankfurt GRUR 1998, 704, 705 f – Classe E; vgl auch OLG Düsseldorf GRUR-RR 2011, 211; Kiethe/Groeschke WRP 1997, 269, 273). Es geht hier in erster Linie um Fälle, bei denen der Anmelder die Marke nur mit dem Ziel hat registrieren lassen, Unterlassungs- oder Geldersatzansprüche gegen Dritte durchzusetzen (vgl auch amtl Begr zu Art 2 Abs 9 des Gebrauchsmusterreformgesetzes). Die Anmeldung einer Marke kann auch dann rechtsmissbräuchlich sein, wenn der Anmelder zwar behauptet, die Marke im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Markenagentur auf Vorrat für künftige Kunden angemeldet zu haben, dem Betrieb dieser Markenagentur nach den gesamten Umständen des Einzelfalls jedoch kein nachvollziehbares Geschäftsmodell zugrunde liegt. In diesem Fall handelt es sich um eine Spekulationsmarke ( OLG Frankfurt MarkenR 2013, 151, 152).

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Auf die bei allen Fallgruppen grds erforderliche Behinderungsabsicht kann im Streitfall regelmäßig nur aus Indizien geschlossen werden. Strenge Anforderungen sind hier nicht zu stellen. Regelmäßig lässt die positive Kenntnis der die Unlauterkeit begründenden Umstände, insb die Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers, den Schluss auf eine schädliche Behinderungsabsicht zu ( BGH NJW-WettbR 1999, 156 – Rialto; vgl auch BGH GRUR 1986, 74, 77 – Shamrock III). Bei der Beurteilung können sämtliche vor und nach der Markenanmeldung liegenden Begleitumstände als Indizien berücksichtigt werden ( BGH GRUR 2000, 1032 – EQUI 2000; BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 188 = 09 – TVS shuttle; OLG Karlsruhe GRUR 1997, 373, 374 – NaturalRed).Bösgläubig handelt der Anmelder, wenn er falsche Angaben macht oder Umstände verschweigt, um Dritte in der Verwendung des Kennzeichens zu behindern – Sperrmarke – oder hiermit Vermögensvorteile zu erlangen – Spekulationsmarke – (vgl Steinbeck FS Bartenbach, S 467, 474; Füllkrug WRP 2006, 664, 666). Die Bösgläubigkeit muss ersichtlich sein, sich dem Prüfer also auch ohne weitere Ermittlungen außerhalb des normalen Prüfstoffs aufgrund der Umstände des Falls anhand auffälliger Indizien aufdrängen (vgl Steinbeck FS Bartenbach, S 467, 475; zu möglichen Indizien Füllkrug WRP 2006, 664, 673). Hiermit werden insb Fälle erfasst, in denen offensichtlich Nichtberechtigte den Namen oder das Bildnis bekannter lebender oder verstorbener Personen anmelden. So hätte sich die Anmeldung von „Lady Di“ ohne weiteres von Amts wegen zurückweisen lassen, wenn es zum damaligen Zeitpunkt unmittelbar nach dem Tod der Namensträgerin bereits den Tatbestand des § 8 Abs 2 Nr 14gegeben hätte (vgl Winkler FS v Mühlendahl, S 279, 292; Steinbeck FS Bartenbach, S 467, 475). Auch die Eintragung der Marke „Classe E“ (BGH GRUR 2001, 242 – Classe E) hätte sich unter Umständen bereits im Prüfungsverfahren verhindern lassen (vgl Füllkrug WRP 2006, 664, 668), wobei die auffällig häufige Anmeldung durch ein und dieselbe Person zum Horten von Marken ohne erkennbaren Benutzungswillen für den Prüfer ein Indiz sein kann (BPatG BlPMZ 2007, 86 f– Classe E). Die Eintragung einer Eventmarke durch den Veranstalter eines Großereignisses mit dem Ziel, Lizenzen für die Benutzung der Marke zu erteilen, kann nicht unter Hinweis auf einen fehlenden Benutzungswillen zurückgewiesen werden (vgl BGH WRP 2006, 1121, 1127 – FUSSBALL WM 2006; vgl auch PAVIS PROMA BPatG – 32W(Pat) 237/04 – FUSSBALL WM 2006). Die Eintragung von allg im Trend liegenden Bezeichnungen oder Symbolen wie ehemaliger DDR-Symbole kann nicht bösgläubig sein, weil die Anmeldung lediglich schneller ist als die von anderen interessierten Mitkonkurrenten (BPatG Mitt 2007, 78, 79 f – SEID BEREIT). Allerdings ist bei der Prüfung von Marken auf das Schutzhindernis von § 8 Abs 2 Nr 14hinsichtlich der Ersichtlichkeit der Bösgläubigkeit zu beachten, dass ein genereller Benutzungswille des Anmelders unwiderleglich vermutet wird. Dieser Benutzungswille wird noch nicht dadurch widerlegt, dass die Marke für ein weites Spektrum von Waren und Dienstleistungen angemeldet ist und der Anmelder keinen eigenen, eine Nutzung ermöglichenden Geschäftsbetrieb hat; dies reicht für sich genommen nicht aus, die Vermutung eines generellen Benutzungswillens zu widerlegen, wenn etwa das Ziel der Anmeldung der Marke einem ideellen, karitativen Zweck dient, was nicht unlauter ist. Insoweit würden auch die erforderlichen Indizien für eine Behinderungsabsicht nicht ohne weiteres auf der Hand liegen ( BPatG GRUR 2012, 840, 841 f – soulhelp).

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Nach der Neuregelung von Nr 9 durch das MaMoG sind auch Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben in den Schutzbereich mit aufgenommen ( Figge/Hörster MarkenR 2018, 509, 510). So sind geografische Bezeichnungen nicht nur von der Eintragung unter dem Gesichtspunkt der beschreibenden Angabe nach § 8 Abs 2 Nr 2von der Eintragung ausgeschlossen, sondern auch unter dem Gesichtspunkt von Nr 9. Dieses Eintragungshindernis kann auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden ( Hacker GRUR 2019, 113, 115). Diese Bestimmung regelt ein absolutes Eintragungshindernis für Marken, die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der EU oder nach internationalen Übereinkünften, denen die EU oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen sowie geografischen Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind ( Hacker GRUR 2019, 113, 115). Allerdings greift diese Bestimmung nicht ein, wenn in der geografischen Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe eine Gattungsbezeichnung enthalten ist ( Hacker GRUR 2019, 113, 116; BGH GRUR 2018, 848 – Deutscher Balsamico, was Gegenstand einer Vorlage an den EuGH ist). Betrifft die angemeldete Marke eine andere Warenklasse als die der geografischen Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe, kommt ein Eintragungsverbot nicht in Betracht. So wäre die Anmeldung von „Champagner“ für „Mineralwasser“ nach dieser Bestimmung nicht untersagt, wenngleich der gute Ruf dieser bekannten Marke ausgenutzt würde (vgl BGH GRUR 1988, 453, 455 – Ein Champagner unter den Mineralwässern). Eine Ähnlichkeit der Waren würde nicht genügen. Auch ein Verbot nach § 8 Abs 2 Nr 13– Verstoß gegen sonstige Vorschriften – kommt nicht in Betracht, weil der Nr 9 aF nunmehr Nr 13 geworden ist und sich eine Einordnung als „sonstige Vorschrift“ aus gesetzessystematischen Gründen verbietet ( Hacker GRUR 2019, 113, 117).