Jennifer Fraser - Markenrecht

103

An den Nachweis der Kenntnisvon der Existenz des schutzwürdigen Besitzstandes sind keine hohen Anforderungen zu stellen. Bei einer langjährigen, den fraglichen Warenbereich betreffenden Geschäftsbeziehung der Beteiligten ( BPatG GRUR 2001, 744, 748 – S 100, akzeptiert von BGH GRUR 2004, 510, 511 f – S 100), aber auch bei einer hohen werbemäßigen Präsenz des Zeichens für direkt konkurrierende Produkte (vgl OLG München NJW-WettbR 1999, 156, 157 – Rialto, im konkreten Fall sah das Gericht die Indizwirkung aber als widerlegt an) kann regelmäßig von einer solchen Kenntnis ausgegangen werden. Der schutzwürdige Besitzstand wird schon durch eine zeitranggleiche Markeneintragung, die an sich zu einer Koexistenz beider Zeichen führt, gestört ( BGH GRUR 2004, 510, 511 – S 100).

104

Bösgläubig meldet an, wer die Absicht hat, die mit der Eintragung entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkungzweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen ( BGH GRUR 1967, 304, 306 – Siroset; GRUR 1995, 117, 121 – NEUTREX; GRUR 1998, 1034, 1037 – Makalu; GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000; GRUR 2001, 242, 244 – Classe E; GRUR 2003, 428, 431 – BIG BERTHA; GRUR 2005, 581, 582 – The Colour of Elégance; GRUR 2008, 621, 623 – AKADEMIKS). An diese sog Behinderungsabsicht sind keine hohen Anforderungen zu stellen. Sie muss nicht der einzige Beweggrund sein; vielmehr genügt es, wenn diese Absicht das wesentliche Motiv ist ( BGH GRUR 1986, 74, 76 – Shamrock III; GRUR 1998, 412, 414 – Analgin; GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000; OLG Hamburg GRUR 1995, 816 – XTensions; OLG Köln GRUR-RR 2002, 130, 131 – Focus), die Marke vor allem mit dem Ziel erworben wird, andere zu behindern und daraus potenziell Profit zu ziehen, ohne eigene schützenswerte Interessen zu haben ( BGH GRUR 2005, 581, 582 – The Colour of Elégance; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2004, 73, 74 – Flixotide). Letzteres ist anzunehmen, wenn die Anmeldung offensichtlich zu dem Zweck erfolgt, ein anderes Unternehmen unter Druck zu setzen und von diesem eine finanzielle Abgeltung zu erzwingen ( OLG Hamburg GRUR 1995, 816 f – XTensions; OLG München WRP 1997, 116 – Deutsche Telekom/GERMANCOM). Nicht notwendig ist, dass der Vorbenutzer bereits einen schutzwürdigen Besitzstand erworben hatte ( BGH GRUR 1980, 110, 112 – Torch; GRUR 1998, 412, 414 – Analgin; GRUR 2004, 510, 511 f – S 100; GRUR 2008, 621, 623 – AKADEMIKS; BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 46/11 – Sa Trincha; vgl auch BGH GRUR 2008, 160 – CORDARONE; OLG Hamburg GRUR 1995, 816 f – XTensions), wenngleich ein solcher, sofern er entstanden ist, bei der Missbrauchsabwägung verstärkend zu berücksichtigen ist. Unschädlich und einer bösgläubigen Anmeldung nicht entgegenstehend ist ein eigener Benutzungswille ( BGH GRUR 2008, 621 – AKADEMIKS; BPatG PAVIS PROMA 27 W (pat) 87/09 – KRISTALLPALAST VARIETÉ; Ullmann GRUR 2009, 364, 366; Grabrucker 2008, 532, 534). Das bloße Auseinanderfallen von Anmelder und Namensträger bzw abgebildeter Person lässt sich nicht als bösgläubige Markenanmeldung verstehen; insoweit müsste als weitere Voraussetzung hinzukommen, dass die Anmeldung eine Spekulationsmarke ermöglichen soll, wofür allerdings die ersichtliche Absicht des Markenanmelders erforderlich wäre, die Marke zu markenrechtsfremden Zwecken einzusetzen ( Sahr GRUR 2008, 461, 469; BPatG PAVIS PROMA 27 W (pat) 323/12 – Gürzenich-Orchester Köln). Alle Umstände sprechen für eine Spekulationsmarke bei „YOU & ME“, wie sich aus einer Vielzahl von Marken für Produkte aus den verschiedensten Bereichen und dem Abmahnverhalten folgern lässt ( BPatG BeckRS2017, 137230; Kortge/Mittenberger-Huber GRUR 2018, 466 f).

105

Die Bestimmung erfasst nur einen Teilbereich der Wettbewerbswidrigkeit wegen Wettbewerbskampfes mit zweckfremden Mitteln. Es muss nämlich bereits die Anmeldungals erster Teilakt eines zweckwidrigen Einsatzes der Marke sittenwidrig sein. Praktisch wichtiges Beispiel ist die Registrierung von einem bestimmten Marktteilnehmer vorbenutzter, aber ungeschützter (konkurrierender) Kennzeichen, durch die eine systematische, flächendeckende Marktzutrittsbarriere entsteht ( BGH GRUR 1980, 110, 111 – Torch; OLG Karlsruhe GRUR 1997, 373, 374 – NaturalRed; BGH GRUR 2004, 510, 511 – S 100; BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 151/09 – Maxitrol). Keine bösgläubige Anmeldung liegt entgegen der vorherigen Auffassung des BPatG (GRUR 2014, 780 – LIQUIDORM) vor, wenn der von der vermeintlich bösgläubigen Markenanmelderin gepachtete Badebetrieb nur regionalen Bezug hat und nur ein Platzhaltergeschäft ist ( BGH GRUR 2016, 378 – LIQUIDORM), was letztlich zur Zurückweisung des Löschungsantrags durch das BPatG führte (BeckRS 2016, 18392).

106

Die Benutzung einer Marke im Ausland berührt grds nicht die Freiheit, dieselbe Marke im Inland registrieren zu lassen, und zwar sogar dann nicht, wenn im Ausland ein Besitzstand erreicht wurde ( Ullmann GRUR 2009, 364, 366; BGH GRUR 2008,160 – CORDARONE; GRUR 2008, 621 – AKADEMIKS). Die Bösgläubigkeit ist erst gegeben, wenn die Bezeichnung in Missbrauchsabsicht im Inland gezielt verhindert werden soll ( BGH GRUR GRUR 2009, 780 – Ivadal). Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn ein Anmelder zum Beispiel auf dem Pharmaziesektor gezielt ausländische Marken ohne Benutzungsabsicht anmeldet ( BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 151/09 – Maxitrol). Auf erkennbare Absichten des Vorbenutzers, die Marke auch in die BRD einzuführen, sollte es bei dieser Fallgruppe nicht ankommen, so dass auch die rein vorsorgliche Marktabschottung unlauter ist. Bestehen erkennbare Bestrebungen des ausl Berechtigten, das Zeichen künftig im Inland zu verwenden, ist die Markenanmeldung erst recht bösgläubig.

107

Die Marke setzt als zweckfremdes Mittel des Wettbewerbskampfes auch ein, wer einer im Ausland benutzten Bezeichnung den Zutritt zum deutschen Markt planmäßig durch zahlreiche inländische, zumindest verwechselbare Markenanmeldungen versperrt (zur Verwechselbarkeit BPatG GRUR 2010, 436 – Käse in Blütenform III), obwohl aufgrund objektiver Umstände das Interesse des Vorbenutzers an einer künftigen Registrierung seiner Bezeichnung im Inland erkennbar war, namentlich weil mit einer künftige Ausdehnung seiner Aktivitäten auf dem Gebiet der BRD gerechnet werden musste ( BGH GRUR 1980, 110, 111 – Torch; OLG München NJW-WettbR 1997, 40, 41 – TubRobinson).

108

Der BGH ( BGH GRUR 2001, 242, 244, 246 – Classe E) hat entschieden, dass der ernsthafte Wille, die angemeldete Marke auch tatsächlich zu benutzten, eine allg Schutzvoraussetzungfür das Entstehen des Markenrechts sei. Allerdings sei der erforderliche Benutzungswillen insofern neu zu definieren, als der Markenanmelder unter Geltung des MarkenG nicht mehr über einen eigenen Geschäftsbetrieb verfügen müsse und von ihm folgerichtig nicht verlangt werden könne, die Marke iSe sog individuellen Benutzungswillens als Unterscheidungszeichen selbst zu benutzen. Stattdessen genüge das Vorliegen eines generellen Benutzungswillensdes Rechtsinhabers, die Marke als Unternehmenskennzeichen im geschäftlichen Verkehr selbst zu benutzen oder sie der Benutzung durch einen Dritten – im Wege der Lizenzerteilung oder nach einer Übertragung – zuzuführen ( BGH GRUR 2001, 242, 244 – Classe E). Um im Streitfall Schwierigkeiten bei der Feststellung des Benutzungswillens als subjektive Voraussetzung zu begegnen, wurde bislang an das Vorhandensein eines Geschäftsbetriebs die Vermutunggeknüpft, der Anmelder wolle die Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen aus diesem Geschäftsbetrieb verwenden ( BGH GRUR 1988, 820, 821 – OIL OF . . .). Hieran hält der BGH mit der Maßgabe fest, dass nunmehr als gesetzlicher Regelfall widerleglich vermutet werde, der Anmelder habe einen generellen Benutzungswillen ( BGH GRUR 2001, 242, 245 – Classe E). Auch wenn ein Benutzungswille gegeben sein sollte, schließt dies nicht zwingend eine Bösgläubigkeit aus, wenn die sonstigen Umstände für eine Unlauterkeit sprechen (vgl BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 188/09 –TVS shuttle).