Jennifer Fraser - Markenrecht

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Der Rechtsprechung stellt – ausdrücklich sowohl für das Widerspruchs- als auch das Verletzerverfahren – auf die Sicht des durchschnittlich informierten und verständigen Durchschnittsverbrauchers ab ( BGH MarkenR 2016, 34, 36 Rn 23 – Bounty; EuGH GRUR 2003, 422, 425 – Arthur/Arthur et Félicie). Da dieser nur selten die Möglichkeit hat, die gegenüberstehenden Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, muss er sich auf sein unvollkommenes Bild verlassen, das er im Gedächtnis behalten hat (HABM GRUR-RR 2006, 403, 404 – Oktobierfest/OKTOBERFESTBIER). Identisch sei deshalb ein Zeichen, wenn es ohne Hinzufügung oder Änderung alle Elemente der Marke wiedergibt, oder wenn es als Ganzes betrachtet Unterschiede gegenüber der Marke aufweist, die so geringfügig sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können (EuGH GRUR 2003, 422 – Arthur/Arthur et Félicie; Füller MarkenR 2007, 365, 366). Zur Definition des Durchschnittsverbrauchers vgl u Rn 32.

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Ursprünglich ging die Rspr davon aus, dass jegliche Unterscheidung in der Verwendung von Groß- oder Kleinbuchstaben zur Ablehnung der Identität führe (BGH GRUR 2010, 835 Rn 32 – POWER BALL (Powerball ./. power ball); GRUR 2002, 898 ff – defacto). Daran hält die Rechtsprechung nicht mehr fest, Unterschiede in der Groß-/Kleinschreibung schließen einen Identitätsschutz nicht mehr aus ( BGH MarkenR 2019, 211 Rn 20 – SAM, juris; Urt v 28.6.2018 – I ZR 236/16, GRUR 2019, 165, Rn 40 – keine-vorwerk-vertretung, juris; MarkenR 2015, 240 Rn 2; GRUR 2009, 1167 Rn 16 – Partnerprogramm (ROSE ./. rose) OLG Frankfurt MarkenR 2017, 82, 84 – scan2net). Dem ist zuzustimmen, zumal im Internet oftmals die Unterscheidung von Groß- und Kleinbuchstaben unerheblich ist (iE auch Ingerl/Rohnke § 14 Rn 283). Bei der Verwendung von Marken als Schlüsselwörter von Suchmaschinenwerbung (Keyword-Advertising) stellt sich die Frage zur Schreibweise der dort als identisch angenommenen Schlüsselwörter ohnehin nicht (vgl § 14 Rn 107; Ekey/Jansen MarkenR 2013, 93 mwN).

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Jede Weglassung oder Hinzufügung einzelner Zeichen führt dazu, dass der Identitätsschutz entfällt ( OLG Frankfurt GRUR 2013, 1041 – FTC/F.T.C.). Dies gilt selbst für Zeichen, die lediglich wegen technischer Voraussetzungen weggelassen werden, wie zB Sonderzeichen in Internet-Domains oder die Hintanstellung der Top-Level-Domain (.de/.com; LG Hamburg GRUR-RR 2001, 180 ff – CHECK IN/checkin.com; aA Kort WRP 2002, 302).

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Eine Identität von Farbmarken ist nur anzunehmen, wenn die gegenüberstehenden Marken eine völlig identische Farbe aufweisen, da nicht ein Farbton, sondern ausschließlich die konkrete Farbe geschützt werden soll (BGH GRUR 2004, 151 – Farbmarkenverletzung I; GRUR 2004, 154 – Farbmarkenverletzung II; GRUR 2002, 427; GRUR 2001, 1154 – Farbmarke violettfarben; GRUR 1999, 491 – Farbmarke gelb/schwarz; Theißen GRUR 2004, 729, 731; Grabrucker WRP 2000, 1340, 1341). Auch eine schwarz-weiße Marke ist nicht mit einer farblich ausgestalteten Marke identisch ( BGH MarkenR 2015, 433, Rn 16 – BMW-Emblem, juris; Büscher GRUR 2015, 305, 310), wie es auch der „Gemeinsamen Mitteilung zur geimensamen Praxis zum Schutzbereich von schwarz-weißen Marken“ des EUIPO v 15.4.2014 (abrufbar unter www.dpma.de) entspricht. Die Übereinstimmung muss nach der HKS-Klassifizierung oder dem RAL-System gegeben sein, eine Umrechnung des einen Systems auf das andere ist praktisch unmöglich ( Füller MarkenR 2007, 365, 367).

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Maßgeblich ist immer der Gesamteindruck der gegenüberstehenden Marken. Ein Weglassen eines beschreibenden Bestandteiles soll dagegen genauso wenig einer Identität entgegenstehen (BPatG GRUR 2001, 58 – COBRA CROSS) wie (insb im Verletzerverfahren nach § 14 Abs 2 Nr 1) ausschließlich die Verwendung des beschreibenden Bestandteiles (BGH GRUR 2005, 423 – Staubsaugerfiltertüten; GRUR 2001, 164 ff – Wintergarten; OLG Köln GRUR 2001, 525 – Online).

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Es reicht dagegen nicht aus, dass die gegenüberstehenden Zeichen nur phonetisch( Füller MarkenR 2007, 365, 366) oder begrifflich( BPatGE 22, 180 – ESPADA/Sword, die beide „Schwert“ bedeuten, sollen nicht einmal ähnlich sein) identisch sind.

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Hinsichtlich der Waren- bzw Dienstleistungen ist eine Identität der Arterforderlich, aber auch ausreichend. Es kommt nicht auf eine begriffliche Identität der gegenüberstehenden Waren- bzw Dienstleistungsverzeichnisse an, die konkrete Formulierung ist nicht maßgeblich.

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Problematisch ist diesbezüglich die Feststellung einer Waren- bzw Dienstleistungsidentität, wenn eine der gegenüberstehenden Marken für einen Oberbegriff, die andere für konkrete Einzelwaren oder -dienstleistungen eingetragen ist. Eine Identität liegt dann vor, wenn die ältere Marke für einen Oberbegriff registriert ist, die jüngere Marke Waren oder Dienstleistungen betrifft, die ausschließlich unter den Oberbegriff einzuordnen sind (BPatG GRUR 2006, 338, 341 – DAX-Trail/DAX zum Oberbegriff Finanzwesen und einzelnen Finanzdienstleistungen; EuG GRURInt 2011, 743 – FLACO zum Oberbegriff landwirtschaftliche Maschinen und darunter fallende Melkmaschinen; Kur/v. Bomhard/Albrecht/ Thalmeier § 14 Rn 252). Danach ist eine Identität beispielsweise gegeben, wenn die ältere Marke für Möbel (Klasse 20) registriert ist, die jüngere für Stühle (vgl auch das Beispiel Bekleidung ./. T-Shirts bei Ingerl/Rohnke § 14 Rn 289).

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Sofern die ältere Marke hingegen für eine konkrete Ware bzw Dienstleistung eingetragen sein sollte und der Anmelder der jüngeren Marke einen Oberbegriff wählt, unter den die Ware bzw Dienstleistung der älteren Marke fällt, muss der Inhaber der älteren Marke seinen Widerspruch auf die für ihn geschützte Einzelware/-dienstleistung beschränken. Nur insoweit liegt eine Identität vor, die zur Teilidentität der Waren/Dienstleistungen führt. Nach § 9 Abs 1 Nr 1ist nur der identische Teil herauszunehmen. Erst iRd Überprüfung einer Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs 1 Nr 2kann auch die Notwendigkeit der Löschung des Oberbegriffes festgestellt werden (vgl Ingerl/Rohnke § 14 Rn 290).

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Gleiches gilt iFd Gegenüberstehens zweier Oberbegriffe. Eine Identität iSd § 9 Abs 1 Nr 1liegt nur für die Schnittmenge der Oberbegriffe vor (Beispiel: Schlafzimmermöbel ./. Schränke überschneiden sich lediglich hinsichtlich Schlafzimmerschränken; vgl auch das Beispiel Damenoberbekleidung ./. Lederbekleidung bei Ingerl/Rohnke § 14 Rn 291).

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Nach ständiger Rspr liegt eine Verwechslungsgefahr iSd § 9 Abs 1 Nr 2vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder ggf aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen ( BPatG Beschl v 2.7.2013, Az 33 W (pat) 30/11 Rn 23 – GIRODIAMANT/DIAMANT; EuGH MarkenR 2011, 338, 343 Rn 60 – stabilator/STABILAT; GRUR 2009, 56, 59 Rn 57 – INTEL/INTELMARK; MarkenR 2007, 315 Rn 33 – Limoncello/LIMONCHELO; Kur/v. Bomhard/Albrecht/ Thalmeier § 14 Rn 257).