Jennifer Fraser - Markenrecht

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Da Formmarken regelmäßig ohne Größenangaben eingetragen werden, sind sie grundsätzlich auch gegenüber größerer oder kleinerer Wiedergabeform geschützt. Etwas anderes kann jedoch gelten, wenn die ältere Marke mit einer schwachen originären Kennzeichnungskraft (vgl unten Rn 278) seit Jahren nur in einer bestimmten Größe genutzt wird, weshalb ihr nur für diese eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zukommt. In diesen Fällen kann eine Begrenzung des Schutzbereiches auf die verwendete Größe gerechtfertigt sein (OLG Hamburg GRUR-RR 2007, 35, 36 – Portionsflasche).

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Eine durch ähnliche Formen begründete Zeichenähnlichkeit kann nicht durch das Anbringen anderer Markenelemente, insb das Beschriften mit einer Wortmarke, beseitigt werden, da in diesem Falle der Schutz einer Formmarke durch entspr Maßnahmen umgangen werden könnte (zutr OLG Frankfurt MarkenR 2000, 30 – Standbeutel; Dembowski FS Erdmann, S 260).

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Eine Verwechslungsgefahr kann auch zwischen unterschiedlichen Markentypen bestehen (BGH GRUR 2004, 779, 783 – Zwilling/Zweibrüder; GRUR 1999, 990, 991 – Schlüssel; vgl eingehend zur Verwechslungsgefahr von aus Wort und Bild zusammengesetzten Marken mit nur aus einem Wort oder einem Bild bestehenden Zeichen Fuchs-Wissemann GRUR 1995, 470 ff). Häufigster Anwendungsfall ist dabei die Gegenüberstellung von Wort- und Wort-/Bildmarken. Ferner kommt sie bei einem Gegenüberstehen von Wort- und Bildmarken in Betracht. In der erstgenannten Fallgruppe kann eine optische, klangliche oder begriffliche Ähnlichkeit möglich sein, in letztgenannten Fällen ist nur eine begriffliche Ähnlichkeit denkbar (BGH GRUR 2006, 60, 63 – coccodrillo).

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Auch bei einem Gegenüberstehen von Wort- und Wort-/Bildmarken ist auf den Gesamteindruck beider Marken, insb dem der Wort-/Bildmarke abzustellen (EuG GRUR 2006, 1026, 1027 – FERRÓ/FERRERO; GRURInt 2005, 705 – GRUPO SADA). Ein visueller Vergleich ist schon deshalb möglich, da beide Marken Gegenstand einer grafischen Gestaltung sein und visuell wahrgenommen werden können (EuG GRUR 2006, 1026, 1027 – FERRÓ/FERRERO; GRURInt 2003, 552 – HUBERT). Der Wortbestandteil muss auch in der Wort-/Bildmarke der dominierende Bestandteil sein (EuG GRURInt 2003, 243 – MATRATZEN; GRURInt 2005, 928 – CM), was der Fall ist, wenn die weiteren Bestandteile lediglich Verzierungen darstellen wie zB Unterstreichungen, Umrahmungen oder Schattierungen. Auch die Einbindung in ein schematisch dargestelltes Schleifenband kann eine solche unbeachtliche Verzierung bedeuten (EuG GRUR 2006, 1026, 1027 – FERRÓ/FERRERO).

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Eine Verwechslungsfähigkeit von Wort- mit Bildmarken ist nur unter sehr engen Voraussetzungen anzunehmen (so auch LG Köln Urt v 18.12.2012, Az 33 O 803/11). Als Mindestvoraussetzung muss sich der Wortbegriff im Bildzeichen wiederfinden, so dass das Publikum beim Betrachten des Bildzeichens an die Wortmarke denkt (BGH GRUR 1989, 510, 512 – Teekanne II). Es muss nach der zutreffenden Rspr die nahe liegende, ungezwungene und erschöpfende Benennung des Bildzeichens darstellen (BGH GRUR 2006, 60, 63 – coccodrillo; OLG Köln MD 2000, 1241 – PANDA; abgelehnt bei Mozart-Profilzeichnung, OLG München GRUR-RR 2002, 12, 14). Soweit nur die Möglichkeit besteht, dass das Publikum das Bildzeichen unter anderem auch mit dem in Frage stehenden Wort in Verbindung bringen könnte, reicht dies hingegen für die Begr einer Verwechslungsgefahr nicht aus (BGH GRUR 1975, 487, 489 – WMF-Mondmännchen).

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Eine Verwechslungsgefahr ist zwar grds auch mit fremdsprachigen Worten denkbar, hier ist allerdings eine noch weiter gehende Zurückhaltung geboten, als dies bei sich gegenüberstehenden Wortmarken anzunehmen ist ( BPatGE 22, 180, 182 – ESPADA/Sword: Das spanische Wort „Espada“ für Schwert verletzt nicht ein Bildzeichen mit einer Schwertabbildung für Rasierprodukte, da die spanische Bedeutung in Deutschland nicht bekannt ist). Das EuG geht davon aus, dass wegen der weiten Bekanntheit der englischen Sprache eine Übersetzung ins Deutsche gerade nicht üblich sei, eine Verwechslungsgefahr deshalb ausscheide (EuG GRURInt 2005, 586 – Hai/SHARK).

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Eine begriffliche Ähnlichkeit zwischen Wortmarken und dreidimensionalen Marken ist zwar grundsätzlich möglich, sollte allerdings nur dann angenommen werden, wenn die Wortmarke die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Möglichkeit darstellt, die dreidimensionale Marke zu beschreiben, ohne dass hierfür mehrere gedankliche Zwischenschritte erforderlich seien ( BGH MarkenR 2015, 552 Rn 35 – Goldbären, juris; Berlit MarkenR 2013, 169, 174; aA LG Köln GRUR-RR 2013, 102 – Goldbären, das allerdings die überragende Bekanntheit der Marke Goldbären ebenfalls zur Begründung heranzog). Der BGH lehnte eine Zeichenähnlichkeit zwischen der Wortmarke Goldbären und einem in Goldfolie eingepackten Schokoladenbären mit der Beschriftung „Lindt“ und „Teddy“ sowie einem roten Halsband schon deshalb ab, weil die Bezeichnung „Goldbär“ nicht die einzige Möglichkeit darstellte, das Verletzerzeichen zu beschreiben, es kämen gleichermaßen „Teddy“, „Schokoladen-Bär“ oder „Schokoladen-Teddy“ in Betracht ( BGH MarkenR 2015, 552 Rn 38 – Goldbären, juris). Zurecht hebt der BGH darauf ab, dass über den Markenschutz kein Motivschutz erreicht werden dürfe.

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Eine begriffliche Ähnlichkeit zwischen Bildmarken bzw Wort-/Bildmarken und dreidimensionalen Marken ist vor allem dann möglich, wenn das Bildzeichen einen Gegenstand darstellt, der naturgemäß dreidimensional ist. Für diese Konstellationen gelten die Kriterien für eine Verwechslungsgefahr von Bildzeichen untereinander entspr (BGH GRUR 1998, 934 – Wunderbaum; BPatG GRUR 2007, 599 – UHU stic).

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Auch die Benutzung einer Gesellschaftsbezeichnung, eines Handelsnamens oder eines Firmenzeichens, die mit einer Marke identisch sind, durch einen Dritten für den Vertrieb von Waren, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, kann eine verbotene Benutzung darstellen (EuGH GRURInt 2007, 1007 – Céline).

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Oftmals stehen sich Marken gegenüber, von denen zumindest eine nicht nur aus einem, sondern aus mehreren Bestandteilen besteht. Hierbei sind verschiedene entgegenstehende Interessen zu berücksichtigen. So muss einerseits einem Markeninhaber eines eingliedrigen Zeichens auch ein Schutz gegenüber Zusammensetzungen mit diesem Zeichen zugestanden werden, andererseits darf dies nicht zu einer Monopolisierung dieses Begriffes führen (EuGH MarkenR 2006, 527, 531 – Turkish Power/POWER). Gleichsam ist einem Inhaber einer mehrgliedrigen Marke ein Schutz gegenüber Marken zu gewähren, die sich in prägenden (nach der Wortwahl der deutschen Rspr) bzw dominierenden (Wortwahl des EuGH) ähneln oder gar gleichen.

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Die Rspr hat hierzu Grundsätze und Ausnahmeregelungen geschaffen, um deren Verwechslungsfähigkeit zu beurteilen.

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Ausgangspunkt jeder Überprüfung auf eine etwaige Verwechslungsfähigkeit ist nach der höchstrichterlichen Rspr der Gesamteindruckder Zeichen ( BGH MarkenR 2016, 157, 162 Rn 37 – BioGourmet; MarkenR 2011, 36, 38 Rn 38 – Goldhase II; MarkenR 2007, 31, 34 – Goldhase I; MarkenR 2006, 402, 404 – Malteserkreuz; MarkenR 2005, 519 – coccodrillo; GRUR 2005, 326 – il Padrone/Il Portone; GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2003, 963 – AntiVir/AntiVirus; GRUR 2002, 1067, 1069 – DKV/OKV; GRUR 2002, 814, 815 – Festspielhaus; GRUR 2002, 809, 811 – FRÜHSTÜCKSDRINK I; OLG Frankfurt GRUR-RR 2008, 191 – Goldhase II mit krit Anm Hartwig/Kutschke , GRUR-RR 2008, 185; BPatG MarkenR 2006, 553, 554 – Drillisch ALPHATEL/ALCATEL; EuGH MarkenR 2012, 482 – TOFUKING/Curry King; MarkenR 2007, 315 – Limoncello/LIMONCHELO; MarkenR 2006, 527, 530 – Turkish Power/POWER; GRUR 2005, 1042 – THOMSON LIFE; GRURInt 2004, 843 – Matratzen Concord; GRUR 1998, 387 – Sabèl/Puma).