Jennifer Fraser - Markenrecht

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Zur Anwendung der Prägetheorie muss sich die Marke in einzelne Bestandteile zerlegen lassen. Dies kommt insb bei Kombinationsmarken, aber auch beispielsweise bei Wortmarken, welche aus mehreren Einzelwörtern bestehen, in Betracht. Zunächst nahm die Rspr eine mehrgliedrige Marke zwar dann an, wenn einzelne Wörter durch Bindestriche getrennt sind, ging jedoch von einer einheitlichen Marke aus, sofern mehrere Wörter zusammengeschrieben ( BGH GRUR 2013, 1239, 1242 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2008, 909 – Pantogast; GRUR 2008, 905 – Pantohexal) und durch groß geschriebene Mittelbuchstaben getrennt werden (BGH GRUR 2003, 963 – AntiVir/AntiVirus; auch in der Entscheidung BGH GRUR 2001, 1161, 1162 – CompuNet/ComNet ging der BGH von einem Einwortzeichen aus.) Gerade bei der zunehmenden Bedeutung von Domainstreitigkeiten ist zu berücksichtigen, dass bei der Registrierung einer Internetdomain eine Verwendung von Leerzeichen nicht möglich ist (OLG Hamburg MMR 2002, 682 – siehan.de; vgl § 14 Rn 256), weshalb die Zusammenschreibung verstärkt sowohl innerhalb als auch außerhalb der Verwendung in Domainbezeichnungen oder SMS-Handy- bzw -Smartphone-Kurzmitteilungen verwendet wird, so dass eine unterschiedliche Behandlung von zusammengesetzten Worten – sei es durch Abtrennung mit Bindestrichen oder durch Benutzung von großen Mittelbuchstaben (Binnenkapital) – willkürlich erscheint. Die Rspr wendet inzwischen die Prägetheorie ausdrücklich auch auf Einwortzeichenan, soweit sie erkennbar aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt sind ( BGH GRUR 2008, 905 Rn 38 – Pantohexal; GRUR 1999, 735 – MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 1998, 924, 925 – salvent/Salventerol; BPatG GRUR 2002, 438, 440 – WISCHMAX/Max – dort iE abl; Fuchs-Wissemann GRUR 1999, 522). Ein einsilbiges Einwortzeichen wird regelmäßig nicht aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt sein ( EuG 5.10.2005 – Rs T-423/04, Volltext-ID: 3K267320, unter volltextservice.luchterhand.de – BK Rods/B.K.R.).

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Der BGH differenzierte seine Prägetheorie zwischenzeitlich in verschiedenen Fallgruppen aus. Danach sind zunächst schutzunfähige und kennzeichnungsschwache Elemente eines Zeichens als nichtprägend anzusehen. Gleiches soll für Bestandteile gelten, die in einen Gesamtbegriff einbezogen sind. Im Weiteren stellt er Grundsätze zur Bewertung auf, nach welchen das Publikum einen Gesamteindruck einer zusammengesetzten Marke gewinnt. Eine Sondergruppe sollen Firmennamen und Stammbestandteile darstellen, welche nach den konkreten Gegebenheiten des Einzelfalles zu bewerten sind. Dies kann dazu führen, dass der Gesamteindruck einer Marke ausschließlich durch einen Bestandteil geprägt wird (BGH GRUR 2002, 626, 628 – IMS).

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Im Einzelnen:

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Schutzunfähige und kennzeichnungsschwache Elemente

Auch kennzeichnungsschwache und schutzunfähige Elemente können im Rahmen einer mehrgliedrigen Marke eingetragen werden, sofern sich die Kennzeichnungskraft und Schutzwürdigkeit aufgrund der übrigen Elemente im Hinblick auf die Gesamtmarke und deren Gesamteindruck begründen lässt (vgl § 8 Rn 45). Bei der Prüfung, welcher Bestandteil einer Marke prägend ist und welcher nicht, erfolgt mithin eine Inzidentprüfung, ob einzelne Markenbestandteile schutzunfähig (vgl § 8) bzw kennzeichnungsschwach (vgl Rn 269) sind (BPatG GRUR 1996, 413).

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Eine Verwechslungsgefahr ist aufgrund schutzunfähigerBestandteile nicht begründbar (BGH GRUR 2003, 1040, 1043 – Kinder I; GRUR 2001, 1158, 1160 – Dorf MÜNSTERLAND; GRUR 2000, 608, 610 – ARD-1; OLG Jena MarkenR 2010, 500, 501 – Ovale Umrandung; OLG Köln GRUR-RR 2003, 42, 44 – Anwalts-Suchservice; EuG 17.10.2012 – T-485/10 – Miss B/Miss H; vgl aber EuG 9.3.2012 – T-172/10 – BASE-SEAL/COLAS, bei dem das EuG eine Zeichenähnlichkeit wegen der die Wortbestandteile umgebenden Rauten annahm; die letztgenannte Entscheidung begegnet erheblichen Bedenken, da eine Raute auch im dortigen Segment, dh chemische Erzeugnisse, nicht über eine übliche Gestaltung hinausgehen dürfte), unabhängig davon, ob das Publikum tatsächlich die gegenüberstehenden Marken verwechselt. Ein schutzunfähiger Bestandteil kann aus Rechtsgründen keine Prägung des Gesamteindrucks einer Marke bewirken. Es ist jedoch zunächst von der Schutzfähigkeit der eingetragenen Marke auszugehen (BGH GRUR 2002, 626, 628 – IMS; GRUR 2000, 888, 889 – MAG-LITE; GRUR 2000, 608, 610 – ARD-1). Der BGH hebt zutreffend hervor, dass die Schutzfähigkeit der Marke in der eingetragenen Form ihr nicht abzusprechen sein darf. Diese geht allerding über den schutzunfähigen Bestandteil hinaus, weshalb der Schutz nur auf die konkrete Kombination beschränkt sein und nicht auf dem Umweg der Hinzufügung eines einzelnen, ebenfalls schutzunwürdigen Bestandteiles ein Schutz für freihaltungsbedürftige Bestandteile erreicht werden darf. Allerdings ist es möglich, dass eine jüngere Marke die Kennzeichenrechte der älteren Marke durch die Hervorhebung eines für sich genommen schutzunfähigen Bestandteiles verletzt; dies ist dann anzunehmen, wenn das angesprochene Publikum den Bestandteil zwar als beschreibend erkennt, ihn jedoch beispielsweise wegen der besonderen grafischen Gestaltung als dominierendes Element wahrnimmt ( BGH MarkenR 2016, 46, 48 Rn 18 – BSA/DAS; EuGH MarkenR 2015, 543 Rn 20 ff – BGW). Gleichfalls kann die Übernahme der konkreten Kombination für sich genommen schutzunfähiger Bestandteile eine Zeichenähnlichkeit begründen. Dies nahm der BGH beispielsweise für die Begriffe Bio und Gourmet, die jeweils oval umrandet waren an, auch wenn die ältere Marke Bio vorweg-, die jüngere Marke diesen Bestandteil hintangestellt hat ( BGH MarkenR 2016, 157, 162 Rn 37 – BioGourmet).

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Im nächsten Schritt sind kennzeichnungsschwacheBestandteile zu betrachten, die in aller Regel nicht als prägend anzusehen sind. Als solche sind zunächst rein beschreibende Elemente aufzuführen (BGH Beschl v 23.10.2014, I ZR 37/14, K&T 2015, 398 Rn 15, juris; GRUR 2002, 626, 628 – IMS; EuG MarkenR 2006, 431 – ECHINACIN/ECHINAID; HABM GRUR-RR 2006, 403, 406 – Oktobierfest/OKTOBERFESTBIER). Zu diesen gehören insb Rechtsformzusätzewie AG, GmbH, oHG, GbR pp. (BGH MarkenR 2015, 437, Rn 46 – IPS/ISP, juris; GRUR 2008, 258 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2002, 626, 628 – IMS zum Zusatz GmbH; dies gilt nach OLG Köln WRP 2007, 346 – W.I.S./WISAG jedoch nicht, wenn der Bestandteil AG ersichtlich nicht als Rechtsformzusatz angehängt ist, sondern Bestandteil des Gesamtzeichens ist) sowie Top Level Domains, nachdem verstärkt auch gesamte Domains inklusive der Top Level Domain (.de, .eu, .com, .net pp.) zur Eintragung angemeldet werden (OLG Hamburg GRUR-RR 2006, 408, 411 – MÖBELIX/OBELIX zur Marke moebelix.de; Kur/v. Bomhard/Albrecht/ Onken § 14 Rn 450). Ähnlich wie ein Rechtsformzusatz ist die Bezeichnung „Volksbank“ zu behandeln, da sie eine Bezeichnung zu einer in einer bestimmten Weise strukturierten Bank iSd § 39 Abs 2 KWG darstellt (BGH GRUR 1992, 865 – Volksbank; OLG Frankfurt WRP 2007, 671, 673 – Kollektivmarke Volksbank). Ferner können geografische Zusätzeregelmäßig nicht als prägend anzusehen sein (BPatG MarkenR 2007, 524, 527 – Pit Bull FRANKFURT/Pitt Bull). Eine geografische Angabe kann jedoch dann den prägenden Bestandteil ausmachen, wenn er in der konkreten Zeichenverwendung nicht als Herkunftshinweis dient ( OLG Frankfurt MarkenR 2011, 220, 221 – Buffalo; vgl auch EuGH GRUR 199, 723 – Chiemsee zur Eintragungsfähigkeit von geografischen Bezeichnungen, die nicht als Herkunftshinweis dienen), oder wenn er dem durchschnittlichen Verbraucher nicht als geografische Angabe erscheint (nicht zutreffend deshalb BGH MarkenR 2013, 397, 399 Rn 23 – Baumann – zum Zeichenbestandteil CAVAION für die gleichnamige italienische Stadt).