Jennifer Fraser - Markenrecht

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§ 8 Abs 2 Nr 1beruht auf Art 2 der MRL und regelt neben § 3als weitere Voraussetzung der Markenfähigkeit die grafische Darstellbarkeit. Die Stellung und Regelung im Zusammenhang mit den absoluten Schutzhindernissen ist eigentlich systemwidrig und nur dadurch zu erklären, dass das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit nur für registrierte Marken, nicht aber für die anderen, nicht durch Registrierung Schutz erlangenden Marken des § 4gilt (amtl Begr, Sonderheft BlPMZ 1994, 64; Ströbele GRUR 1999, 1041). Die Regelung soll dem Prüfer ermöglichen, für die Beurteilung der Marke eine fest bestimmte Form zugrunde legen zu können, die Eintragung in das Register zu gewährleisten und die Eintragung im Interesse der Allgemeinheit zur Unterrichtung über die Marke und deren Schutzbereich zu veröffentlichen (EuGH GRUR 2003, 145 – Sieckmann; BGH WRP 2007, 69, 71 – Tastmarke).

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§ 8 Abs 1in der seit 14.1.2019 geltenden Fassung gibt indes das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit auf, wenngleich der Unterschied nur marginal sein dürfte. Nach der neuen Bestimmung ist Voraussetzung, dass das Zeichen geeignet sein muss, im Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und der allgemeine Verkehr den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können ( Hacker GRUR 2019, 113, 114; Figge/Hörster MarkenR 2018, 509, 510; Bingener MarkenR 2019, 145). Die Darstellung auf einem Datenträger ist für den Gegenstand des Schutzes maßgeblich, wenn die Darstellung auf Papier und zusätzlich auf einem Datenträger eingereicht wird. Für die Bestimmung des Anmeldetags ist indes die zuerst eingereichte Darstellung entscheidend; die für die Bestimmung des Anmeldetags entscheidende Darstellung muss hierbei nicht unbedingt mit der für die Bestimmung des Schutzgegenstands maßgeblichen Darstellung übereinstimmen ( Hacker GRUR 2019, 113, 114).

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Sinn und Zweck der graphischen Darstellbarkeit nach § 8 Abs 1der bis zum Inkrafttreten des Markenmodernisierungsgesetzes am 14.1.2019 geltenden alten Fassung ist die Unterrichtung der Öffentlichkeit und damit vor allem der Mitbewerber über den Schutzgegenstand der Marke. Der Gegenstand des Schutzrechts soll eindeutig aus der Darstellung der Marke zu entnehmen sein. Deshalb ist die Rspr des BGH, wonach – bei Farbmarken – eine mittelbare grafische Darstellbarkeit durch Einreichung von Farbmustern oder Bezugnahme auf Farbklassifikationssysteme den Erfordernissen des § 8 Abs 1genügen soll (BGH GRUR 1999, 730 f – Farbmarke magenta/grau), kaum mit dem Bestimmtheitsgrundsatz, als dessen nähere Ausformung § 8 Abs 1anzusehen ist, zu vereinbaren ( Fuchs-Wissemann MarkenR 1999, 183, 186). Bei der bloßen Angabe von RAL-Nummern zur Verwendung der Farben in jedweder Kombination ist der mit § 8 Abs 1verfolgte Zweck, den Schutzumfang festzulegen, nicht erfüllt. Dementsprechend hat der EuGH für die graphische Darstellbarkeit eine systematische Anordnung der angemeldeten Farbmarke gefordert, in der die betr Farben in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden sind (EuGH GRUR 2004, 858, 860 – Heidelberger Bauchemie; GRUR 2003, 604, 608 – Libertel; vgl BGH GRUR 2007, 55, 56 – Farbmarke gelb/grün II mit Anm Berlit GRUR 2007, 57 f: BPatG BlPMZ 2006, 330 f – Samtrot/Silber; BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 78/09 – Farbzeichen “Transparent Grün“; Theißen GRUR 2004, 729; Fezer WRP 2007, 223, 230). Dies ist im Interesse der Öffentlichkeit und aller Schutzrechtsinhaber auch im Hinblick auf mögliche Kollisionsverfahren zwingend geboten. Den zutr Bedenken des EuGH, dass die bloße – konturlose – Darstellung zahlreiche Kombinationen zulasse (so jetzt auch BGH GRUR 2007, 55, 56 Farbmarke gelb/grün II mit Anm Berlit GRUR 2007, 57 f), kann aus Gründen des Vertrauensschutzes nicht mit dem Einwand begegnet werden, der EuGH gehe letztlich von einem anderen als dem beanspruchten Zeichen aus oder verlagere die Prüfung der Unterscheidungskraft in die Feststellung der grafischen Darstellbarkeit vor (so aber Bergmann GRUR 2006, 793, 795). Das Erfordernis der systematischen Anordnung der Farben ist dadurch gewahrt, dass die konkrete Anordnung aus der Beschreibung, die der Anmeldung beigefügt wird, ersichtlich ist (BGH GRUR 2007, 55, 56 – Farbmarke gelb/grün II mit Anm Berlit GRUR 2007, 57 f; Fezer WRP 2007, 223, 230).

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§ 8 Abs 1in der seit 14.1.2019 geltenden Fassung gibt indes das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit auf, wenngleich der Unterschied nur marginal sein dürfte. Nach der neuen Bestimmung ist Voraussetzung, dass das Zeichen geeignet sein muss, im Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und der allgemeine Verkehr den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können ( Hacker GRUR 2019, 113, 114; Bingener MarkenR 2019, 145, 147).

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Konsequenz der früheren großzügigen Rspr des BGH war die Verlagerung der Probleme in das Kollisionsverfahren, in dem der Schutzgegenstand festgestellt werden musste (vgl Bergmann GRUR 2006, 793, 795 und BGH GRUR 2003, 712 – Goldbarren). Ist der Schutz für eine konturlose Kombination von Farben gewährt worden, müssen die Farben als die eigentlichen betrieblichen Herkunftshinweise hervortreten, so dass schon der Bildcharakter der verwendeten Form eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters darstellen und einer rechtserhaltenden Benutzung gem § 26 Abs 3 entgegenstehen würde (im Einzelnen Ströbele GRUR 1999, 1041, 1046 f; vgl auch BPatG GRUR 2005, 585 – Farbmarke gelb; krit Fesenmair/Müller GRUR 2006, 724 ff).

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Die Anforderungen an die grafischen Darstellbarkeit, die dem Wortlaut nach abgemildert sind dadurch, dass die Öffentlichkeit über den Schutzgegenstand unterrichtet wird, ergeben sich im Wesentlichen aus § 6 MarkenV. Zur Verdeutlichung der Marke kann – bis auf Wortmarken – eine Beschreibung eingereicht werden. Auch wenn die Beschreibung die Wiedergabe der Marke nicht ersetzen kann, reicht es doch für die grafische Darstellbarkeit aus, wenn sich der Schutzgegenstand nur mit Hilfe der Beschreibung eindeutig festlegen lässt (vgl BGH GRUR 2007, 55, 56 – Farbmarke gelb/grün II mit Anm Berlit GRUR 2007, 57 f: Fezer WRP 2007, 223, 230; BPatG GRUR 1998, 1016, 1017 f – grün/gelb). Im Einzelnen können sich Besonderheiten der grafischen Darstellbarkeit aus der Art der Markenform ergeben (vgl iÜ Bender FS v Mühlendahl, S 157 ff und Eisenführ Mitt 2006, 413 ff zu den einzelnen Markenformen). Dreidimensionale Darstellungen, die nicht von allen Seiten abgebildet worden sind, sind in der Rechtsprechung nicht wegen fehlender Bestimmtheit beanstandet worden ( BGH GRUR 2004, 505 – Rado-Uhr II; WRP 2013, 1194, 1196 – Schokoladenstäbchen II mwN). Nach § 9 Abs 2 MarkenV kann die grafische Darstellung der dreidimensionalen Marke bis zu sechs Ansichten enthalten.

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Das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit, das dem Wortlaut nach abgemildert ist dadurch, dass die Öffentlichkeit über den Schutzgegenstand unterrichtet wird, ergibt sich schon durch die systematische Eingliederung bei § 8nur für Registrierungsmarken, nicht aber für Benutzungsmarken ( Berlit GRUR-RR 2007, 97, 99; Sekretaruk Rn 24; Ströbele/Hacker/Thiering /Hacker § 4 Rn 12; Pscolla MarkenR 2007, 193, 197; aA OLG Köln GRUR-RR 2007, 100 – Sekundenkleber).